Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 24/01/2018

KNAUTHE Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Leipziger Platz 10 D-10117 Berlin ALEMANIA

Anmeldenummer:	017161019
Ihr Zeichen:	1737-17
Marke:	machdochmalwasgeiles
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Bengt Eckmann Lasbeker Straße 2 D-22143 Hamburg ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 20/09/2017 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 09/11/2017 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Seit der EuGH-Entscheidung „Vorsprung durch Technik“ ist anerkannt, dass ein Slogan gleichzeitig als Werbebotschaft und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Dienstleistungen verstanden werden kann. Die Anmeldemarke „machdochmalwasgeiles” ist nicht bezogen auf Dienstleistungen der Klasse 35 beschreibend. Im Vordergrund steht ein verbaler origineller, prägnanter und leicht merkfähiger Appell. Die angesprochenen Verkehrskreise können den Slogan nicht der Dienstleistung „Werbung“ zuordnen. Das Zeichen ist ein Produkt der Werbung, ohne die Dienstleistung „Werbung“ zu beschreiben und damit unterscheidungskräftig zu werden.

2. Es bestehen Voreintragungen zu Klasse 35, wie die Unionsmarke „Gute Ideen voller Energie“ (UM 7 089 196), bei der sich um eine fantasievolle Beschreibung der Tätigkeit von Werbung handelt. Die Anmeldemarke „machdochmalwasgeiles“ kann als Herkunftshinweis fungieren.

3. Die Anmeldemarke hat einen gewissen Grad der Originarität, soweit keinen Eingang in die deutsche Sprache gefunden und enthält keinen semantischen Gehalt, der auf ein Merkmal der Dienstleistungen „Werbung“ hinweist, so dass dieser semantische Gehalt anderen Wirtschaftsteilnehmern entzogen würde.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Allgemeine Bemerkungen

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Gegenstand der Beanstandung nur die fehlende Unterscheidungskraft ist.

Zu 1)

Ein Zeichen, wie beispielsweise ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; und 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Darüber hinaus reicht die Tatsache, dass das fragliche Zeichen ein Wortspiel sein kann oder es als ironisch, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden kann, nicht aus, dass das Zeichen als unterscheidungskräftig angesehen werden kann. Diese verschiedenen Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden könnte, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Dienstleistungen der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können.

(15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Dass das angemeldete Zeichen „machdochmalwasgeiles“ ein Produkt der Werbung ist und diese Dienstleistung nicht beschreibt bedeutet keinesfalls, dass die angesprochenen Verbraucher, die hauptsächlich das allgemeine Publikum vertreten, dieses unmittelbar und ohne nachzudenken als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen würden.

Zu 2)

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Die angesprochenen Verbraucher würden das Zeichen in dem maßgeblichen Marktsegment lediglich als lobender Slogan sehen, dessen Funktion darin besteht, eine Wertaussage sowie eine inspirierende oder motivierende Aussage zu kommunizieren.

Zu 3)

Ob die Anmeldemarke originär und sprachlich soweit unbekannt ist und anderen Wirtschaftsteilnehmern durch ihren semantischen Gehalt auf kein Merkmal der Dienstleistung „Werbung“ hinweist, ist hier irrelevant. Wichtig ist dabei, wie die maßgeblichen Verkehrskreise sie wahrnehmen. Sie würden dazu neigen, wie im L110 dargelegt, in dem Zeichen keinen besonderen Hinweis auf die betriebliche Herkunft über die Werbebotschaft hinaus wahrnehmen, die allein dazu dient, positive Aspekte der Inhalte der betreffenden Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Dienstleistungen hervorzuheben, nämlich dass die Zielgruppen durch ihre Inanspruchnahme etwas besonders Gutes, Tolles, Schönes erreichen oder bewirken oder nutznießen werden.

Das Ziel von Werbedienstleistungen ist es, Waren und Dienstleistungen zu verkaufen. Der Slogan „machdochmalwasgeiles“ lädt lediglich dazu ein, was Neues auszuprobieren, was Tolles und was anderes zu machen und dafür die beworbenen Waren und Dienste zu erwerben. Die Angabe „machdochmalwasgeiles“ dient in sprachüblicher Weise lediglich der Verkaufsförderung, kann für Werbedienstleistungen vieler Unternehmen stehen und ist daher nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen geeignet.

Zusammengefasst besitzt die Anmeldemarke keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die beanstandeten Dienstleistungen der Klasse 35 von denen anderer Wirtschaftsteilnehmer zu unterscheiden.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 161 019 für folgende Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 35 Werbung; Online-Werbung; Response-Werbung; Computergestützte Werbung; Verbreitung von Werbung; Werbung für Dienstleistungen; Werbung und Verkaufsförderung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung und Marketing; Werbung und Werbedienstleistungen; Werbung mittels Direktmarketing; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Werbung für Sonderveranstaltungen; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Werbung über das Internet; Werbung zur Verkaufsförderung von Getränken; Werbung, insbesondere Verkaufsförderung von Waren; Werbung zur Förderung des Verkaufs von Getränken.

Die Anmeldung kann für die übrigen Waren und Dienstleistungen, bei denen keine Verbindung zur Werbung und Verkaufsförderung besteht, fortgesetzt werden, und zwar für:

Klasse 16 Papier- und Schreibwaren; Bedruckte Verpackungsmaterialien aus Papier; Aus Papier hergestellte Schachteln; Papier- und Schreibwaren für Büros; Schreib- oder Zeichenhefte; Jahresplaner [Druckereierzeugnisse]; Terminkalender [Druckereierzeugnisse]; Planer [Druckereierzeugnisse]; Fotografien; Büroartikel.

Klasse 21 Gläser [Trinkgefäße]; Gläser, Trinkgefäße und Barzubehör; Flaschen; Flaschenkühler; Porzellan; Porzellankrüge; Becher; Bechergläser; Becher [Trinkgefäße]; Tassen und Becher; Kaffeebecher; Kaffeetassen.

Klasse 25 Freizeitkleidung; Schuhe für Freizeitkleidung; Tücher [Schals]; Schals [Bekleidungsstücke]; Bekleidungsstücke; Shorts [Bekleidung]; Pullover; Sweatshirts; Weite Sportpullover [Sweatshirts]; Kappen mit Schirmen; Mützen [Kopfbedeckungen]; T-Shirts; Bedruckte T-Shirts.

Klasse 35 Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Einzelhandelsdienstleistungen über weltweite Computernetze in Bezug auf alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke und Bekleidungsaccessoires; Geschäftsführung; Bürodienstleistungen.

Klasse 45 Rechtliche Lizenzverwaltung; Lizenzierungsdienste; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Lizenzierung von Marken [juristische Dienstleistungen]; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten durch Lizenzvergabe an Dritte [juristische Dienstleistungen].

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Mihail MANEV