OPOSICIÓN Nº B 3 037 721

Grupo Osborne S.A., Calle Fernán Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz), España (parte oponente), representada por Fernández-Palacios Abogados, S.L.P., Plaza de la Magdalena, 9 - 4º, 41001 Sevilla, España (representante profesional)

c o n t r a

Frigorífico Tacuarembó S.A., Av. Luis A. de Herrera 1248, World Trade Center, Torre 2, Piso 16, 11300 Montevideo, Uruguay (solicitante), representado por Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Proción 7, Edificio América II, Portal 2, 1ºC, 28023 Madrid-Aravaca, España (representante profesional).

El 25/06/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 3 037 721 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 166 414 para la marca figurativa . La oposición está basada en el registro de marca española n.º 901 255 para la marca figurativa  y el registro de la obra artística "TORO DE OSBORNE" en el Registro Central de la Propiedad Intelectual español. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y el artículo 8, apartado 5, del RMUE en relación con el registro de marca anterior, y el artículo 8, apartado 4, del RMUE en relación con el registro de la obra artística.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

La prueba del uso de la marca anterior fue requerida por el solicitante. Sin embargo, en este punto, la División de Oposición no considera oportuno evaluar las pruebas de uso presentadas (15/02/2005, T‑296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). El examen de la oposición seguirá su curso como si se hubiera demostrado el uso efectivo de la marca anterior respecto de todos los productos invocados, que es la mejor perspectiva desde la que se puede considerar el caso de la parte oponente.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 33: Vinos.

El producto impugnado es el siguiente:

Clase 29: Carne.

El producto impugnado es un alimento de origen animal destinado al consumo humano para saciar las necesidades nutricionales de cada individuo.

Los productos de la parte oponente son líquidos que contienen alcohol y que se usan más bien de forma recreativa y sin que su principal propósito sea el nutricional.

Los productos en cuestión tienen naturaleza y fines diferentes. No se producen ni se comercializan a través de las mismas empresas o canales de distribución. En el mejor de los casos, aunque la mayoría puedan venderse en los mismos supermercados y tiendas de alimentación general, suelen venderse en secciones diferentes. El hecho que estos productos puedan ser consumidos por las mismas personas, y que, como alega el oponente, haya algunos vinos que combinen mejor con algunas carnes (el concepto de “maridaje”), no es suficiente para establecer similitud entre ellos.

Además son productos que no compiten entre sí, pues los consumidores de dicho tipo de productos no sustituirán el consumo de unos por el de los otros, ya que su propósito es diferente y no son productos complementarios. Contrariamente a lo alegado por el oponente al argumentar que los productos en liza se consumen juntos, ya sea por elección o conveniencia, como sucede con el pan y la mantequilla, o con la leche y el azúcar, no existe complementariedad entre ellos y la jurisprudencia alegada por el oponente (resolución de 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (fig.)/ST, § 20), respalda esta conclusión al establecer que “Según la jurisprudencia, el concepto de «complementariedad» no se extiende a cualquier situación en la que dos productos pueden utilizarse juntos, sino que requiere la existencia de una estrecha conexión entre los dos productos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro de manera que los consumidores pueden pensar que la responsabilidad de la producción de dichos productos (…) incumbe a la misma empresa (sentencia de 7 de febrero de 2006, T-202/03, «Comp USA», apartado 46; sentencia de 11 de julio de 2007, T-443/05, «PiraÑAM», apartado 48).”Asimismo, los argumentos del oponente sobre la práctica de algunas marcas de extenderse del sector en el que empiezan a otro(s) (‘brand extension’) y los ejemplos citados en sus alegaciones, no son relevantes a efectos de la comparación de los productos que nos ocupa.

2. Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

Esta conclusión seguiría siendo válida aun cuando se considerase que la marca anterior posee un elevado carácter distintivo. Dado que la falta de similitud entre los productos no puede ser contrarrestada por el hecho de que la marca anterior posea un elevado carácter distintivo, las pruebas presentadas a tal fin por la parte oponente no modifican las conclusiones mencionadas anteriormente.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Renombre de la marca anterior

Según el oponente, la marca anterior es renombrada en España.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 31/08/2017. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 33: Vinos.

La oposición está dirigida contra los siguientes productos:

Clase 29: Carne.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 31/07/2018, el oponente aportó las pruebas siguientes:

• Anexo 1.- Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009, en relación al diseño industrial español nº 26.092.

• Anexo 2.- Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de diciembre de 2014, en relación al diseño industrial español nº 513.433.

• Anexo 3.- Sentencia n.º 679/12 de 4 de diciembre de 2012 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en relación al diseño industrial español nº 28.850.

• Anexos 4 a 22, 24 a 51 y 62 a 68.- Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sobre la denegación de diseños industriales, marcas nacionales, nombres comerciales y rótulos de establecimiento españoles.

• Anexo 23.- Decisión de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (ahora EUIPO) en el procedimiento de oposición B 794 893 contra la marca comunitaria nº 3.569.639 “GRAN VIA Vino Tinto Vino de Mesa”.

• Anexo 52.- Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de noviembre de 2001.

• Anexo 53.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo de 14 de marzo de 2006.

• Anexo 54.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Primera, n.º 66/2006, de 31 de enero de 2006.

• Anexos 55 y 55 bis.- Sentencia de 17 de julio de 2003 dictada por el Juzgado de lo Penal n.º9 de Málaga, confirmada en grado de apelación por la de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga de 6 de noviembre de 2003.

• Anexo 56.- Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 9 de junio de 2008.

• Anexo 57.- Fotocopia legalizada en 2006 de parte de la publicación “Grandes Marcas de España”, editada por “El Foro De Marcas Renombradas Españolas” en la que aparece la marca anterior si bien el texto que acompaña a estas imágenes es ilegible.

• Anexo 58.- Fotocopia legalizada en 2006 que consta de (i) la copia de parte de la publicación “Las marcas renombradas españolas. Un activo estratégico para la internacionalización de España”, con fecha 2002, coeditada por Mc GRAW HILL y el Foro de Marcas Renombradas Españolas, en la que se ve la marca anterior en un margen; sin embargo no se ofrecen datos sobre el grado de reconocimiento de dicha marca (solo se menciona de forma explícita a Osborne y su marca 5J) y (ii) la copia fin fechar de parte de la publicación “La tutela jurídica de las marcas renombradas en el proceso de reforma del derecho español: evolución y perspectivas” de Garrigues & Andersen, en la que no aparece la marca anterior.

• Anexo 59.- Fotocopia legalizada en 2006 de parte de la publicación “Factbook Propiedad Industrial”, de fecha 2002, editado por ARANZADI, donde aparece la marca anterior como ejemplo de marca gráfica:

.

• Anexo 60.- Fotocopia legalizada en 2006 de parte de la publicación “La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho español”, de fecha 2004, editado por COLEX, donde aparece lo siguiente, sin mayor explicación:

• Anexo 61.- Certificado suscrito el 22 de marzo de 2018 por el Director General de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), en el que se afirma que “…la marca goza de notoriedad (…) así como de renombre…” sin mencionar expresamente la marca en la que se basa la presente oposición, sino otras españolas y europeas a modo de ejemplo.

El 09/08/2019 (después de la finalización del plazo de justificación de la oposición), la parte oponente presentó las siguientes pruebas:

• Anexo 1.- Acta notarial de Presencia e Incorporación de documento de fecha 23 de julio de 2019 en la que se deja constancia del contenido de la página web del oponente del 31/08/2012 al 31/08/2017.

• Anexos 2 y 3.- Etiquetas de botellas de vino, jerez, oporto y brandy.

• Anexo 4.- Folleto del oponente de vinos y de vinos oporto con la marca anterior, sin fechar y en inglés.

• Anexo 5.- Catálogo abreviado del oponente de ofertas a empleados, fechado en 2019.

• Anexos 6 a 11bis.- Facturas de venta y cuadros resumen de facturación de los años 2012 a 2017, correspondientes a vinos y otras bebidas espirituosas comercializadas en botellas que, según el folleto y el catálogo abreviado, muestran la marca anterior. También se aporta un documento del Registro Mercantil de Madrid en el que figura la estructura corporativa del oponente.

• Anexo 12.- Certificado suscrito por la Directora General de ANDEMA, de fecha 3 de septiembre de 2009, en el que se dice que la marca anterior y otras del oponente son “muy conocidas en el comercio nacional e internacional, como identificativas de su origen empresarial”, que “tienen implantación comercial en todos los continentes y que están dotadas ‘per se’ de un amplio carácter distintivo” y que “su renombre, a nivel mundial, viene probado…”.

• Anexo 13.- Publicación del Foro de Marcas Renombradas Españolas sin fechar, en la que aparece la marca para vinos.

• Anexo 14.-Extracto de la revista digital “VINETUR” del 26 de noviembre de 2012 sobre el lanzamiento de un nuevo vino, .

• Anexo 15.-Extracto de la revista digital de “La Vanguardia” correspondiente al 3 de abril de 2016 en el que se menciona el Vino Fino de OSBORNE “COQUINERO”, .

• Anexos 16, 18 y 19.- Extractos de las publicaciones digitales CincoDias, Hola, Gente del Puerto, Moda Preview, Nosotras, Indisa, Enotendencias, Dos en la Pasarela, Europa Press de 2013 sobre una edición especial de diseño de la botella del Fino Quinta de la parte oponente.

• Anexo 17.- Extracto de la publicación interna CANAL TORO correspondiente a los años 2012 a 2016.

• Anexo 20.- Extracto del catálogo de vinos del oponente en inglés, sin fechar.

Si bien es cierto que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del RDMUE, la parte oponente tiene que presentar las pruebas de justificación dentro del plazo fijado por la Oficina, no cabe interpretar que este precepto impida, de forma automática, la toma en consideración de pruebas complementarias presentadas posteriormente.

De acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RDMUE, cuando la parte oponente, vencido el plazo mencionado en el artículo 7, apartado 1, del RDMUE, presente hechos y pruebas que complementen hechos o pruebas pertinentes presentados durante ese plazo y guarden relación con el mismo requisito establecido en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE, la Oficina debe ejercer la facultad discrecional que le confiere el artículo 95, apartado 2, del RMUE para decidir si acepta dichos hechos o pruebas complementarios. La Oficina debe ejercer su facultad discrecional si los hechos o pruebas presentados fuera de plazo sirven meramente para complementar, reforzar y aclarar las pruebas pertinentes anteriormente presentadas dentro de plazo en relación con el mismo requisito legal establecido en el artículo 7, apartado 2, del RDMUE, es decir, cuando ambos conjuntos de hechos o pruebas guarden relación con la misma marca anterior, con el mismo motivo y, dentro del mismo motivo, con el mismo requisito.

En el ejercicio de su facultad discrecional, la Oficina debe tomar en consideración, en particular, la fase del procedimiento y si, prima facie, es probable que los hechos o pruebas sean pertinentes para la conclusión del caso y existen razones válidas que justifiquen la presentación de los hechos o pruebas fuera de plazo. Es improbable que se admitan pruebas complementarias presentadas de forma extemporánea cuando se considere que la parte oponente ha abusado de los plazos fijados mediante el uso deliberado de tácticas dilatorias o actuando de modo manifiestamente negligente.

En el presente caso, la Oficina considera que la parte oponente presentó pruebas pertinentes dentro del plazo inicialmente fijado y que, por tanto, puede considerarse que las pruebas presentadas posteriormente son complementarias.

En el caso específico que nos ocupa, las pruebas presentadas el 09/08/2019 lo fueron en respuesta al requerimiento de prueba de uso del solicitante, y en estos casos, como vienen afirmando las Salas de recurso, por ejemplo en la decisión de la Cuarta Sala de Recurso de 27 de marzo de 2020 en los procedimientos de recurso acumulados R 89/2019-4 y R 93/2019-4, MariCAR/MARIO kart (fig.), “la prueba de uso debe considerarse complementaria a las pruebas presentadas en apoyo de la declaración de notoriedad, ya que las pruebas de uso y las pruebas de renombre están indefectiblemente vinculadas (30/05/2018, C-85/16, Kenzo Estate, EU:C:2018:349, § 47).”

Por los motivos anteriores, y haciendo uso de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 95, apartado 2, del RMUE, la Oficina decide tomar en consideración las pruebas complementarias presentadas el 09/08/2019.

En cuanto a las pruebas aportadas, en primer lugar, es de notar que la mayoría de la jurisprudencia aportada por el oponente para fundamentar el renombre de la marca anterior, bien no hace referencia al renombre de la marca anterior, sino que el motivo de incompatibilidad con el derecho anterior se refiere al riesgo de confusión sin más, bien no hace referencia a la marca anterior que nos ocupa, o bien no hace referencia a los productos para los que se ha reivindicado renombre en el caso que nos ocupa. Así, por ejemplo, en la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009, en relación al diseño industrial español nº 26.092, las marcas prioritarias cubren “vestidos en general” (y no vinos, como en el caso que nos ocupa), mientras que en la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de diciembre de 2014, en relación al diseño industrial nº 513.433 cubren “muebles, marcos y artículos de diversos materiales”. Si bien el algunas sentencias se habla de la notoriedad o el renombre del “Toro de Osborne”, no se especifica para qué productos es renombrada, incluso en algunos de los documentos aportados se dice expresamente que las oposiciones basadas en la marca anterior que sirve de base a esta oposición “no se consideran (…) por disparidad aplicativa.”

Ello no obstante, la prueba aportada sí que contiene algunos documentos en los que la administración nacional estima que la marca anterior es notoria o renombrada en España.

Asimismo, el resto de las pruebas, concretamente, las publicaciones y artículos de prensa, así como los certificados de ANDEMA, indican que la marca anterior es conocida por parte del público español en cuanto indicación del origen empresarial de vinos.

Las pruebas aportadas demuestran que la marca anterior ha sido utilizada durante un periodo de tiempo prolongado. Las cifras de ventas y las menciones de la marca anterior en prensa, en resoluciones anteriores a nivel nacional y europeo, así como en diversas publicaciones indican que la marca ocupa una posición consolidada en el mercado. En tales circunstancias, la División de Oposición considera que las pruebas aportadas por el oponente, tomadas en su conjunto, indican que la marca anterior disfruta de un cierto grado de reconocimiento entre el público pertinente con relación a los productos pertinentes, lo que induce a la División de Oposición a concluir que goza de un cierto renombre. Que este grado de renombre sea suficiente para la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE, dependerá del análisis de los restantes factores definidos en el mismo artículo, tales como el grado de similitud entre los signos, las características intrínsecas de la marca anterior, el tipo de productos o servicios de que se trate, los consumidores pertinentes, etc.

2. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca puramente figurativa, consistente en la silueta negra de un toro visto de lado pero mirando al frente. Dado que no tiene relación directa con los productos en cuestión, es distintiva.

La marca impugnada es una marca mixta compuesta del elemento figurativo consistente en la silueta roja de un animal bovino mirando a la izquierda con detalles en blanco seguido de los elementos verbales “WAGYU BEEF”, “THE MARBLING BREED” y “TACUAREMBÓ”. Dado que la marca impugnada cubre “carne”, el elemento figurativo carece de carácter distintivo, ya que únicamente se percibirá como una indicación del tipo de carne (bovina), mientras que los elementos verbales, como bien dice el oponente, no tendrán ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, son plenamente distintivos.

El signo impugnado también está formado por unos elementos figurativos de carácter meramente decorativo, concretamente, el fondo negro, la banda roja sobre la que se sitúan los elementos “THE MARBLING BREED” y las líneas y motivos blancos a cada lado de “WAGYU BEEF”.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo, dado que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por consiguiente, y en base a lo anterior, los elementos verbales no solo son más distintivos que los elementos figurativos, sino que son los únicos elementos distintivos del signo impugnado.

Ninguna de las marcas posee elemento alguno que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en la silueta de un animal bovino visto de lado, si bien representado en colores completamente distintos, con una preponderancia dentro de la marca distinta, con una distintividad muy dispar, y representado de forma también divergente (mirando hacia lados diversos, con una cornamenta distinta, y con detalles en la marca impugnada que no están presentes en la marca anterior). También difieren en todos los elementos verbales y los restantes elementos figurativos de la marca impugnada.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta la distintividad de cada uno de los elementos, los signos tienen un grado de similitud visual muy bajo.

Fonéticamente, la marca anterior no puede pronunciarse al ser puramente figurativa, por lo que no es posible comparar los signos fonéticamente.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que la marca anterior y uno de los elementos figurativos no distintivos del signo impugnado se percibirán como un animal bovino, los signos son conceptualmente similares en bajo grado.

Teniendo en cuenta que se ha determinado que los signos son similares en la medida en que la marca anterior y uno de los elementos figurativos no distintivos del signo impugnado guardan un leve parecido visual y conceptual, el examen de la existencia de un riesgo de perjuicio seguirá su curso.

3. El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son, en cierta medida, similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por numerosas sentencias (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

En el presente caso, los signos solo son similares en la medida en que ambos contienen (en el caso de la marca anterior, como elemento único, y en el caso de la marca impugnada, como elemento puramente descriptivo y no más dominante que otros), la representación de un animal bovino. La representación en sí es bastante dispar, como se ha establecido arriba, por lo que únicamente coinciden las marcas en el concepto que transmite esa figura, que, como se ha explicado, viene a describir la clase de producto (carne bovina) en la marca impugnada, por lo que no se tendrá en cuenta como indicación de origen empresarial. Así pues, no es probable que las similitudes entre las marcas en conflicto lleven al consumidor medio a evocar, en su mente, la marca anterior.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que no es probable que el público pertinente establezca una conexión mental entre los signos en conflicto, es decir, que establezca un «vínculo» entre los mismos. Por lo tanto, la oposición no es fundada en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, y debe desestimarse en base a este artículo.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

La parte oponente reivindica la titularidad de un derecho de autor.

El artículo 8, apartado 4, del RMUE tiene por objeto la protección de signos utilizados en el tráfico económico que no sean marcas registradas. Por lo tanto, se refiere a identificadores de actividades comerciales tales como marcas no registradas, nombres comerciales, razones sociales y nombres de establecimiento que estén protegidos por la ley mediante derechos exclusivos.

En el caso presente no sucede así. Si bien el oponente ha mostrado de forma vehemente y reiterada su disconformidad tanto con la regulación jurídica de la oposición en base a una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, como con la jurisprudencia y práctica de la Oficina que la aplica, la realidad es que los derechos de autor constituyen un tipo de derechos de propiedad intelectual, pero no son identificadores o signos comerciales. Por lo tanto, los derechos de autor no pueden calificarse como signos utilizados en el tráfico económico a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

De lo anterior se desprende que la oposición no está debidamente justificada a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Alicia BLAYA ALGARRA

Helen Louise MOSBACK

Inés GARCÍA LLEDÓ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).