OPOSICIÓN Nº B 3 028 977

ID GRUP, S.A., Plg. Ind. Pedrosa, C/ Montserrat Roig, 38-40, 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), España (parte oponente), representada por Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Discovery Communications LLC., 8403 Colesville Road, 20910 Silver Spring, Estados Unidos (solicitante), representado por Abril Abogados, C/Amador de los Ríos 1-1°, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 03/04/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.° B 3 028 977 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 205 824, para la marca figurativa en Clase 9 y servicios en las Clases  38 y  41. La oposición está basada en el registro de marca española n.º 2 211 172 para la marca denominativa ‘I.D.Grup ’ y servicios en Clase 42, el registro de marca española n.º 1 982 809 para para la marca denominativa ‘I.D.Grup’ y servicios en Clase 39, el nombre comercial español ‘ID GRUP ADVANCED CONSULTING SERVICES’ y servicios en Clase 35, el nombre comercial español ‘ID GRUP BUSSINES CONSULTING’ y servicios en Clase 35 y el nombre comercial español figurativo y servicios en Clase 38. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE para las marcas denominativas registradas y el artículo 8 apartado 4, del RMUE para los nombres comerciales.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, el registro de la marca española n.º 2 211 172 y el registro de marca española n.º 1 982 809.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

El 03/12/2019 se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba del uso solicitada.

La parte oponente no presentó prueba alguna que demostrase el uso de las marcas anteriores en que se basa la oposición, ni tampoco alegó que existiesen causas justificativas para la falta de uso.

Con arreglo artículo 10, apartado 2, del RDMUE, si la parte oponente no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

Por consiguiente, la oposición debe ser desestimada en virtud del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE en lo que respecta a los registros de marca españoles n.º 2 211 172 y n.º 1 982 809.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos.

Con arreglo al artículo 95, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del RDMUE, la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

Con arreglo al artículo 7, apartado 2, del RDMUE, dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.

En el caso presente, el escrito de oposición no iba acompañado de prueba alguna relativa a la utilización de los signos anteriores en el tráfico económico.

El 29/01/2018, se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, una vez finalizado el periodo de reflexión, para presentar la documentación antes mencionada. Dicho plazo, que expiraba el 03/06/2018, fue prorrogado concluyendo el 25/10/2019.

El oponente no presentó prueba alguna relativa a la utilización en el tráfico económico de los tres nombres comerciales españoles anteriores en los que se basa el presente motivo de oposición.

Puesto que no se cumple uno de los requisitos necesarios del artículo 8, apartado 4, del RMUE, la oposición debe ser desestimada como infundada en lo concerniente a este motivo.

Por consiguiente, la oposición debe ser desestimada en su totalidad.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Irena LYUDMILOVA LECHEVA

Aurelia PEREZ BARBER

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).