Afslag på ansøgning om EU-varemærke

(Artikel 7 og artikel 42, stk. 2, i varemærkeforordningen)

Alicante, 15/03/2018

PATRADE A/S

Ceresbyen 75

DK-8000 Aarhus C

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	017207812
Din ref.:	V14504EU00
Varemærke:	Think Ahead
Mærketype:	Word mark
Ansøger:	PANZERGLASS A/S Delta 6 DK-8382 Hinnerup DINAMARCA

EUIPO rejste indvending den 22/09/2017 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, i varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Efter en forlængelse af tidsfristen, fremsatte ansøgeren den 15/12/2017 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:

1. Mærket har særpræg.

2. EUIPO har tidligere registreret lignede mærker for samme type varer og tjenesteydelser.

I henhold til artikel 94 i varemærkeforordningen skal Kontoret træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har Kontoret besluttet at frafalde indvendingen for følgende varer:

Klasse 9 Skærmfiltre, beskyttelsescovers, beskyttelsesfilm og skærmbeskyttere til brug med laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets, og dele og tilbehør dertil.

Indvendingen opretholdes for de øvrige varer/tjenesteydelser, nemlig:

Klasse 35 Forretningsledelse; forretningsadministration; information vedrørende forretningsvirksomhed.

Klasse 42 Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software.

Manglende særpræg

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen er "varemærker, som mangler fornødent særpræg", udelukket fra registrering.

Det er fast retspraksis, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i varemærkeforordningen, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning, skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

De i artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen omhandlede varemærker er navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds "ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ" (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dette er navnlig tilfældet med hensyn til tegn, der er almindeligt anvendt i markedsføringen af de pågældende varer og tjenesteydelser (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Registrering "af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er derimod ikke som sådan udelukket på grund af en sådan anvendelse" (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). "Det skal endvidere anføres, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på slogans end dem, der anvendes på andre typer tegn" (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Selv om det er de samme kriterier for bedømmelse af et varemærkes særpræg, der finder anvendelse på alle varemærkekategorier, kan det i forbindelse med anvendelsen af disse kriterier tydeligt vise sig, at opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme for alle varemærkekategorier, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at visse kategorier af varemærker har særpræg (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Det er endvidere fast retspraksis, at opfattelsen af varemærket i den relevante kundekreds påvirkes af dennes opmærksomhedsniveau, som kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; og 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Ansøger argumenter at de varer og tjenesteydelser som ansøgningen vedrører besidder det fornødne særpræg for at opnå registrering. Med henvisning til Domstolens afgørelse i sagen 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45, hvori det fastslås at hvis den relevante kundekreds opfatter varemærket som en angivelse af handelsmæssigoprindelse, er den omstændighed, at varemærket først og fremmest opfattes som et salgsfremmede udtryk uden betydning for det fornødne særpræg, argumenter ansøger at mærket ikke kan afvises alene på det forhold at mærket har en salgsfremmende funktion. Kontoret har ikke begrundet hvorfor den relevante forbruger ikke til se mærket ”Think Ahead” som en angivelse af handelsmæssig oprindelse.

Ansøger argumenterer endvidere at ”Think Ahead” ikke blot er et almindeligt reklamebudskab, men at forståelsen af sloganet kræver en vis fortolkningsindsats. Endvidere fremhæver ansøger at selv simple og objektive udsagn kan have særpræg. Sloganet ”Think Ahead” kræver at forbrugeren udøver – i hvert fald – det krævede minimum af fortolkningsindsats for registrering, for at forstå sammenhængen mellem mærket og de ansøgte varer, i særdeleshed varerne i Klasse 9.

Kontoret giver ansøger medhold i at mærket ”Think Ahead” udløser en kognitiv proces hos forbrugeren, der ikke øjeblikkeligt vil koble mærket med de varer der er gjort indsigelse mod i klasse 9, nemlig skærmbeskyttere til mobile enheder. Kontoret har derfor frafaldt indvendingen for denne klasse. Kontoret har opretholdt indvendingen for de øvrige tjenesteydelser.

Hvad angår referencen til domen af 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU: C: 2010: 29, er Kontoret enigt med ansøger i at den ovenomtalte dom fastslog, at et mærke kan betragtes om havende det fornødne særpræg, hvis den relevante kundekreds opfatter det som en angivelse af handelsmæssig oprindelse. Uanset om mærket samtidigt -endog først og fremmest opfattes - som et salgsfremmende udtryk.

I dommens præmis 45 udtalte Domstolen, at ”for så vidt som offentligheden opfatter varemærket som en angivelse af denne oprindelse, er det forhold, at varemærket samtidig forstås - måske endda primært forstået som en salgsfremmende formel på grund af dets særpræg”. Det betyder, at den relevante offentlighed skal opleve en salgsfremmende formel som en handelsmæssig oprindelse for at den kan betragtes som havende særpræg. I parentes, synes ECJ at have accepteret mærket i det mindste delvist på grund af dets langvarige brug.

Endelig kan det, for så vidt som der er tale om et velrenommeret slogan, der er blevet anvendt af Audi i adskillige år, ikke udelukkes, at den omstændighed, at den berørte kundekreds er vant til at forbinde sloganet med de af selskabet fremstillede biler, ligeledes gør det lettere for denne kundekreds at identificere den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

(21/01/2010, C‑398/08 P, Vorsprung durch Technik, § 59)

Kontoret er ikke enig med ansøger i at den relevante kundekreds vil opfatte mærket ”Think Ahead” som en angivelse af oprindelse for de tjenesteydelser hvor Kontoret har opretholdt indvendingen.

”Think Ahead” bliver i ordbøgerne defineret som:

”At forberede sig på en fremtidig begivenhed eller situation ved at tænke på, hvad der kan ske”.¹

”At lave planer om ting der vil eller kan ske i fremtiden, så du vil være forberedt på dem”.²

Et tegn, som f.eks. et slogan, der har andre funktioner end som et varemærke i klassisk forstand, "har kun fornødent særpræg i den i artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen anvendte betydning, hvis det uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, således at den relevante kundekreds uden risiko for forveksling kan adskille varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser fra dem, der har en anden handelsmæssig oprindelse" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; og 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Når mærket ses i forbindelse med forretningstjenesteydelser i klasse 35 vil det af de relevante forbrugere blive opfattet som et salgsfremmende incitament, idet de fremhæver positive aspekter ved de pågældende tjenesteydelser, nemlig at de tager fremtidige scenarier i betragtning, for eksempel, med hensyn til udviklingen på markedet – kommende muligheder eller trusler, så virksomhederne vil være forberedt på dem.

Ligeledes vil mærket fremhæve positive aspekter ved de videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, nemlig at de er forudsigende for den videnskabelige eller teknologiske udvikling, for eksempel, ved at forske i nye teknologier der er på forkant med udviklingen. Med hensyn til design og udvikling af computer hardware og software vil sloganet ”Think Ahead” informere om at disse produkter vil tage fremtidige situationer i betragtning under udviklingen, for eksempel ved at fremtidssikre dem ved at de lever op det kommende nye strandarder eller er på forkant med nye databeskyttelsestrusler.

Kontoret er derfor af den opfattelse at den relevante forbruger vil opfatte ”Think Ahead” som et slogan der virker motiverende eller inspirerende – at de skal tænke fremad og ved at benytte ansøgers tjenesteydelser kan være forbedret på ting der vil ske i fremtiden. Det er derfor Kontorets opfattelse at de relevante forbrugerne ikke uden videre vil opfatte ”Think Ahead” som en indikation på en handelsmæssig oprindelse for de tjenesteydelser indvendingen vedrører.

Tidligere registrerede lignede mærker

Hvad angår ansøgerens argumentation om, at EUIPO har godkendt flere lignende registreringer, skal det blot påpeges, at afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke ifølge fast retspraksis ‘ … træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse". Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som EU-varemærke, skal således udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af EU'sretsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's tidligere afgørelsespraksis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; og 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Kontoret har gennemgået de tidligere registreringer fremhævet af ansøger og har i forbindelse hermed frafaldt indvendingen i Klasse 9.

Sagens videre forløb

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, i varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EU-varemærke nr. 17 207 812 for samtlige for følgende tjenesteydelser:

Klasse 35 Forretningsledelse; forretningsadministration; information vedrørende forretningsvirksomhed.

Klasse 42 Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software.

Ansøgningen kan viderebehandles for de øvrige tjenesteydelser:

Klasse 9 Skærmfiltre, beskyttelsescovers, beskyttelsesfilm og skærmbeskyttere til brug med laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets, og dele og tilbehør dertil.

Klasse 35 Annonce- og reklamevirksomhed; varetagelse af kontoropgaver; administration af datastyrede arkiver; administrativ behandling af købsordrer; ajourføring af reklamemateriale; annonce- og reklamevirksomhed via e-mail; dekoration af butiksvinduer; demonstration af varer; detailhandel, nemlig med dele og tilbehør til laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets; engroshandel, nemlig med dele og tilbehør til laptops, mobiltelefoner, smartphones, internettelefoner og tablets; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; kommerciel administration ved licensering af andres varer og tjenesteydelser; marketing; markedsundersøgelser; Online-annoncering på et computernetværk.

I overensstemmelse med artikel 67 i varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 68 i varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Kontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.

Anja Pernille LIGUNA