Afslag på ansøgning om EU-varemærke

(Artikel 7 og artikel 42, stk. 2, i varemærkeforordningen)

Alicante, 01/02/2018

De Fries & Tufekovic IP ApS

Bredgade 30

DK-1260 Copenhagen K

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	017237702
Din ref.:	V2014EU00
Varemærke:	Sweet Spot Analyzer
Mærketype:	Ordmærke
Ansøger:	Smart Done Solutions ApS Solvænget 2, 2. th. DK-2100 København Ø DINAMARCA

EUIPO rejste indvending den 05/10/2017 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2, i varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket er beskrivende og mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Ansøgeren fremsatte den 05/12/2017 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:

1. Mærket er ikke beskrivende, men har særpræg.

2. EUIPO har tidligere registreret lignende mærker.

I henhold til artikel 94 i varemærkeforordningen skal Kontoret træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har Kontoret besluttet at frafalde indvendingen for følgende varer:

Klasse 9 Optiske data link

Indvendingen opretholdes for de øvrige varer.

Beskrivende og manglende særpræg

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen er "varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse", udelukket fra registrering.

Det er fast retspraksis, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i varemærkeforordningen, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning, skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Ved at udelukke sådanne tegn eller angivelser fra registrering som EU-varemærke forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen

det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"Under artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen henhører kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel – enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber – kan tjene til at betegne den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Ansøger argumenterer at mærker ikke er beskrivende, da betegnelsen ”SWEET SPOT” ikke beskriver nogen egenskaber ved ansøgers varer. ”SWEET SPOT” er oprindeligt et begreb der anvendes inden for sport, men anvendes også i en række andre sammenhænge i betydningen ”et optimalt punkt eller kombination af faktorer eller kvaliteter”. Ifølge ansøger anvendes betegnelsen ikke inden for den optiske branche, men vil betragtes som en nyskabelse der har tilstrækkelig særpræg. De professionelle forbrugere vil opfatte ”SWEET SPOT” i den overførte betydning som ”læsefeltet. Ansøgers varer er optiske instrumenter og apparater, der gennem analyser kan finde det korrekte læsefelt hos patienten.

Da der er tale om et varemærke, som er sammensat af mange bestanddele (sammensat mærke), skal det med henblik på bedømmelsen af spørgsmålet om dets særpræg betragtes i sin helhed. Dette er imidlertid ikke uforeneligt med, at de forskellige bestanddele, som mærket udgøres af, undersøges hver for sig (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Ansøgers mærke består af elementerne ”SWEET SPOT” og ”ANALYZER”. Når mærket ses som helhed vil den relevante forbruger opfatte det som et analyse instrument for det optimale sted (SWEET SPOT) og dertil hørende udstyr, såsom linsesigtekorn og applikationer.

Ansøger bestrider ikke Kontorets påstand om at elementet ”ANALYSER” som defineres ”et instrument for analysering af noget” er beskrivende for de varer, der gøres indvending mod, men derimod at ”SWEET SPOT” ligeledes giver beskrivende information om de pågældende varer.

Modsat ansøgers argumentation er der et direkte link mellem betegnelsen ”SWEET SPOT” i den overførte betydning, nemlig ”et optimalt punkt eller kombination af faktorer eller kvaliteter” og de varer der er omfattet af ansøgningen. I forbindelse med de varer, ansøgningen vedrører, kan ”SWEET SPOT” referere til det punkt på nethinden der tillader 100 % visuel skarphed, nemlig punktet fovea¹ eller ”læsefeltet” som fremhævet af ansøger.

Ansøger argumenterer at de relevante professionelle forbrugere vil opfatte betegnelsen ”SWEET SPOT” i den overførte betydning af det professionelle udtryk ”læsefeltet”. I den henseende mener kontoret ikke at der er væsentlig forskel mellem ”læsefeltet” og ”det optimale punkt eller den optimale kombination af faktorer eller kvaliteter”, da ”læsefeltet” blot vil blive opfattet som en præcisering af ”det optimale punkt eller den optimale kombination af faktorer eller kvaliteter, nemlig det optimale punkt for, for eksempel, læsning, det punkt hvor patienten har det klareste og skarpeste syn til at fokusere på noget småt.

Endvidere, hvad angår ansøgerens argument om, at begrebet er en nyskabelse inden for den optiske branche, skal det fremhæves, at "et varemærkes fornødne særpræg skal bedømmes på grundlag af, om dette varemærke uden videre kan opfattes af den berørte kundekreds som en betegnelse for den omhandlede vare eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse … Manglende forudgående brug udgør ikke nødvendigvis et holdepunkt for en sådan opfattelse." (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Det er kontorets vurdering at de relevante forbrugere blot vil opfatte mærket som givende information om varens art, funktion og anvendelse, og ikke vil opfatte det som en indikation på en handelsmæssig oprindelse.

Kontoret fastholder derfor at ”SWEET SPOT ANALYZER” af de professionelle forbrugere vil blive opfattet som et instrument, og dertilhørende udstyr, der kan analysere sig frem til den bedste visuelle skarphed, for eksempel, kan finde det optimale punkt, nemlig det punkt hvor patienten ser klarest og skarpest.

Tidligere registrerede mærker

Hvad angår ansøgerens argumentation om, at EUIPO har godkendt flere lignende registreringer, skal det blot påpeges, at afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke ifølge fast retspraksis ‘ … træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse". Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som EU-varemærke, skal således udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af EU's retsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's tidligere afgørelsespraksis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; og 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Derudover, skal de bemærkes at den tidligere internationale registrering som ansøger referer til er registeret for medicinske tjenesteydelser og betegnelsen ”SWEET SPOT” alene. Den relevante forbruger vil ikke opfatte betegnelsen ”SWEET SPOT” som værende direkte beskrivende for en medicinsk tjenesteydelse, men derimod opfatte ”SWEET SPOT ANALYSER” som beskrivende for instrumenter der kan analysere sig frem til det mest optimale punkt, nemlig ”the SWEET SPOT”.

Sagens yderligere forløb

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2), i varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EU-varemærke nr. 17 237 702 for følgende varer:

Klasse 9 Optiske instrumenter and apparater; optiske apparater til laboratoriebrug; optiske forstærkere; optiske apparater, instrumenter og komponenter til måling; optiske linsesigtekorn; optiske indretninger, forstørrere og korrektorer; mobilapplikationer og applikationer til tablets til brug i forbindelse med optiske instrumenter og apparater.

Ansøgningen kan viderebehandles for de øvrige varer, nemlig:

Klasse 9 Optiske datalink.

I overensstemmelse med artikel 67 i varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 68 i varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Kontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.

Anja Pernille LIGUNA

Bilag I

Kilde: http://iasedge.com/wp-content/uploads/2017/07/IAS-Edge-Current-affairs-March-2017.pdf