WIDERSPRUCH Nr. B 2 996 406

Diehl Metering GmbH, Industriestr. 13, 91522 Ansbach, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Ralf Kummer, Stephanstr. 49, 90478 Nürnberg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

Protherm Production s.r.o., Jurkovicova 45, 90901 Skalica, Slowakei (Anmelderin), vertreten durch Carsten Popp, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 25/02/2019, ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nr. B 2 996 406 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen:

Klasse  9 Physikalische, elektrische und elektronische Mess-, Steuer- und Regelgeräte, insbesondere für Heizungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Wasserheizer, Solarkollektoren [Heizung], Wärmepumpen, Heizkessel und Brenner.

Klasse 42: Dienstleistungen von Ingenieuren bezüglich physikalischer, elektrischer und elektronischer Mess-, Steuer- und Regelgeräte; Technische Beratung zu wärmetechnischen Geräten.

2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 240 805 wird für alle obigen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Waren und Dienstleistungen weitergeführt werden.

3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 240 805 (Wortmarke “Ray”) ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 11 und 42.   Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 10 370 385 (Wortmarke “RAY”). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritätstag der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.

Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht, der Unionsmarke Nr. 1 037 0385 (Wortmarke “RAY”) verlangt

Der Anmeldetag der angefochtenen Anmeldung ist der 25/09/2017. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 25/09/2012 bis einschließlich zum 24/09/2017 ernsthaft benutzt wurde.

Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die frühere Marke mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen war.

Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

Klasse 9 Wärmezähler, Kältezähler, Wärme-Kälte-Zähler, Wärmeenergiezähler.

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 DVUM (ehemals Regel 22 Absatz 3 UMDV, gültig bis 01/10/2017) muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 07/02/2018 setzte das Amt in Anwendung von Artikel 10 Absatz 2 DVUM (ehemals Regel 22 Absatz 2 UMDV, gültig bis 01/10/2017) der Widersprechenden eine Frist bis zum 22/05/2018, um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte fristgerecht am 18/05/2018 Benutzungsnachweise vor.

Da die Widersprechende beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Widerspruchsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkrete Daten daraus zu verwenden.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

Anlage A1: Eidesstattliche Erklärung des Leiters Produktmanagement und Marketing der Widersprechenden vom 18/05/2018 inkl. Umsatzzahlen bzgl. mit der Marke gekennzeichneter Wärmezähler/Wärmeenergiezähler und Kältezähler sowie Wärme-/Kältezähler innerhalb und außerhalb der EU im Zeitraum 05/10/2012 bis 04/10/2017. Die genannten Zahlen sind nicht unerheblich.

Anlage A2: 17 Rechnungskopien aus dem Zeitraum 02/01/2013 – 24/01/2017 an verschiedene Kunden in Deutschland über Verkäufe von Wärmezählern/Wärmeenergiezählern und Kältezählern/Wärme/Kältezählern. Die Marke erscheint in Zusammenhang mit der jeweiligen Produktbezeichnung auf den Rechnungen. Die Rechnungsbeträge sind nicht unerheblich.

Anlage A3: Abbildungen von mit der Marke versehenen Waren, z.B. wie folgt:

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Anlage A4: Bruttopreisliste 2017, S. 1 und 21, bzgl. u.a. „Mechanische Kompaktzähler Wärme/Kälte RAY“ und „Messkapsel RAY MC“. Die Marke erscheint in Zusammenhang mit den genannten Waren.

Anlage A5: EG-Konformitätserklärung der Widersprechenden vom 15/10/2009 bzgl. mechanischer Wärmezähler „RAY, RAY RADIO 868, PAY PULS, RAY M-BUS”.

Anlage A6: Konformitätserklärung für Messgeräte der Widersprechenden vom 01/01/2015 bzgl. „Vollständiger Kältezähler Typ 450, Handelsname: RAY“.

Anlage A7: Datenblatt RAY vom 21/02/2013 (deutsch) bzgl. „RAY KOMPAKTENERGIEZÄHLER | MECHANISCH, Vollelektronischer Kompakt Wärmezähler bzw. Kompakt Kälte-, Wärmezähler mit Flügelradabtastung zur Erfassung von Energie- und Volumendaten. Erfassung aller abrechnungsrelevanten Daten eines Heizkreislaufes bzw. eines Kühl-, Wärmekreislaufes mit höchster Genauigkeit und einer Mediumstemperatur von 5 °C bis 90 °C.“

Anlage A8: Datenblatt RAY vom 09/11/2015 (Englisch), Inhalt wie oben.

Anlage A9: Datenblatt RAY vom 10/08/2016 (Deutsch), Inhalt wie oben.

Anlage A10: Datenblatt RAY vom 02/08/2017 (Französisch), Inhalt wie oben.

Anlage A11: Datenblatt RAY vom 02/08/2017 (Spanisch), Inhalt wie oben.

Anlage A12: Datenblatt RAY MC vom 05/12/2012 (Deutsch) bzgl. „RAY MC KOMPAKTENERGIEZÄHLER | MECHANISCH Vollelektronischer Messkapsel Wärmezähler, Wärme,-Kältezähler bzw. Kältezähler mit Flügelradabtastung zur Erfassung von Energie- und Volumendaten. Erfassung aller abrechnungsrelevanten Daten eines Heizkreislaufes bzw. eines Kühl,- Wärmekreislaufes mit höchster Genauigkeit und einer Mediumstemperatur von 5 °C bis 90 °C.“

Anlage A13: Datenblatt RAY MC vom 21/02/2013 (Englisch), Inhalt wie oben.

Anlage A14: Messelisten 2015 — 2017, Liste von Messen auf denen die Widersprechende nach ihren Angaben mit den o.g. mit der Marke gekennzeichneten Waren präsent war.

Im Hinblick auf die Eidesstattliche Erklärung stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass in Artikel 10 Absatz 4 DVUM (ehemals Regel 22 Absatz 4 UMDV, gültig bis 01/10/2017) schriftliche Erklärungen nach Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV ausdrücklich als zulässige Beweismittel aufgeführt werden. Zu den zulässigen Beweismitteln zählen nach Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV auch schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Erklärungen, die von dem Betroffenen selbst oder von Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen, verfasst wurden, im Allgemeinen ein geringerer Beweiswert zuerkannt wird als Beweismitteln, die von unabhängigen Dritten stammen. Dies ist damit zu begründen, dass die Wahrnehmung der Verfahrensbeteiligten durch das persönliche Interesse am Verfahrensgegenstand beeinflusst sein könnte.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass solchen Erklärungen jeglicher Beweiswert fehlt.

Der Ausgang des Verfahrens hängt vielmehr von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel im konkreten Einzelfall ab. Da eine eidesstattliche Erklärung eines Beteiligten aus den oben dargelegten Gründen eine geringere Beweiskraft besitzt als materielle Beweismittel wie zum Beispiel Rechnungen, Warenkataloge, Etiketten, Verpackungen usw. oder Erklärungen unbeteiligter Dritter, sind zur Erbringung des Benutzungsnachweises in der Regel zusätzliche Belege erforderlich.

In Anbetracht dieser Ausführungen müssen die weiteren Beweismittel geprüft werden, um festzustellen, ob der Inhalt der Erklärung von den anderen eingereichten Beweismitteln gestützt wird.

Die vorgenannten Anlagen beweisen, dass der Benutzungsort überwiegend Deutschland ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente (Deutsch), der genannten Währung (Euro) und Adressen in Deutschland. Die Nachweise beziehen sich also zumindest auf einen Mitgliedstaat der Europäischen Union und damit auf einen hinreichend großen Teil des relevanten Gebiets.

Die meisten der Nachweise stammen aus dem relevanten Zeitraum.

Die eingereichten Unterlagen, insbesondere die Rechnungen und die eidesstattliche Versicherung, liefern der Widerspruchsabteilung ausreichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.

Die Beweismittel belegen, dass die Marke ihrer Funktion entsprechend und wie eingetragen in Verbindung mit sämtlichen von der Eintragung beanspruchten Waren benutzt wurde.

Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Unter Berücksichtigung der Beweismittel in ihrer Gesamtheit sind die von der Widersprechenden bereitgestellten Unterlagen ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke im entsprechenden Zeitraum in dem entsprechenden Gebiet zu belegen.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren und Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:

Klasse 9 Wärmezähler, Kältezähler, Wärme-Kälte-Zähler, Wärmeenergiezähler.

Der Widerspruch richtet sich, nachdem der von der Anmelderin am 09/08/2018 eingereichte Antrag auf Beschränkung des Verzeichnisses mit Schreiben des Amts vom 22/08/2018 als unzulässig zurückgewiesen wurde, gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9 Physikalische, elektrische und elektronische Mess-, Steuer- und Regelgeräte, insbesondere für Heizungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Wasserheizer, Solarkollektoren [Heizung], Wärmepumpen, Heizkessel und Brenner.

Klasse 11 Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Wasserheizer, thermische Solarkollektoren [Heizung], Wärmepumpen, insbesondere mit Umweltwärmequellen, Heizkessel und Brenner.

Klasse 42 Dienstleistungen von Ingenieuren bezüglich physikalischer, elektrischer und elektronischer Mess-, Steuer- und Regelgeräte, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten, Wasserheizern, thermischen Solarkollektoren [Heizung], Heizkesseln, Brennern, Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen, insbesondere mit Umweltwärmequellen; Technische Beratung zu wärmetechnischen Geräten.

Eine Auslegung des Wortlautes des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Waren und Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 33 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza‑Klassifikation erscheinen.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Waren in Klasse 9

Die angefochtenen Waren Physikalische, elektrische und elektronische Mess-, Steuer- und Regelgeräte, insbesondere für Heizungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Wasserheizer, Solarkollektoren [Heizung], Wärmepumpen, Heizkessel und Brenner überschneiden sich mit den Waren Wärme-Kälte-Zähler der Widersprechenden und sind daher identisch.

Angefochtene Waren in Klasse 11

Die angefochtenen Waren Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Wasserheizer, thermische Solarkollektoren [Heizung], Wärmepumpen, insbesondere mit Umweltwärmequellen, Heizkessel und Brenner sind den Waren der älteren Marke in der Klasse 9 unähnlich. Sie unterscheiden sich bzgl. Art und Zweck, Hersteller, Nutzung und stehen nicht miteinander in Konkurrenz.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 42

Die angefochtenen Dienstleistungen von Ingenieuren bezüglich physikalischer, elektrischer und elektronischer Mess-, Steuer- und Regelgeräte; Technische Beratung zu wärmetechnischen Geräten und die Wärme-Kälte-Zähler der älteren Marke in der Klasse 9 sind einander ähnlich da sie in Hinblick auf Erbringer/Hersteller, Publikum und Vertriebskanäle übereinstimmen können. So ist es z.B. denkbar, dass Hersteller von Waren der älteren Marke diese im Wege der angefochtenen Ingenieursdienstleistungen auch spezifisch für dieselben Kundenkreise auf deren Anforderungen hin entwickeln.

Die angefochtenen Dienstleistungen von Ingenieuren bezüglich, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräten, Wasserheizern, thermischen Solarkollektoren [Heizung], Heizkesseln, Brennern, Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen, insbesondere mit Umweltwärmequellen sind den Waren der älteren Marke in der Klasse 9 unähnlich. Sie unterscheiden sich bzgl. Art und Zweck, Vertriebswegen, Hersteller, Nutzung und konkurrieren weder miteinander noch ergänzen sie sich.

2. Die Zeichen

RAY	Ray
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Es stehen sich die Wortmarken „RAY“ und „Ray“ gegenüber.

Der durch die Eintragung einer Wortmarke gebotene Schutz bezieht sich auf das Wort, das in dem Antrag auf Eintragung angegeben ist, und nicht auf die einzelnen grafischen oder stilistischen Merkmale, die diese Marke besitzen könnte (Urteil vom 22/05/2008, T-254/06, RadioCom , EU: T: 2008: 165, § 43). Damit ist es für den Zeichenvergleich unerheblich, ob Wortmarken in Klein- oder Großbuchstaben dargestellt werden.

Die Zeichen sind folglich identisch.

3. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Es wurde festgestellt, dass die Zeichen identisch sind und dass ein Teil der angefochtenen Waren gemäß Abschnitt a) dieser Entscheidung identisch sind. Daher ist dem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV für diese Waren stattzugeben.

Ferner wurde festgestellt, dass ein Teil der übrigen angefochtenen Dienstleistungen den von der älteren Marke erfassten Waren ähnlich sind. Angesichts der Identität der Zeichen besteht im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV Verwechslungsgefahr, und dem Widerspruch wird, insoweit er gegen diese Dienstleistungen gerichtet ist, stattgegeben.

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch oder ihnen ähnlich sind.

Die übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Waren und Dienstleistungen richtet, auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.

Es nicht erforderlich, die behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Verhältnis zu den unähnlichen Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, da die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine sine qua non-Voraussetzung für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr darstellt. Das Ergebnis wäre das gleiche, selbst wenn die ältere Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besäße.

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass der Widerspruch, insoweit er auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV basiert, ebenfalls hinsichtlich der noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss, weil die Waren und Dienstleistungen offensichtlich nicht identisch sind.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren und Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Widerspruchsabteilung

Lars HELBERT

Tobias KLEE

Konstantinos MITROU

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.