OPOSICIÓN Nº B 3 032 821

Ángel Felipe Casaña García, Moratalla, 4, 2 izda, 28033 Madrid, España (parte oponente), representada por Sonia del Valle Valiente, c/ Miguel Ángel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), España (representante profesional)

c o n t r a

Fusió D'Arts Technology S.L., Av. Diputación 48, 46181 Benisanó (Valencia), España (solicitante), representado por Elzaburu S.L.P., Miguel Ángel 21, 28010 Madrid, España (representante profesional)

El 07/02/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 3 032 821 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 9: Programas informáticos (software descargable); aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones de móviles; software de mensajería instantánea; altavoces; receptores de amplificación de sonido.

Clase 42: Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; diseño y desarrollo de software de mensajería instantánea y para tratamiento de datos; mantenimiento y actualización de software para sistemas de comunicación; alojamiento de plataformas en internet.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 17 257 916 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios (clases 9 y 42) de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 257 916 . La oposición está basada en el registro de marca española nº 3 581 353 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario. 

a) Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 38: Telecomunicaciones; transmisión de flujo continuo de datos (streaming); transmisión de vídeo por medio de telecomunicaciones; transmisión de información a través de sistemas de comunicación por vídeo; servicios de videocomunicaciones; servicios de mensajes de vídeo; servicios de transmisión y mediación para señales de datos, de voz y de vídeo; servicios de comunicación con una finalidad de videoconferencia; emisión continua de material de vídeo en internet; transmisiones de vídeo a peticiín; emisión de películas de vídeo; transmisión de sonido, vídeo e información; servicios de difusión fragmentada de vídeo; entrega de audio y/o vídeo digital por telecomunicaciones; videoconferencia; servicios de colocación para aplicaciones de comunicación de voz, imágenes y datos; suministro de enlaces de vídeo electrónicos; facilitación de instalaciones y equipos para videoconferencia; servicios de videotexto interactivo; servicios de transmisión de vídeo; servicios de internet y de transmisión digital de audio, vídeo o datos gráficos; servicios de comunicaciones, en concreto, transmisión de grabaciones de sonido y audivisuales de manera continua a través de internet.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Programas informáticos (software descargable); aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones de móviles; software de mensajería instantánea; dispositivos sensoriales digitales; sensores de vibración; equipos de alarma y aviso; altavoces; receptores de amplificación de sonido.

Clase 42: Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; diseño y desarrollo de software de mensajería instantánea y para tratamiento de datos; mantenimiento y actualización de software para sistemas de comunicación; alojamiento de plataformas en internet.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 9

La vinculación existente entre los productos solicitados: programas informáticos (software descargable); aplicaciones informáticas descargables; aplicaciones de móviles; software de mensajería instantánea y los servicios del oponente (telecomunicaciones) es lo suficientemente estrecha como para considerarlos similares entre sí. Un sistema de telecomunicaciones incluye aquel consistente en un conjunto de software y hardware compatibles, ordenados para comunicar información de un lugar a otro, en el que los ordenadores procesan la información y el software controla las actividades de entrada y salida. Así, aunque estos productos y servicios tienen una diferente naturaleza, el grado de complementariedad entre ellos es alto, ya que un consumidor no puede concebir la existencia de un servicio de telecomunicación, por ejemplo de transferencia de datos a través de terminales de ordenador, sin la presencia de equipos de procesamiento de datos y ordenadores o programas de software. Su finalidad, el público destinatario y sus canales de distribución pueden ser los mismos.

Los productos solicitados altavoces; receptores de amplificación de sonido son similares a los servicios de telecomunicaciones del oponente dado que comparten canales de distribución, público destinatario, y mismo origen empresarial. Además, son productos y servicios complementarios.

Por el contrario, dispositivos sensoriales digitales; sensores de vibración; equipos de alarma y aviso no son similares a los servicios registrados por la marca anterior en las clase 38. Tenemos en primer lugar, productos que son principalmente sensores que detectan una determinada acción externa (vibración), así como sensores digitales; y por otro lado, aparatos de alarma y aviso. Estos productos son diferentes a los servicios de telecomunicaciones en la clase 38. Son productos y servicios que no tienen la misma naturaleza, finalidad ni método de uso. Además, no están en competencia, ni comparten los mismos canales de distribución, ni van destinados al mismo público relevante. Por último, son productos y servicios que no tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Servicios impugnados de la clase 42

Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; diseño y desarrollo de software de mensajería instantánea y para tratamiento de datos; mantenimiento y actualización de software para sistemas de comunicación; alojamiento de plataformas en internet son similares a los servicios de telecomunicaciones del oponente en la clase 38. Dichos servicios tienen la misma finalidad, además de ser complementarios, distribuidos a través de los mismos canales y prestados por el mismo tipo de empresas en el sector de las telecomunicaciones.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados similares se dirigen tanto al público en general como a un público especializado.

El grado de atención oscilará de medio a alto. Ha de remarcarse que, en relación con ciertos productos y servicios (especialmente aquellos de naturaleza tecnológica o especializada), incluso el consumidor medio tendrá un nivel de atención alto (05/05/2015, T-423/12, Skype/SKY et al. EU:T:2015:260, § 22).

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Ambos signos son figurativos. La marca anterior está compuesta por las letras “VISUALI” en color blanco y un elemento figurativo en forma geométrica de color azul, todos estos componentes se representan sobre un fondo negro. Por lo que respecta a la marca impugnada, está formada por las letras “visualfy” y un elemento figurativo de estructura muy básica encima, todos ellos representados en color azul oscuro.

Respecto al carácter distintivo de los signos, el solicitante aduce que “el elemento coincidente visual (VISUAL) posee un carácter distintivo débil en el sector de las telecomunicaciones” debido a que “juega un papel sugestivo de sus características al transmitir la idea de que se trata de servicios de transmisión de grabaciones que se perciben por el sentido de la vista”. La División Oposición considera que el vocablo no describe directamente todos los productos y servicios en disputa.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que los consumidores interesados, cuando perciban un elemento verbal, lo desglosarán en elementos que sugieran un significado concreto, o que se parezcan a palabras que ya conocen (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Por ello, los consumidores percibirán el componente “visual” en ambos signos como “perteneciente o relativo a la visión” (ver Diccionario de la RAE https://dle.rae.es/?id=bw5brFZ). Dada la naturaleza de algunos de los productos y servicios relevantes, (por ejemplo telecomunicaciones en clase 38 o diseño de software en clase 42) este componente podría ser evocador de alguna de las características de éstos, y será considerado como un elemento de escaso carácter distintivo. Para otros productos, como por ejemplo alguno presente en la clase 9, altavoces o receptores de amplificación de sonido, se considera distintivo por estimarse que no describe la naturaleza o características de dichos productos. Por consiguiente, “VISUAL” será considerado como distintivo.

Por otra parte, el solicitante alega que el elemento figurativo en el signo impugnado domina la impresión visual de la marca. En este sentido, cabe recordar que, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Además, no hay ninguna razón por la que este principio no sea aplicable en el signo impugnado dado que el elemento figurativo no es particularmente llamativo y se percibirá como meramente decorativo y no como una indicación del origen comercial de los productos y servicios para los está registrada la marca (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). En este sentido, ni el elemento gráfico ni distribución de los elementos evitan que el público perciba al elemento “visualfy” como el término más relevante de este signo. Cabe apuntar que un análisis similar sería aplicable en la marca anterior.

En los signos que contengan un elemento verbal, la primera parte suele ser la que capta principalmente la atención del consumidor y, por consiguiente, la que permanece en su memoria más claramente que el resto del signo. Esto quiere decir que, en general, el comienzo de un signo influye considerablemente en la impresión de conjunto que produce la marca (sentencias de 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Asimismo, las marcas no tienen elementos que se puedan considerar dominantes en la impresión de conjunto de la marcas.

Visualmente, los signos son similares en la medida en que sus elementos verbales comparten la combinación de letras “VISUAL”. Las similitudes se sitúan en la parte inicial de ambos signos, lo que contribuye de forma relevante a la impresión visual de conjunto. En efecto, la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra ya que el público lee de izquierda a derecha (17/03/2004, T-183/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 83; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 69-71).

Las diferencias visuales entre los signos resultan de sus elementos gráficos y ornamentales, que tienen menor impacto en los consumidores. Los signos se diferencian en las letras que figuran en sus últimas letras, “i”, de la marca anterior y “fy” del signo impugnado.

En estas circunstancias, se concluye que visualmente los signos presentan una similitud de grado medio.

Fonéticamente, los signos presentan importantes similitudes ya que el público español lo pronunciará con un mismo número de sílabas, en concreto tres.

De esta forma, aunque los dos sonidos finales de los signos, “i” y “fi” presentan diferencias debido a la presencia de la letra “f”, el idéntico comienzo (VISUAL), sumado al hecho que las letras “y” e “i” se pronuncian de forma idéntica en español, se determina un ritmo, secuencia y sonido igualmente similar para las partes finales de ambos signos.

Por lo tanto, y teniendo en consideración que los signos presentan también una absoluta identidad fonética en sus partes iniciales, se concluye que estos son fonéticamente similares en un grado ligeramente mayor que medio.

Conceptualmente, si bien los elementos verbales “VISUALI” o “visualfy” no existen como tal en español, el consumidor podría relacionar estos elementos con el término “visual”, y en este sentido las marcas serían conceptualmente similares en, por lo menos, grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia del elemento “VISUAL”, que tiene un escaso carácter distintivo para telecomunicaciones, como se explicó anteriormente.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos se han considerado tanto similares como disimilares, y los servicios únicamente similares.

El grado de atención del público en relación con los productos y servicios pertinentes oscila entre medio y alto dependiendo de los factores ya mencionados en el apartado b) de la presente decisión, mientras que el carácter distintivo de la marca anterior se considera normal.

En contra de las alegaciones del solicitante, la División de Oposición considera que los signos comparten una similitud visual en grado medio y existen coincidencias que permiten concluir que fonéticamente los signos presentan un grado de similitud algo mayor que medio. Por otra parte, los signos serán conceptualmente similares en grado medio al menos.

A mayor abundamiento, se ha de tener en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Y ello es así, incluso para los consumidores que

posean una alto grado de atención y que tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En sus observaciones, el solicitante señala que el signo impugnado goza de renombre y presenta varias pruebas para sustentar esta afirmación, incluyendo el registro de marcas (española y de la Unión Europea) que comparten el mismo elemento verbal que el signo impugnado. El derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de presentación de la solicitud y no antes; en relación con el procedimiento de oposición, la solicitud debe examinarse a partir de esa fecha. Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, ya que los derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.

En sus observaciones, el solicitante alega el elemento coincidente “VISUAL” posee un carácter distintivo débil en el sector de las telecomunicaciones dado que existen muchas marcas que incluyen este término. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en la UE.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen “VISUAL”, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados similares a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados, en concreto: dispositivos sensoriales digitales; sensores de vibración; equipos de alarma y aviso, son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Octavio MONGE GONZALVO

Gonzalo BILBAO TEJADA

Lars HELBERT

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).