Afslag på ansøgning om EU-varemærke

(Artikel 7 og artikel 42, stk. 2, i varemærkeforordningen

Alicante, 17/07/2018

Bang & Olufsen A/S

Eva Nymark

Peter Bangs Vej 15

DK-7600 Struer

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	17 280 215
Din ref.:	TM1
Varemærke:
Mærketype:	Bevægelsesmærke
Ansøger:	Bang & Olufsen A/S Postboks 40 DK-7600 Struer DINAMARCA

EUIPO rejste indvending den 03/11/2017 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Efter anmodning fra ansøger forlængede Kontoret ad to omgange fristen med to måneder for at fremsætte bemærkninger: første gang den 21/12/2017 frem til 08/03/2018, anden gang den 08/03/2018 frem til 08/05/2018.

Ansøgeren fremsatte den 08/05/2018 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:

1. Den relevante bevægelse

Mærket kan betegnes som åbnende eller glidende, men også som adskillende, separerende, delende, skubbende eller fjernende. Bevægelsen har således flere forskellige og af hinanden uafhængige betydninger, der vil afhænge af den relevante forbrugers præferencer og konteksten, som varemærket bruges i.

2. De ansøgte varer

Selvom indholdet i det ansøgte mærke i visse tilfælde kan afspejle mulighed for anvendelse af en sensorteknologi, hvor en bestemt kommando kan kommunikeres til et apparat uden brug af knapper eller fjernkontrol, er det ikke ensbetydende med, at mærket alene af den grund mangler særpræg. Egentligt kan sådanne kommandoer ligeledes kommunikeres til et bestemt apparat ved brug af ord, se flg. sektion 3.

3. Følgende varemærker, indeholdende kommandoer til betjening af bestemte apparater, registreret af Kontoret for tilsvarende varer i klasse 9

REG.NR. VAREMÆRKE

• 3 752 871 WAKE UP

• 6 326 921 WE WAKE

• 10 286 251 WAKE UP

• 10 691 582 WakeUp

• 14 793 301 WAKE

• 14 967 012 WAKE UP. GET LOUD.

• 813 543 OpenScreen

• 1 094 853 OPENTV

• 2 995 637 OPENTEL

• 6 541 411 OPENGPS

• 13 023 858 Remote Shutter

• 3 016 383 PLAY ON

• 2 954 329 Play@TV

• 3 547 023 QUICKPLAY

Det faktum, at bevægelsen indeholdt i det ansøgte varemærke kan anvendes i forhold til de relevante varer, kan derfor ikke alene bruges som et tilstrækkeligt afvisningsgrundlag.

4. Kundekredsens opfattelse af mærket

Ved vurdering af et varemærkes særpræg må der ikke anvendes strengere kriterier for bevægelsesmærker end for andre mærker.

Siden november 2017 er to bevægelsesmærker blevet registreret, og fem bevægelsesmærker er blevet accepteret af Kontoret, selvom bevægelsesmærker reelt er et meget nyt fænomen i Kontorets regi. Forbrugerne er netop blevet vant til, at virksomheder finder nye veje til at identificere sig selv på, blandt andet ved brug af interaktive kommunikationsformer og utraditionelle varemærker.

Det ansøgte varemærke er en bevægelse af to hænder, der glider væk fra hinanden, og som kan opfattes på mange forskellige måder. Bevægelsen - isoleret set - giver ingen information om de pågældende varers art, anvendelse, formål eller brancheområde.

Når bevægelsen sammenholdes med de ansøgte varer, nemlig lyd-, visuelle- og audiovisuelle apparater, vil en række forbrugere, der er bekendte med ansøgers ikoniske produkter, forbinde bevægelsen med frontlågens åbning i Bang & Olufsens BeoSound 3000 afspiller eller åbning af Bang & Olufsens BeoSound 3200 afspiller.

Derudover er det oplagt at forbinde bevægelsen med åbning af scenegardiner, når en forestilling starter, eftersom brugere af de ansøgte varer også vil forvente at blive underholdt af de respektive produkter fra ansøger. Ligeledes giver bevægelsen associationer til en ny start og/eller udvidelse af ens (oplevelses)horisont. Alle disse associationer er særdeles særprægede for lyd-, visuelle- og audiovisuelle apparater. Uanset hvilken betydning den enkelte forbruger måtte anvende i sin fortolkning af bevægelsen, vil denne opleves som noget personligt og vil invitere forbrugeren til at gentage oplevelsen, det vil sige, den vil indikere brandet og virksomhed bag bevægelsen og de relevante produkter.

Det er således ansøgerens overbevisning, at den relevante kundekreds vil betragte bevægelsen som et varemærke for ansøgers/Bang & Olufsens produkter. Det gøres derfor gældende, at det ansøgte mærker i hvert fald besidder et minimum af fornødent særpræg

I henhold til artikel 94 i EU-varemærkeforordningen skal Kontoret træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Ansøger bad afslutningsvis i sine bemærkninger af 08/05/2018 om yderligere lejlighed til at udtale sig i tilfælde af, at Kontoret måtte have yderligere bemærkninger.

Eftersom Kontoret allerede ad to omgange har forlænget fristen med to måneder – med i alt fire måneder - for at fremkomme med bemærkninger samt ud fra den betragtning, at ansøger allerede har fremlagt mulige synspunkter og argumenter for det fornødne særpræg for og dermed registrering af det ansøgte bevægelsesmærke, ser Kontoret det ikke for fornødent at give yderligere en – tredje – fristforlængelse.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har Kontoret besluttet at opretholde indvendingen.

1. Den relevante bevægelse

Ansøgers bemærkninger

Mærket kan betegnes som åbnende eller glidende, men også som adskillende, separerende, delende, skubbende eller fjernende. Bevægelsen har således flere forskellige og af hinanden uafhængige betydninger, der vil afhænge af den relevante forbrugers præferencer og konteksten, som varemærket bruges i.

Kontorets kommentarer

Kontoret er enig i ansøgers beskrivelse af mærket som åbnende, alternativt glidende. Eftersom mærket skal vurderes i henhold til de ansøgte varer, som er:

Klasse 9 Højtalere; højttalerinstallationer; tv-skærmapparater; fjernsynsmodtagere [fjernsynsapparater]; projektorer; multimedieprojektorer; projektorer til hjemmebiografer; apparater til transmission af lyd, data eller billeder; audiovisuelle apparater.

er det Kontorets opfattelse, at mærket af de relevante forbrugere vil blive opfattet som en instruktion til anvendelse/betjening/aktivering af de varer, der er ansøgt registrering for, i form af f.eks. at åbne en panelfront eller en skærm. Som anført i Kontorets meddelelse om begrundelse for afslag er denne anvendelse baseret på sensorteknologi, hvorved der anvendes gestus og fagter til aktivering af funktioner ved de ansøgte varer i modsætning til fysisk aktivering af knapper eller brug af fjernkontrol.

2. De ansøgte varer

Ansøgers bemærkninger

Selvom indholdet i det ansøgte mærke i visse tilfælde kan afspejle mulighed for anvendelse af en sensorteknologi, hvor en bestemt kommando kan kommunikeres til et apparat uden brug af knapper eller fjernkontrol, er det ikke ensbetydende med, at mærket alene af den grund mangler særpræg. Egentligt kan sådanne kommandoer ligeledes kommunikeres til et bestemt apparat ved brug af ord, se flg. sektion 3.

Kontorets kommentarer

Kontoret har taget til efterretning, at ansøger medgiver, at det ansøgte mærke kan afspejle muligheden for anvendelse af sensorteknologi uden brug af knapper eller fjernkontrol.

Kontoret deler endvidere ansøgers opfattelse af, at alternativt til sensorteknologi eksisterer muligheden for - ja endvidere en pågående udvikling af - stemmeaktiveringsteknologi.

Søgetjenesten Google har eksempelvis bragt sig på banen indenfor udvikling af såvel sensorteknologi som stemmeaktiveringsteknologi til brug for betjening af f.eks. smartwatches og computere, se følgende resultater af internetsøgning i forbindelse med sensor- og stemmeaktiveringsteknologi:

https://atap.google.com/soli/

https://www.techrepublic.com/article/how-googles-gesture-control-technology-could-revolutionize-the-way-we-use-devices/

https://verbit.ai/heres-how-to-beat-googles-speech-recognition-technology/

3. Følgende varemærker, indeholdende kommandoer til betjening af bestemte apparater, registreret af Kontoret for tilsvarende varer i klasse 9

Ansøgers bemærkninger

REG.NR. VAREMÆRKE

• 3 752 871 WAKE UP

• 6 326 921 WE WAKE

• 10 286 251 WAKE UP

• 10 691 582 WakeUp

• 14 793 301 WAKE

• 14 967 012 WAKE UP. GET LOUD.

• 813 543 OpenScreen

• 1 094 853 OPENTV

• 2 995 637 OPENTEL

• 6 541 411 OPENGPS

• 13 023 858 Remote Shutter

• 3 016 383 PLAY ON

• 2 954 329 Play@TV

• 3 547 023 QUICKPLAY

Det faktum, at bevægelsen indeholdt i det ansøgte varemærke kan anvendes i forhold til de relevante varer, kan derfor ikke alene bruges som et tilstrækkeligt afvisningsgrundlag.

Kontorets kommentarer

Indledningsvis skal det anføres, at EU-varemærkeansøgning nr. 13 023 858 - Remote Shutter - blev delvist afvist af Kontoret for alle varer i Klasse 9, som kunne være udstyret med et kamera samt det dertil hørende software samt øvrige tilbehør.

Derudover, hvad angår ansøgerens argumentation om, at EUIPO tidligere har godkendt registreringer, som indeholdt kommandoer til betjeninger af apparater, skal det blot påpeges, at afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke ifølge fast retspraksis træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse". Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som EU-varemærke, skal således udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af EU's retsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's tidligere afgørelsespraksis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; og 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Desuden er det klart, at markedet, forbrugernes opfattelse samt endvidere Kontorets praksis vil have ændret sig i denne periode. Domstolen er også opmærksom på denne udvikling indenfor markedet og af praksis og har fastslået, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

4. Kundekredsens opfattelse af mærket

Ansøgers bemærkninger

Ved vurdering af et varemærkes særpræg, må der ikke anvendes strengere kriterier for bevægelsesmærker end for andre mærker.

Siden november 2017 er to bevægelsesmærker blevet registreret, og fem bevægelsesmærker er blevet accepteret af Kontoret, selvom bevægelsesmærker reelt er et meget nyt fænomen i Kontorets regi. Forbrugerne er netop blevet vant til, at virksomheder finder nye veje til at identificere sig selv på, blandt andet ved brug af interaktive kommunikationsformer og utraditionelle varemærker.

Kontorets kommentarer

Kontoret deler ansøgers betragtninger om, at ved vurdering af et varemærkes særpræg, må der ikke anvendes strengere kriterier for bevægelsesmærker end for andre mærker.

Det skal dog også bemærkes i den forbindelse, at selv om det er de samme kriterier for bedømmelse af et varemærkes særpræg, der finder anvendelse på alle varemærkekategorier, kan det i forbindelse med anvendelsen af disse kriterier tydeligt vise sig, at opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme for alle varemærkekategorier, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at visse kategorier af varemærker har særpræg (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

De i artikel 7, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen omhandlede varemærker er navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds "ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ" (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dette er navnlig tilfældet med hensyn til tegn, der er almindeligt anvendt i markedsføringen af de pågældende varer og tjenesteydelser (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Eftersom ansøger ikke har identificeret de af Kontoret to registrerede/fem accepterede bevægelsesmærker, har Kontoret ikke mulighed for at kommentere de pågældende varemærkeansøgninger. For god ordens skyld skal det oplyses, at der siden 1. oktober 2017, hvor gennemførelsesforordningen¹ til EU-varemærkeforordningen² trådte i kraft, er modtaget ca. 28 ansøgninger i kategorien bevægelsesmærke. Derudover er de registrerede/accepterede varemærkeansøgninger nødvendigvis heller ikke sammenlignelige med den foreliggende ansøgning.

Ansøgers bemærkninger

Ansøger gør endvidere gældende, at varemærket/bevægelsen - isoleret set - ikke giver nogen information om de pågældende varers art, anvendelse, formål eller brancheområde. Samtidig anfører ansøger, at forbrugere, der er bekendte med ansøgers produkter, vil forbinde bevægelsen med åbning af en frontlåge i visse af ansøgers produkter. Afslutningsvis konkluderer ansøger, at uanset hvilken betydning den enkelte forbruger måtte anvende i sin fortolkning af bevægelsen, vil denne opleves som noget personligt og vil invitere forbrugeren til at gentage oplevelsen, det vil sige, den vil indikere brandet og virksomhed bag bevægelsen og de relevante produkter.

Kontorets kommentarer

Kontoret fastholder stadig sin opfattelse af, at den relevante kundekreds med det foreliggende bevægelsesmærke ikke vil opfatte dette som en angivelse af varernes oprindelse, men snarere som en fremhævelse af positive og avancerede aspekter ved de pågældende varer, i og med at disse kan aktiveres eller betjenes ved hjælp af simple fagter og bevægelser med hænderne som led i den såkaldte sensorteknologi. Endvidere er Kontoret af den opfattelse, at bevægelsen – også – tager sit udgangspunkt i tegnsprog og forbrugere med kendskab hertil i betydningen ’åbne’ eller ’lukke op for’. Dette kan endvidere også bekræftes af følgende resultat på en generel internetsøgning af termen ‘to open up in sign language’ (’åbne’ på tegnsprog):

https://www.google.com/search?source=hp&ei=QelEW__YCefjsAexjpjwCw&q=to+open+up+in+sign+language&oq=to+open+up+in+sign+language&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1.1540.8132.0.8486.30.29.1.0.0.0.158.2814.15j12.27.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.28.2812...0j33i22i29i30k1j33i21k1.0.NCHhVjAD0eg

Derfor fastholder Kontoret sin opfattelse af, at det ansøgte mærke ikke er i stand til at udføre den grundlæggende rolle som et varemærke at gøre det muligt for den relevante offentlighed at huske det og skelne ansøgerens varer fra dem med en anden kommerciel oprindelse.

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EU-varemærke nr. 17 280 215 for samtlige varer, der er omfattet af ansøgningen, nemlig:

Klasse 9 Højtalere; højttalerinstallationer; tv-skærmapparater; fjernsynsmodtagere [fjernsynsapparater]; projektorer; multimedieprojektorer; projektorer til hjemmebiografer; apparater til transmission af lyd, data eller billeder; audiovisuelle apparater.

I overensstemmelse med artikel 67 i EU-varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 68 i EU-varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Kontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.

Finn PEDERSEN