OPOSICIÓN Nº B 3 029 348 

Impex Europa, S.L., Avda. de Pontevedra, 39, 36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra), España (oponente), representado por Eurokonzern, C/ Marceliano Santa María 9-bajo, 28036 Madrid, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Mylva, S.A., Vía Augusta, 48, 6º 2ª, 08006 Barcelona, España (solicitante), representado por Sugrañes Patentes y Marcas, Calle de Provenza, 304, 08008 Barcelona, España (representante profesional).

El 19/03/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

1.	La oposición nº B 3 029 348 se estima para todos los productos impugnados.

 

2.	La solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 283 011 se deniega en su totalidad.

 

3.	El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

  

MOTIVOS:

 

Con fecha 25/01/2018, la parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 283 011  (marca figurativa). La oposición está basada en los registros de marcas españolas nº 1 811 776, “KOL-RAT” y nº 2 082 266, “RAT-KOL”, y el registro de marca portuguesa nº 299 382, “KOL-RAT”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE.

 

PRUEBA DEL USO

 

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

 

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

 

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas españolas en que se basa la oposición.

 

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de dichas marcas se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada. 

 

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 02/10/2017. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que, entre otras, las marcas españolas en las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en España, y la marca portuguesa en Portugal, del 02/10/2012 al 01/10/2017 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

ES nº 1 811 776

Clase 5:   Raticida.

ES nº 2 082 266

Clase 5:   Productos para la eliminación de animales dañinos.

PT nº 299 382

Clase 5:   Raticidas.

 

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

 

El 03/06/2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 08/08/2020. La parte oponente presentó pruebas el 22/06/2020 (dentro del plazo establecido).

 

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

 

 Facturas de ventas de productos a clientes en distintas provincias de España (La Coruña, Cáceres, Castellón), Portugal y Marruecos fechadas entre 2012 y 2017 (una factura por año en las emitidas a clientes españoles). En ellas aparece especificado el producto como “Kol-Rat pellet”.

 Extracto de un catálogo de promociones de Navidad, correspondiente al año 2012, en el que se anuncia el producto “Kol-Rat pellet”, que se describe como un “raticida en bandejas porta cebos”.

 Factura emitida al oponente, con fecha 26/06/2015, por la maquetación e impresión de 8.000 unidades de un catálogo de productos.

 Extractos de catálogos de productos del oponente del año 2015 y 2017-18, en los que aparece el raticida comercializado bajo la marca “KOL-RAT”, junto con fotografías y detalles del mismo.

 Etiquetas del producto que, según el oponente, están destinadas a los productos vendidos en Marruecos. Las indicaciones sobre el producto aparecen en francés, pero se indica explícitamente que el producto ha sido fabricado en España por el oponente. La marca “KOL-RAT” aparece en un lugar destacado de la etiqueta.

 Certificado en portugués, con fecha 05/04/2017, relativo a la inscripción de “KOL-RAT” como producto fitofarmacéutico.

 Una ficha en portugués, fechada el 28/12/2016, que contiene detalles sobre seguridad en relación con el uso del producto “KOL-RAT”.

 Etiqueta del producto en la que se aprecia la marca “KOL-RAT” e indicaciones en portugués.

 Documento en el que se contienen las indicaciones que, según el oponente, están destinadas a las cajas del producto, en las que aparece claramente la marca “KOL-RAT” y la indicación del producto como “raticida en pellet”.

 Documento interno en el que se menciona una campaña realizada en 2017 sobre el raticida “KOL-RAT” que ha tenido 3.283 receptores.

 Fotografía de una caja del producto (raticida en pellet) “KOL-RAT” con detalles en español.

 Autorización de inscripción del producto “KOL-RAT” en el registro español de biocidas fechado en noviembre de 2016.

 Fotografía de un envase del producto “KOL-RAT”.

Por razones de economía procesal, el análisis de la prueba de uso se analizará en primer lugar en relación con la marca anterior española nº 1 811 776, y únicamente se procederá con las demás marcas en caso de resultar necesario. 

A pesar de los argumentos esgrimidos por el solicitante en relación con el formato de presentación de la prueba de uso y la falta de explicaciones sobre la misma, la División de Oposición considera que dicha prueba cumple los requisitos mínimos para poder ser entendida y proceder a su análisis.

El solicitante argumenta que no todos los elementos probatorios indican un uso efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance, naturaleza y uso para los productos para los que se ha registrado la marca anterior.

 

El argumento del solicitante se basa en una apreciación individual de cada elemento probatorio en relación con todos los factores pertinentes. Sin embargo, a la hora de apreciar el uso efectivo, la División de Oposición debe considerar la prueba en su totalidad. Incluso aunque determinados elementos probatorios no permitan probar, por sí mismos, algunos de los factores pertinentes, la combinación de todos los factores en el conjunto total de los elementos probatorios puede indicar un uso efectivo.

Algunos de los documentos aportados demuestran que, entre otros, el lugar de uso es España. Así se deduce de las facturas emitidas a clientes en el territorio español, los extractos de catálogos y las fotografías de envases de los productos, en los que las indicaciones sobre los mismos aparecen en español. Cuando tales indicaciones aparecen en francés, se indica explícitamente que el lugar de fabricación de los productos es España y que el fabricante de los mismos es el oponente, a pesar de que se destinen a ventas en Marruecos. En este sentido, debe recordarse que el uso de una marca solo con fines de exportación también tiene la consideración de uso a efectos del artículo 18, apartado 1, del RMUE.

Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

 

Aunque algunas de las pruebas aportadas no están fechadas, las fechas que aparecen en otras como las facturas, los catálogos o la autorización de registro del producto muestran uso dentro del periodo relevante.

 

Por otro lado, las facturas aportadas ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso. Es cierto, como señala el solicitante, que las facturas emitidas por ventas en España no son especialmente numerosas y que los importes no son elevados. Sin embargo, el hecho de que se haya enviado una factura por año, indica claramente que se ha enviado a título de ejemplo, lo que permite deducir que ha habido más ventas dentro de cada uno de esos años. Además, demuestran uso a lo largo de todo el periodo pertinente y no sólo durante una parte del mismo. Por otro lado, algunas de las facturas emitidas por ventas a clientes fuera de España (por ejemplo, una de las facturas emitidas a nombre de un cliente en Casablanca), muestra importes relevantes referidos a ventas de productos bajo la marca “KOL-RAT”. Como se ha señalado anteriormente, el uso a efectos de exportación tiene igualmente la consideración de uso dentro del territorio relevante.

Debe recordarse que la apreciación de la prueba de uso implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de ventas de productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de tal marca y viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). En este caso, las ventas realizadas a lo largo de todo el periodo relevante, y no solo una parte de éste, compensan el hecho de que los volúmenes no son especialmente elevados.

 

Por otro lado, las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función y tal como fue registrada, en relación con los productos para los que ha sido registrada, raticidas. La marca “KOL-RAT” aparece de forma destacada en las fotografías de envases de productos y aunque existen variaciones de color o tipografía, estas no alteran el carácter distintivo de la marca tal y como fue registrada.

 

A la vista de lo expuesto, la División de Oposición concluye que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, la prueba considerada en su totalidad sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia, para los productos para los que está registrada.

 

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

 

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca española nº 1 811 776, para la que se ha analizado la prueba de uso.

 

a) Los productos

 

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 5: Raticida.

Los productos impugnados son los siguientes:

 

Clase 5: Desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.

Clase 21: Trampa para insectos; Dispositivo para la atracción y destrucción de insectos.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados en la clase 5

Los productos para la destrucción de animales dañinos impugnados abarcan, como categoría más amplia, los raticidas de la parte oponente. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex oficio la amplia categoría de los impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la marca anterior.

Los desinfectantes; fungicidas; herbicidas son similares en alto grado al raticida de la marca anterior, ya que todos ellos tienen una misma finalidad (eliminar elementos dañinos o perjudiciales), se dirigen a un mismo público a través de los mismos canales de distribución y pueden coincidir en su origen comercial.

Productos impugnados en la clase 21

Los productos impugnados en la clase 21, trampa para insectos; dispositivo para la atracción y destrucción de insectos, son básicamente artilugios que sirven para atrapar y eliminar animales, concretamente insectos. Por otro lado, los raticidas de la marca anterior son productos dirigidos a acabar con animales roedores, ratas y ratones. Se trata de productos con la misma finalidad (eliminar un animal molesto) y se dirigen al mismo público consumidor. Además, coinciden en los canales de distribución, ya que se ofrecen en los mismos establecimientos. Por lo tanto, se trata de productos similares.

b) Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

 

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares en diferentes grados están dirigidos al público en general y a un público profesional.

 

El grado de atención oscilará de medio (por ejemplo, para las trampas de insectos) a alto (por ejemplo, para los fungicidas o herbicidas, ya que se trata de productos venenosos), en función del uso y especificidad del producto en cuestión.

c) Los signos

 

KOL-RAT
Marca anterior	Marca impugnada

 

El territorio de referencia es España.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Ambas marcas contienen dos elementos denominativos, unidos por un guion en la marca anterior y situados en dos líneas en la marca impugnada, que considerados en sí mismos, no tienen significado alguno para el público de referencia. Sin embargo, como bien señada el solicitante, el término “RAT”, a la vista de los productos que protegen las marcas, será fácilmente asociado por los consumidores con un animal roedor, rata o ratón. Este significado viene reforzado por la representación de dicho animal dentro de la letra “O” de la marca impugnada. Estos elementos son escasamente distintivos en relación con los productos relevantes. Tampoco la estilización de la marca impugnada es particularmente distintiva, ya que tiene una función puramente ornamental.

La División de Oposición no considera probable que los consumidores asocien el elemento “KO” a la expresión inglesa “knock out” utilizada en el ámbito del boxeo. El hecho de que las letras aparezcan sin estar separadas por un punto (“K.O.”) y que los productos estén muy alejados de dicho ámbito hace poco probable esa posibilidad, al menos en lo que se refiere a la mayoría del público pertinente. Por lo tanto, los elementos más distintivos en las marcas son “KOL” y “KO”, que no tienen significado alguno para el público relevante.

La marca impugnada no tiene ningún elemento que pueda considerarse dominante (visualmente más llamativo).

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

En relación con las particularidades gráficas de la marca impugnada (representación gráfica de un roedor, tipografía y colores), debe tenerse en cuenta que, cuando los signos están formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

 

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras “KO**RAT” y difieren en la letra “L” y el guion de la marca anterior, y en los elementos gráficos de la marca impugnada, con escasa distintividad y/o menor impacto en los consumidores.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

 

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “KO*RAT”, presentes de forma idéntica en ambos signos. Contrariamente a lo señalado por el solicitante, ante la ausencia de un punto separando las dos letras, la gran mayoría del público tenderá a pronunciar las letras “KO” de la marca impugnada como una única sílaba y no como letras por separado (“KA-O”). La pronunciación difiere únicamente en el sonido de la letra “L” de la marca anterior que, por su posición, será escasamente perceptible y no altera la similitud en el ritmo y entonación a la hora de pronunciar las marcas.

 

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Ambas se asociarán a un animal roedor, si bien dicho elemento tiene un escaso carácter distintivo para los productos relevantes. De ahí que se consideran similares conceptualmente únicamente en bajo grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

d) Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

 

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento escasamente distintivo en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

 

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

 

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente caso, los productos han sido considerados idénticos o similares en distintos grados y se dirigen al público en general y a un público profesional, cuyo grado de atención oscilará de medio a alto.

Los signos son similares visual y oralmente en los distintos grados señalados más arriba y también presentan similitudes conceptuales, si bien en menor medida. Aunque la coincidencia en el elemento “RAT” tiene un menor peso al tratarse de un elemento con escaso carácter distintivo, el otro elemento denominativo de las marcas “KOL” y “KO” sólo se diferencia en una letra situada al final del mismo, lo que hace que pase más desapercibida para los consumidores. El resto de las diferencias se limitan a elementos gráficos con menor distintividad (la representación del animal, tipografía y colores) y con un impacto menor en los consumidores.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En consecuencia, la División de Oposición considera que las diferencias entre los signos no son suficientes para neutralizar las semejanzas existentes entre ellos, incluso en los casos en que los consumidores prestarán un mayor grado de atención.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público. Por lo tanto, la oposición está fundada sobre la base del registro de marca española nº 1 811 776. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

 

Puesto que la marca anterior española nº 1 811 776 conduce a que prospere la oposición y a la denegación de la marca impugnada para todos los productos contra los que iba dirigida la oposición, no es necesario examinar los demás derechos anteriores invocados por la parte oponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). Por lo tanto, no es necesario pronunciarse sobre el uso de las demás marcas ni sobre los argumentos del solicitante sobre la sustanciación de la marca portuguesa nº 299 382.

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Loreto URRACA LUQUE

Begoña URIARTE VALIENTE

Fernando AZCONA DELGADO

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).