OPPOSIZIONE N. B 3 025 320

Illva Saronno S.p.A., Via Archimede, 243, 21047, Saronno (VA), Italia (opponente), rappresentata da Fiammenghi - Fiammenghi S.r.l., Via delle Quattro Fontane, 31, 00184, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Società Semplice Borgo Isolabella, Regione Caffi 3, 14050 Loazzolo (AT) Italia (richiedente), rappresentata da Studio Legale Sena e Tarchini, Corso Venezia 2, 20121 Milano, Italia e Gallo & Partners S.r.l., Via Rezzonico, 6, 35131 Padova, Italia (rappresentanti professionali).

Il 24/02/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 025 320 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 292 012 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 292 012 per il marchio denominativo ‘Isolabella della Croce’. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale che designa l’Unione europea n. 1 002 089 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione marchio internazionale che designa l’Unione europea n. 1 002 089.

La data di priorità della domanda contestata è il 06/04/2017. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 06/04/2012 al 05/04/2017 compresi.

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

Il 28/11/2018, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 2, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 03/02/2019 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. Tale termine è stato successivamente prorogato su richiesta dell’opponente fino al 09/04/2019. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 09/04/2019 (entro il termine).

Poiché l’opponente ha richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati commerciali contenuti nel materiale probatorio, la Divisione d’Opposizione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono, in particolare, le seguenti:

 Allegato 30: catalogo prodotti dell’opponente (non datato) in italiano in cui figura rappresentazione del marchio anteriore come segue

in relazione a un tipo di liquore (‘SAMBUCA’). In questo documento appaiono inoltre informazioni sul prodotto in questione, come per esempio la descrizione, la gradazione alcolica e il codice dello stesso (‘122S’). Tale codice è riportato anche sulle fatture.

 Allegati 31-36: 43 fatture emesse dall’opponente tra il 10/05/2012 e il 17/10/2017 a clienti ubicati in Italia, Croazia, Paesi Bassi e Slovenia. Tali fatture sono tutte datate nel periodo rilevante indicato in precedenza, ad eccezione di quattro che recano una data posteriore a tale periodo, ma sempre compresa nell’anno di riferimento 2017. Esse contengono inter alia il nome, la ragione sociale e la sede dell’opponente, nonché riferimenti al marchio anteriore identificato tramite la descrizione (‘SAMBUCA 40°’) o il corrispondente codice articolo (‘122S’). Tali fatture attestano la vendita di decine di casse del prodotto/articolo in questione per importi nell’ordine di centinaia o, nella maggior parte dei casi, migliaia di euro.

 Allegato 37: volantini pubblicitari relativi a promozioni per ‘ISOLABELLA sambuca’ pubblicati vari supermercati olandesi datati settembre/ottobre 2018 e novembre/dicembre 2018. Il marchio appare rappresentato come sopra, nel catalogo di cui all’allegato 30.

 Allegato 38: volantini pubblicitari relativi a promozioni per ‘ISOLABELLA sambuca’ del supermercato olandese ‘NIX 18’ pubblicati nel dicembre 2014 e dicembre 2015.

 Allegato 39: conto economico totale brand ‘ISOLABELLA’ Italia ed export per gli anni 2012-2017

 Allegati 40 e 43: conto economico totale brand ‘SAMBUCA ISOLABELLA’ per l’Italia e export relativo agli anni 2012-2017. Tali tabelle, prodotte dall’opponente stesso, evidenziano le vendite in termini di volume e di ricavi, che solo per il marchio in questione ammontano in totale a decine di migliaia di prodotti e centinaia di migliaia di euro in relazione a ciascuno degli anni in questione.

 Allegato 46: Materiale promozionale in olandese (non datato) consistente in una brochure informativa in cui appare il marchio anteriore in, tra l’altro, volantini di offerte in supermercati e in pacchi regalo nel magazine specializzato www.drinksonly.nl.

Luogo e tempo dell'uso

Le fatture, i volantini pubblicitari e l’ulteriore materiale promozionale dimostrano che il luogo in cui l'uso è avvenuto è l’Unione europea. Tale circostanza può essere dedotta dalia lingua in cui sono redatti i documenti (italiano e olandese), dalla valuta menzionata nelle fatture ('euro') e dagli indirizzi contenuti nelle stesse. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove, in particolare la quasi totalità delle fatture e alcuni volantini pubblicitari recano una data che rientra nel periodo di riferimento.

Nella fattispecie, sebbene alcuni documenti non siano datati (per esempio il catalogo), una buona parte delle prove - in particolare, quasi tutte le fatture - coprono in modo uniforme il periodo rilevante. A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che ciascuna singola prova dell’uso dimostri specificamente tutti i quattro fattori rilevanti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE. Occorre, invece, che l’insieme di queste indicazioni emerga in modo chiaro dal complesso delle prove prodotte, alla luce della loro valutazione globale e della loro messa a confronto reciproca (08/11/2007, T-169/06, Charlott France entre Luxe et Tradition, EU:T:2007:337, § 47).

Nel caso del catalogo di cui all’allegato 30 e del materiale promozionale di cui all’allegato 46, contenenti immagini di prodotti, la natura e lo scopo di questi documenti non è solo di indicare l’arco temporale in cui i prodotti stessi sono stati offerti in vendita, bensì anche di descrivere e raffigurare i prodotti in relazione al marchio in esame. Pertanto, laddove tali documenti non contengano riferimenti temporali, essi assumono una rilevanza probatoria quando considerati in relazione con altri documenti recanti una data certa. Nel caso di specie, dall’analisi complessiva dei documenti prodotti, in particolare dalle fatture di vendita, emerge che vi sono sufficienti indicazioni riguardo al periodo rilevante.

Per quanto riguarda poi il materiale probatorio attestante un uso del marchio successivo al periodo di riferimento, per esempio parte delle fatture e dei volantini pubblicitari (allegato 37), la Divisione d’Opposizione rileva che esso costituisce una prova indiretta del fatto che il marchio è stato effettivamente utilizzato durante il periodo di riferimento. Infatti circostanze successive al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di valutare meglio la portata dell’uso del marchio anteriore durante tale periodo, nonché le reali intenzioni del titolare del marchio in quel momento (27/01/2004, C 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso in esame, il materiale probatorio relativo all’uso effettuato successivamente al periodo di riferimento conferma l’uso del marchio dell’opponente durante tale periodo. Ciò è dovuto al fatto che l’uso attestato da tali documenti si riferisce ad un periodo di tempo adiacente al periodo di riferimento e consente di valutare meglio la portata dell’uso del marchio anteriore durante tale periodo.

Estensione dell'uso

I documenti presentati, in particolare le fatture e i volantini pubblicitari esaminati in congiunto con gli estratti di conto economici forniti dall’opponente forniscono alla Divisione d'Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull'ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell'uso.

Riguardo all’estensione dell’uso, devono essere tenuti in debito conto tutti i fatti e le circostanze rilevanti, compresi la natura dei prodotti o servizi pertinenti e le caratteristiche del mercato interessato cosi come l’estensione territoriale, il volume commerciale, la durata e la frequenza dell’uso.

La valutazione dell’uso effettivo implica una certa interdipendenza fra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Parimenti, l’ambito territoriale dell’uso è solamente uno dei numerosi fattori da tenere in considerazione, di talché un ambito territoriale limitato può essere compensato da un volume o una durata dell’uso maggiormente significativi.

Sebbene l’importo complessivo indicato nelle fatture non sia particolarmente ingente ritenuto conto della natura dei prodotti offerti, dalla numerazione progressiva delle fatture è possibile desumere che i 43 esemplari forniti costituiscano solamente un campione delle fatture emesse dalla richiedente nel corso dell’attività economica inerente al periodo rilevante. Ciò detto, le fatture mostrano un’operatività continua sul mercato per tutto l’arco del periodo di riferimento e attestano un’indubbia attività commerciale da parte dell’opponente che è poi corroborata dagli estratti conto economico.

Di conseguenza, la divisione d’Opposizione considera che l’opponente ha fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore e attestino un utilizzazione del medesimo allo scopo di creare o mantenere quote di mercato.

Uso del marchio come registrato

Nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE (in precedenza regola 22, paragrafo 3, REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), l’espressione «natura dell’utilizzazione» comprende la prova dell’uso del segno conformemente alla sua funzione, dell’uso del marchio nella forma in cui è stato registrato, o di una sua variante in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, e del suo uso per i prodotti e i servizi per i quali è registrato.

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, comma 2, lettera a), RMUE, si considera come «uso» ai sensi del paragrafo 1 l’utilizzazione del marchio dell’Unione europea in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare. Qualora si debba valutare l’uso di una registrazione anteriore ai fini dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, è possibile applicare in via analogica l’articolo 18 per verificare se, dal punto di vista della natura dell’utilizzazione, l’uso del segno costituisce o meno un uso effettivo e serio del marchio anteriore.

Nel presente caso, la lettura congiunta di tutte le prove allegate e, in particolare, del catalogo, dei volantini pubblicitari e del materiale promozionale dimostra chiaramente che il marchio anteriore figurativo è stato utilizzato nella sua variante grafica riprodotta qui di seguito

Le differenze nel colore dell’etichetta e nella stilizzazione del marchio hanno una valenza meramente decorativa e non alterano il carattere distintivo del marchio. Parimenti la sostituzione del termine ‘MILANO’ con la dicitura ‘ITALIA’ non ha una influenza determinante, per la posizione defilata che occupa e poiché si tratta di elementi atti a descrivere, inter alia, il luogo in cui ha sede la società dell’opponente o in cui sono prodotti i beni.

Alla luce di quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dimostrino l’uso del segno nella forma in cui esso è stato registrato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), RMUE.

Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

Tuttavia, le prove presentate dall’opponente non dimostrano un uso effettivo e serio del marchio in relazione a tutti i prodotti da esso coperti.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, RMUE, se il marchio dell’Unione europea anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Nel presente caso le prove addotte dall’opponente dimostrano l’uso effettivo e serio del marchio in relazione ai seguenti prodotti:

Classe 33: liquori.

Di conseguenza, nell’esame dell’opposizione la divisione d’Opposizione prenderà in considerazione unicamente i prodotti summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio internazionale n. 1 002 089 che designa l’Unione europea.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione, e per i quali l’uso è stato provato, sono i seguenti:

Classe 33: Liquori.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vino; grappa.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti contestati vino; grappa e i liquori dell’opponente sono almeno simili. Essi hanno la stessa natura e uno scopo simile. Tali prodotti possono, altresì, coincidere in canali de distribuzione e pubblico rilevante e sono anche in competizione tra loro (inter multis 16/10/2019, R 1543/2018-1, THE KING OF SOHO (fig.) / SOHO § 75; 26/02/2018, R 520/2017-4, GYO (fig.) / GIO § 58).

L’opinione del richiedente che i prodotti de quibus sono radicalmente diversi e quindi non interferenti non può quindi essere accolta. Le precedenti decisioni dell’Ufficio citate dal richiedente a sostegno della propria tesi non sono rilevanti: per esempio nel caso della decisione del 19/03/2019 sull’opposizione B 3 022 988 il contesto normativo applicabile è differente essendo l’opposizione basata su una Denominazione di Origine Protetta e sull’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013. Per quanto riguarda poi la decisione del 24 maggio 2019 sull’opposizione B 3 045 484 essa riguarda prodotti assai diversi da quelli comparati in questa sede e quindi non può trovare applicazione nel caso in specie.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere almeno simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

	Isolabella della Croce
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il richiedente argomenta che la coesistenza tra il segno contestato e una registrazione italiana depositata nell’anno 2003 contenente espressione ‘Isolabella della Croce’ coadiuvata da un uso intenso di quest’ultima sul mercato italiano proverebbero una coesistenza tra i marchi in conflitto e quindi l’infondatezza del rischio di confusione.

La Divisione d’Opposizione rileva che anche qualora detta coesistenza fosse provata, essa sarebbe limitata al territorio italiano. Tuttavia il marchio anteriore è un marchio che ha una protezione che si estende in tutta l’Unione europea. Anche qualora la coesistenza allegata dal richiedente fosse quindi dimostrata, l’Ufficio sarebbe tenuto comunque a analizzare il rischio di confusione in relazione alla parte di pubblico rilevante al fuori dei confini italiani. Per ragioni di economia processuale, la Divisione d’Opposizione reputa quindi opportuno incentrare immediatamente la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla, ad esempio, la lingua inglese.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo che consiste nella rappresentazione di una bottiglia, che appare piena e sigillata, sulla cui etichetta appare la dicitura ‘ISOLABELLA’ in caratteri maiuscoli standard di color bianco. Tale dicitura non ha significato alcuno per il pubblico in questione ed è quindi distintiva. Al di sotto della stessa, si trova il termine ‘SAMBUCA’ riprodotto in caratteri più piccoli e sottili. Esso indica un liquore all’anice di origine italiano e non è quindi distintivo. Sul collo della bottiglia appare ugualmente riprodotta la dicitura ‘ISOLABELLA’ insieme a degli elementi figurativi che ricordano la rappresentazione stilizzata di erbe e/o fiori. Detti elementi possono essere intesi come un riferimento agli ingredienti o materie prime della bevanda e sono quindi privi di carattere distintivo. La rappresentazione della bottiglia non si discosta dalla forma ordinaria di cui sono solitamente dotate le bottiglie con cui sono commercializzati la stragrande maggioranza dei prodotti in questione. Si ritiene pertanto che detto elemento non verrà pertanto percepito come distintivo dal pubblico di riferimento. Analogo discorso vale per la carta che avvolge il collo della bottiglia che d’ora in avanti non verrà più menzionata. Nella parte inferiore della stessa appaiono inoltre, in dimensioni assai ridotte, l’elemento ‘MILANO’ e una bandiera italiana. Tali elementi descrivono la provenienza geografica dei prodotti in questione e sono privi pertanto di carattere distintivo.

Il marchio impugnato è un marchio denominativo composto dagli elementi, ‘Isolabella’, ‘della’ e ‘Croce’. Essi sono distintivi poiché privi di significato per il pubblico in questione.

Nel marchio anteriore le parole ‘ISOLABELLA’ e ‘SAMBUCA’, insieme alla rappresentazione della bottiglia sono dominanti in quanto dotate di maggiore impatto visivo.

I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nella parola ‘ISOLABELLA’, che appare all’inizio del segno impugnato e ricorre inoltre per due volte nel marchio anteriore (al centro dell’etichetta e sul collo della bottiglia). Tuttavia, i segni differiscono nei termini addizionali ‘DELLA CROCE’ del segno impugnato e nel termine ‘SAMBUCA’, nella bottiglia, nella dicitura ‘MILANO’, nella bandiera e negli ulteriori elementi figurativi del marchio anteriore. Si deve però tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi del marchio anteriore sono non-distintivi.

Pertanto, i segni sono visualmente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘ISOLABELLA’ poste al principio del segno impugnato e co-dominanti nel marchio anteriore. La pronuncia differisce nel suono delle lettere ‘DELLA CROCE’ del segno impugnato e ‘SAMBUCA’ e ‘MILANO’ del marchio anteriore. Questi ultimi due elementi non sono pero distintivi e inoltre, date le loro dimensioni ridotte, non verranno probabilmente pronunciati dal pubblico rilevante

Di conseguenza, i segni sono, da un punto di vista fonetico, molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato nel complesso. Benché tanto gli elementi denominativi ‘SAMBUCA’ e ‘MILANO’ come gli elementi figurativi del marchio anteriore evochino dei concetti, ciò non è sufficiente per stabilire una differenza concettuale, in quanto tali elementi sono non distintivi e non possono indicare l’origine commerciale. L’attenzione del pubblico di riferimento sarà attirata dagli elementi verbali aggiuntivi di fantasia di entrambi i marchi, che non hanno un significato. Poiché non è possibile un confronto concettuale, l’aspetto concettuale non ha effetti sulla valutazione della somiglianza dei segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale , nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nella Classe 33 coperti dai marchi in disputa sono stati considerati essere almeno simili. Essi sono diretti al grande pubblico il quale nel presente caso presterà un grado di attenzione medio. La distintività del marchio anteriore è normale.

I marchi sono visualmente simili in grado medio e foneticamente molto simili mentre l'aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. In particolare, l’elemento co-dominante e maggiormente distintivo del marchio anteriore è interamente incluso nel segno impugnato e per di più nella sua parte iniziale, che, per regola generale, è quella a cui il consumatore attribuisce maggiore importanza. Inoltre gli elementi aggiuntivi del marchio anteriore causeranno un impatto limitato sui consumatori per i motivi sopra menzionati.

Si ritiene pertanto che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Infine va tenuto a mente che i prodotti in questione sono bevande e, dal momento che queste sono spesso ordinate in stabilimenti rumorosi (per es., in bar o discoteche), la somiglianza fonetica tra i segni è particolarmente significativa (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Il Tribunale ha sostenuto che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T‑40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T‑332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione, che nel caso in specie è assai pronunciata. Tali considerazioni intervengono allorché si constata un rischio di confusione.

Nelle sue osservazioni, il richiedente sostiene di essere titolare di una registrazione di marchio italiana figurativa contenente la dicitura ‘Isolabella della Croce’. Tale privativa, depositata nel 2003, sarebbe stata ampiamente utilizzata fino alla sua scadenza e oltre, come marchio di fatto. A supporto dell’uso il richiedente allega inter alia una cospicua quantità di fatture relative agli anni 2007-2018 e fotografie di bottiglie ed etichette. La coesistenza di tale marchio italiano con il marchio anteriore dell’opponente confermerebbe a detta del richiedente l’infondatezza dell’opposizione.

Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio dell’Unione europea abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

La Divisione d’Opposizione osserva in primo luogo come il marchio impugnato e il marchio italiano registrato (e poi scaduto) del richiedente non siano identici trattandosi rispettivamente di un marchio denominativo e del seguente marchio figurativo

Già per questo motivo l’allegata coesistenza non può essere quindi validamente eccepita, né tantomeno è ipotizzabile una sorta di ‘convalidazione’ del marchio UE contestato in virtù della supposta convalidazione del marchio italiano ai sensi dell’ articolo 28 c.p.i., come eccepito dal richiedente.

Inoltre la Divisione d’Opposizione rileva che la coesistenza di cui sopra deve essere provata in relazione al territorio per cui marchio anteriore è protetto vale a dire in tutta l’Unione europea. Orbene le prove depositate dal richiedente, per quanto copiose, si riferiscono nella stragrande maggioranza dei casi al mercato italiano e non sono quindi suscettibili di dimostrare la coesistenza dei marchi in conflitto in tutto il mercato UE, ovvero il fatto che i consumatori in tutta l’Unione sono abituati a vedere i marchi in conflitto senza confonderli.

Pertanto la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

Parimenti va respinta l’acquiescenza allegata dal richiedente alla luce della sua registrazione di marchio italiana, che peraltro, diversamente da quella depositata in questa sede, era, come visto, figurativa. Nel procedimento di opposizione, infatti, diversamente dal procedimento di nullità, non è previsto il principio della «tolleranza» e le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell’articolo 61 RMUE, in virtù del quale il titolare del marchio dell’Unione europea può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l’uso del marchio dell’Unione europea per più di cinque anni.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio internazionale n. 1 002 089 che designa l’Unione europea deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Poiché il diritto anteriore di cui sopra porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI

Riccardo RAPONI

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.