Recusa de um pedido de registo de marca da União Europeia

(artigo 7.º e artigo 42.º, n.º 2 do Regulamento sobre a marca comunitária (RMUE)

Alicante, 21/02/2018

CALÇADO TRÓPICO, LDA trading as TRÓPICO

Rua das Pedreiras, nº 492

Zona Industrial de São Caetano

P-4405-805 Vilar do Paraíso - VNG

PORTUGAL

N.º do pedido:	017301516
Sua referência:	A-2017-65-TROPICO
Marca:	FLEX SOLE SYSTEM
Tipo de marca:	Marca nominativa
Requerente:	CALÇADO TRÓPICO, LDA trading as TRÓPICO Rua das Pedreiras, nº 492 Zona Industrial de São Caetano P-4405-805 Vilar do Paraíso - VNG PORTUGAL

Em 18/10/2017, o Instituto notificou V. Exas. sobre a existência de motivos absolutos de recusa do pedido de marca apresentado, ‘FLEX SOLE SYSTEM’, de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 7.º, n.º 2, do RMUE, pelas razões referidas na carta em anexo.

O requerente apresentou as suas observações em 07/12/2017, onde se expõem os seguintes argumentos:

A marca registanda não é descritiva e possui a necessária eficácia distintiva. A ligação entre os produtos designados e o significado do sinal não é suficientemente estreita, até porque o requerente não pretende vender solas. O público relevante não é apenas o público que fala inglês. O Instituto já concedeu várias marcas semelhantes, contendo os elementos ‘FLEX’ e/ou ‘SYSTEM’, pelo que deveria manter a mesma prática e conceder o pedido em apreço. Por fim, o requerente dispõe-se a limitar a lista de produtos, de forma a designar apenas ‘calçado; calçado de senhora’.

Nos termos do artigo 75.º do RMUE, o Instituto poderá ditar uma decisão unicamente com base em motivos a respeito dos quais o requerente tenha podido pronunciar-se.

Considerado o teor das observações do requerente e avaliado o seu conteúdo, o Instituto decide manter as objeções notificadas.

Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do RMUE, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

Decorre da jurisprudência que cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do RMUE é independente dos outros e exige uma análise separada. Além disso, há que interpretar os referidos motivos de recusa à luz do interesse geral que está na base de cada um deles. O interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

«Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do [RMUE] são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público‑alvo, para designar seja diretamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; itálico nosso).

O requerente alega que o sinal em apreço é distintivo e ainda que não contém informação óbvia e direta sobre as características essenciais dos produtos em causa na classe 25. Contudo, não foi indicada fundamentação ou prova que possa refutar as conclusões expostas pelo Instituto na sua notificação de 18/10/2017.

Conforme claramente indicado na referida notificação, o público relevante em relação ao qual deve ser apreciado o motivo absoluto de recusa é o consumidor na União Europeia que fala inglês, que entenderá a expressão ‘FLEX SOLE SYSTEM’ consoante o seu significado natural nessa língua: ‘sistema de sola flexível’.

O Instituto forneceu prova adequada e objetiva do significado destes termos na sua notificação.

Sublinha-se que é legalmente irrelevante para o presente exame que parte do público-alvo na União Europeia não domine o inglês e, portanto, não entenda o significado do sinal. Conforme postula o n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, “o nº 1 (do art. 7º do RMUE) é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da União”. Neste caso, a parte relevante da União é o público que fala inglês, pois o sinal tem um significado obviamente descritivo em inglês.

Como tal, é legítimo concluir que a marca ‘FLEX SOLE SYSTEM’, no seu todo, informa imediatamente os consumidores, sem necessidade de reflexão, de que os produtos para os quais é pedido o registo na classe 25 consistem em solas que incorporam algum tipo de sistema flexível, assim como de calçado que utiliza/incorpora as referidas solas (que incorporam algum tipo de sistema flexível).

Como resulta óbvio do acima enunciado, uma limitação do pedido para designar apenas ‘calçado e/ou calçado de senhora’ não pode evitar a presente recusa, pois o calçado já está incluído nela, conforme claramente indicado na notificação do Instituto de 18/10/2017. Conforme indicado pelo próprio requerente nas suas observações, a marca indica que o calçado em questão terá “integrada uma nova sola conforto”. Ora, é justamente este o sentido descritivo do sinal, motivo pelo qual o mesmo não pode ser registado, tanto em relação a solas, como em relação a calçado.

Por conseguinte, a marca consiste numa expressão que contém informação óbvia e direta sobre a espécie, a qualidade e a finalidade dos produtos em questão.

Tal informação sobre as características dos produtos em questão constitui o nexo direto, estreito e descritivo que justifica a recusa ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

O Instituto sublinha que para que um pedido seja recusado nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c) do RMC, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efetivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins.

Portanto, um pedido de registo de marca deve ser objeto de uma recusa, em aplicação da supra-referida disposição, se, pelo menos um dos seus significados potenciais designar uma característica essencial dos produtos em causa.

Cumpre salientar que para chegar a estas conclusões, o Instituto pode basear o seu exame em factos resultantes da experiência prática geralmente adquirida da comercialização de produtos/serviços, factos esses que são suscetíveis de ser conhecidos por qualquer pessoa e são, designadamente, conhecidos pelos consumidores desses produtos/serviços. Em tais casos, o Instituto não é obrigado a dar exemplos de tal experiência prática ou demonstrar que o sinal é efetivamente usado de forma descritiva no mercado.

Portanto, o Instituto baseou o seu exame em factos resultantes da referida experiência prática para alegar que os consumidores terão a perceção da marca requerida como um sinal comum e meramente informativo, e não como a marca de um titular em particular. Na medida em que o requerente invoca o carácter distintivo da marca pedida, não obstante o exame do Instituto baseado na experiência acima referida, é a ele que compete fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca pedida é dotada de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, dado que o requerente está em melhores condições de o fazer devido ao seu conhecimento profundo do mercado (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Considerando o acima exposto, o Instituto conclui que o sinal em questão é claramente descritivo e, consequentemente, abrangido pela proibição definida na alínea c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, em relação aos produtos designados.

Outrossim, o facto de o sinal em apreço ser composto por palavras que informam o público acerca de características próprias dos produtos em questão permite concluir que a marca ‘FLEX SOLE SYSTEM’, considerada no seu todo, é desprovida de carácter distintivo para designar os referidos produtos (na aceção da alínea b) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE).

Relativamente ao argumento do requerente apoiado em decisões anteriores do Instituto (EUIPO) que admitem o registo de marcas semelhantes, decorre da jurisprudência que «as decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária … resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário». Por conseguinte, a viabilidade do registo de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciada exclusivamente com base no RMUE, tal como é interpretado pelo órgão jurisdicional comunitário, e não com base numa prática decisória anterior do Instituto (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 e 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

É ainda de sublinhar que, conforme «decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual não pode ser invocada, em benefício próprio, uma ilegalidade cometida em benefício de outrem» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Considerando os argumentos supracitados, e em conformidade com as alíneas b) e c) do artigo 7.º, n.º 1, e com o artigo 7.º, n.º 2, do RMUE, o Instituto procede à recusa do pedido de marca da União Europeia n.º 17 301 516 ‘FLEX SOLE SYSTEM’ relativamente a todos os produtos designados.

Em conformidade com o disposto no artigo 67.º do RMUE, tem o direito de recorrer desta decisão. Nos termos do artigo 68.º do RMUE, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O ato de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. Devendo igualmente ser apresentadas por escrito as alegações com os fundamentos do recurso no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 720 EUR.

Gueorgui IVANOV