Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/04/2018

LUNATI & MAZZONI S.R.L. Via Carlo Pisacane, 36 I-20129 Milano ITALIA

Fascicolo nº:	017312711
Vostro riferimento:	12622MCM2719
Marchio:	NEW FACES
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	NEW FACES & STARS S.r.L. Via Spadari, 3 I-20123 MILANO ITALIA

In data 30/10/2017 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 22/12/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio consiste in un abbinamento di due parole che conferiscono un grado di carattere distintivo sufficiente nel suo insieme. Anche se i due termini che compongono il segno possono far parte di espressioni proprie del linguaggio comune e presumibilmente correlata con l’elenco dei prodotti e servizi, il loro accostamento non costituisce un’espressione nota nella lingua inglese che designi tali prodotti e servizi o che presenti le loro caratteristiche essenziali.

2. L’Ufficio ha registrato un elevato numero di marchi denominativi che contengono il termine “FACE”. Secondo la giurisprudenza è ammessa la registrazione dei marchi cosiddetti suggestivi.

3. I prodotti e servizi della domanda in oggetto sono destinati ad un pubblico professionale, quali agenzie di moda e dello spettacolo, fotomodelle e fotomodelli, la cui consapevolezza è elevata. È assolutamente evidente che il segno “NEW FACES” non è un modo abituale per indicare alcun prodotto o servizio o le sue caratteristiche essenziali nel linguaggio comune. Ciò comporta che il pubblico di riferimento percepirà il marchio come distintivo e la non ammissione alla registrazione comporterebbe la mancata inadempienza circa l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, b) e c) del RMUE.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno “NEW FACES” rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti richiesti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86).

Il segno in esame è sostanzialmente composto da due termini “”NEW” e “FACES”, rintracciabili in dizionari di uso comune, che l’Ufficio ha provveduto ad esaminare.

In base alle definizioni date (v. lettera allegata), è evidente che si tratta di vocaboli del tutto correnti, che danno origine ad un sintagma traducibile in italiano come “volti nuovi”. La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Lungi dall’essere una percezione soggettiva, l’Ufficio si è limitato a riportare i significati dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura, nel suo insieme, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento, senza che ciò comporti nessun particolare sforzo interpretativo e senza la necessità di intraprendere complicati processi mentali.

Ciò premesso e contrariamente d quanto affermato dal richiedente, se applicata ai servizi quali fornitura di modelle per pubblicità; fornitura di modelle/i per scopi pubblicitari (classe 35); Servizi di agenzie di modelli per artisti; Intrattenimento sotto forma di sfilate di moda (classe 41), la dicitura “NEW FACES” non fa altro che informare direttamente i consumatori del fatto che sono servizi che hanno come oggetto volti nuovi/dei nuovi arrivati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Ufficio ritiene del tutto ragionevole pensare che la dicitura “NEW FACES”, se applicata ai servizi di pubblicità; Gestione commerciale di modelle; Servizi di agenzie di modelli; Servizi di agenzie per la prenotazione di modelle; Organizzazione di sfilate di moda per scopi commerciali; Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda; Agenzie di modelle per artisti; Agenzie di modelle per artisti (gestione di agenzie di modelle per artisti); Servizi d'istruzione in materia di modelli; ecc., non faccia che definire concretamente quale sia l’oggetto, il modo come sono resi e la destinazione dei servizi in questione. Se una compagnia è alla ricerca di agenzie di modelle/i per condurre una nuova campagna pubblicitaria, Il termine "volti nuovi" è costantemente presente nei siti web di agenzie di modelle/i. Anche se non tutti i siti di agenzia li hanno una buona maggioranza lo fa. Come suggerisce il nome, “nuovi volti” significa modelli maschili e femminili che sono stati appena scoperti da quella particolare agenzia. In generale, un modello elencato sotto la nuova divisione di facce di un'agenzia ha poca o nessuna esperienza. In alcuni casi potrebbe includere un modello con esperienza precedente, ma nel complesso è più strettamente associato a un principiante. Ogni agenzia si occupa della loro nuova divisione di facce secondo metodi interni all’agenzia stessa. Il tutto sarà con tutta probabilità un richiamo promozionale importante, che il consumatore di riferimento saprà tenere in debita considerazione. Pertanto il segno in questione è descrittivo dei servizi poiché indica in maniera diretta ed inconfutabile l’oggetto, il modo in cui sono resi e la destinazione dei servizi obiettati. Quindi ad avviso dell’Ufficio e contrariamente a quanto affermato dal richiedente, il segno in esame non è né evocativo né tantomeno suggestivo, il marchio designa in modo chiaro e diretto l’oggetto e la destinazione dei servizi in oggetto.

Perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE,

non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

L’Ufficio ritiene di avere motivato sufficientemente le ragioni secondo le quali la dicitura “NEW FACES” sarebbe descrittiva dei servizi richiesti.

Va inoltre ricordato che

qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T‑118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 27‑28].

(19/05/2010, T‑464/08, ‘SUPERLEGGERA’, ECLI:EU:T:2010:212, § 49).

Per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui I prodotti e servizi della domanda in oggetto sono destinati ad un pubblico professionale, quali agenzie di moda e dello spettacolo, fotomodelle e fotomodelli, la cui consapevolezza è elevata. L’Ufficio non condivide la visione del richiedente. Infatti pur ammesso e non concesso che i servizi obiettati fossero destinati esclusivamente ad un pubblico spazializzato, proprio in virtù della profonda conoscenza del mercato, il segno “NEW FACES” sarebbe comunque percepito come un’espressione descrittiva, ossia volti nuovi e quindi tale termine non può essere considerato atto ad identificare l’origine commerciale dei servizi che designa e, di conseguenza, non è in grado di assolvere la funzione essenziale del marchio (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2009, T-424/07, “Optimum”, punto 26).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 1 e 2 sono da rigettare.

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

In particolare, l’Ufficio sottolinea che i marchi elencati dal richiedente contengono solo il termine “FACE” o “FACES” quindi a questo proposito va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame, sia perché non coincidono interamente gli elementi verbali, sia perché i segni indicati dal richiedente si riferiscono a servizi parzialmente differenti da quelli nel caso di specie.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ecco che gli argomenti del richiedente esposti nel punto 3 sono anch’essi da rigettare

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 312 711 è respinta per i seguenti servizi:

Classe 35 Gestione commerciale di modelle; Servizi di agenzie di modelli; Agenzie di collocamento per modelle; Fornitura di modelle/i per pubblicità; Fornitura di modelli/e per scopi promozionali; Agenzie di modelli/e per promozione delle vendite; Servizi di agenzie di modelli/e in materia di promozione delle vendite; Servizi di dimostrazione di prodotti in vetrine da parte di modelli; Servizi d'agenzie di modelle/i in materia di pubblicità; Servizi di agenzie di modelli/e per promozione vendite; Servizi d'agenzie di modelle/i per scopi pubblicitari; Servizi di agenzie per la prenotazione di modelle; Organizzazione di sfilate di moda per scopi commerciali; Promozione della vendita di prodotti di moda attraverso articoli promozionali in riviste; Servizi di vendita al dettaglio di accessori moda; Pubblicità; Gestione di affari commerciali; Amministrazione commerciale; Lavori di ufficio; Affitto di spazio pubblicitario su qualsiasi media di comunicazione; Agenzie di pubblicità; Decorazione di vetrine; Diffusione di annunci pubblicitari; Diffusione [distribuzione] di campioni; Dimostrazione pratica di prodotti; Direzione professionale delle attivita' artistiche; Distribuzione di materiale pubblicitario [volantini, prospetti, stampati, campioni]; Layout per scopi pubblicitari; Locazione di spazi pubblicitari; Marketing; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Organizzazione di sfilate di moda a fini promozionali; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Produzione di spot pubblicitari; Progetti [assistenza nella direzione degli affari]; Promozione delle vendite per i terzi; Pubblicazione di testi pubblicitari; Pubblicità on-line su rete informatica; Pubblicità per corrispondenza; Pubblicità per posta; Pubblicità radiofonica; Pubblicità televisiva; Raccolta di dati in uno schedario centrale; Reclutamento di personale; Relazioni pubbliche; Ricerca di sponsor; Ricerche di mercato; Ricerche per affari; Selezione di personale con procedimenti psicotecnici; Servizi di abbonamento ai giornali per i terzi; Servizi di abbonamento ai servizi di telecomunicazione per i terzi; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Uffici di collocamento..

Classe 41 Agenzie di modelle per artisti; Agenzie di modelle per artisti (gestione di agenzie di modelle per artisti); Servizi d'istruzione in materia di modelli; Servizi di agenzie di modelli per artisti; Servizi d'istruzione relativi alla moda; Intrattenimento sotto forma di sfilate di moda; Organizzazione e presentazione di spettacoli di intrattenimento relativi allo stile e alla moda; Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Accademie [educazione]; Affitto di apparecchi e accessori cinematografici; Affitto di arredamenti per spettacoli; Affitto di arredi da teatro; Affitto di registrazioni sonore; Affitto di stazioni radiofoniche e televisive; Allenamento [formazione]; Campi [stages] di addestramento sportivo; Divertimento radiofonico; Divertimento televisivo; Doppiaggio; Educazione religiosa; Esercitazione pratica [dimostrazione]; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Fotografia; Informazioni in materia di divertimento; Informazioni in materia di educazione; Informazioni in materia di ricreazione; Insegnamento della ginnastica; Insegnamento per corrispondenza; Interpretazione del linguaggio gestuale; Montaggio di programmi radiofonici e televisivi; Montaggio di videonastri; Noleggio di apparecchi audio; Noleggio di apparecchi d'illuminazione per set teatrali o studi televisivi; Organizzazione di balli; Organizzazione di competizioni sportive; Organizzazione di concorsi di bellezza; Organizzazione di concorsi [educazione o divertimento]; Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; Organizzazione di lotterie; Organizzazione di sfilate di moda per intrattenimento; Organizzazione di spettacoli [servizi di impresari]; Organizzazione e direzione di concerti; Organizzazione e direzione di conferenze; Organizzazione e direzione di congressi; Organizzazione e direzione di convegni; Organizzazione e direzione di seminari; Organizzazione e direzione di simposi; Organizzazione e gestione di laboratori di formazione; Orientamento professionale; Pianificazione di ricevimenti [divertimento]; Prenotazione di posti per spettacoli; Produzione di musica; Produzione di spettacoli; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazioni tramite computer; Rappresentazione di spettacoli; Rappresentazioni teatrali; Redazione di sceneggiature; Redazione di testi [eccetto quelli pubblicitari]; Registrazione di films su videonastri; Reportage fotografici; Riqualificazione professionale; Sale da musica; Scuole materne [educazione]; Servizi di biglietteria [divertimento]; Servizi di club del benessere [salute e fitness]; Servizi di clubs [divertimento o educazione]; Servizi di cronisti; Servizi di disc jockey; Servizi di discoteche; Servizi di fornitura di strutture ricreative; Servizi di studio di registrazione; Servizi di traduzione; Servizi per artisti di spettacoli; Servizi scolastici [educazione]; Sottotitolazione; Servizi di studi per cinema.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO