OPOSICIÓN Nº B 3 042 432

Paradores de Turismo de España, S.A., Requena, 3, 28013 Madrid, España (parte oponente), representada por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

The Coryn Group II LLC, 7 Campus Boulevard, PA 19073 Newtown Square, Estados Unidos de América (solicitante), representado por Ingenias, Av. Diagonal 421, 2º, 08008 Barcelona, España (representante profesional).

El 23/10/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 3 042 432 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 326 224 para la marca figurativa , en concreto para todos los servicios en las clases 35 y 43. La oposición está basada en los registros de marcas españolas nº 2 693 778 para la marca figurativa , nº 2 663 518 y nº 2 663 519 para las marcas figurativas . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de las marcas en que se basa la oposición, en concreto de las marcas españolas nº 2 693 778, nº 2 663 518 y nº 2 663 519.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 13/10/2017. La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de las marcas anteriores se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que las marcas en las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en España del 13/10/2012 al 12/10/2017 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de las marcas en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber:

En relación a la marca española nº 2 693 778

Clase 35: Servicios de publicidad.

Clase 43: Servicios hoteleros, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y el hospedaje por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas pensión (casas de labranza para turistas), casas de reposo y casas de convalecencia.

En relación a la marca española nº 2 663 518

Clase 43: Servicios hoteleros, servicios de restauración (alimentación); servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal (campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas pensión (casas de labranza para turistas).

En relación a la marca española nº 2 663 519

Clase 35: Servicios de publicidad y servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Agencias de importación - exportación. Servicios de ventas exclusivas y de representaciones comerciales. Servicios de venta al detalle en comercios. Servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 02/08/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de las marcas anteriores en un plazo que finalizaba el 07/10/2018. La parte oponente solicitó una extensión de dicho plazo hasta 07/12/2018. El 14/12/2018 fuera del plazo establecido el oponente presentó la prueba de uso junto con una solicitud de prosecución del procedimiento, dicha petición fue estimada por la Oficina el 08/01/2019, por consiguiente las consecuencia de la inobservancia del plazo se consideraron como no producidas y las pruebas de uso presentadas fueron admitidas.

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

 Anexo 1: Impresión de la página web www.parador.es con fecha de 14/12/2018 en la que se explica que el programa AMIGOS tienen por objeto premiar a los clientes de “Paradores de Turismo de España”, concediendo puntos a sus miembros por el importe de los servicios que realicen en Paradores. Los puntos son canjeables por estancias gratuitas en Paradores, de acuerdo con las condiciones que se establecen al efecto.

 Anexo 2: Certificado de 13/12/2018 firmado por el Secretario General de Paradores de Turismo de España, acreditando que el club fue creado en abril de 1996 y que en la actualidad cuenta con 980.125 titulares. Que el club Amigos de Paradores lanza continuas ofertas, promociones, campañas especiales e invitaciones a eventos y ferias. Además, el club envía al menos dos boletines electrónicos semanales a sus titulares. También se acredita que el club Amigos está en constante expansión y que desde enero a diciembre 2018 el número de titulares incremento en 63.991.

 Anexo 3: Impresión de pantallas en relación a altas y promociones relacionadas con el programa Amigos de Paradores de 14/12/2018.

 Anexo 4: Ofertas, premios, lanzamientos según el oponente desde 2014 hasta la fecha. Notas de prensa: “Paradores apoya la campaña “Un millón de compromisos por el clima” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” de 05/06/2015; “Paradores lanza su App para realizar reservas vía móvil” de 05/03/2015; “El Parador de Corias elegido Mejor Parador 2015 por los Amigos de Paradores” de 20/01/2016.

El oponente alega en los argumentos del 14/12/2018 que adjuntó al escrito de oposición los Anexos A1, A2, A3, A4 y A5 como documentos acreditativos del uso de la marca. Sin embargo, los únicos documentos adjuntos al escrito de oposición son extractos de la OEPM de las marcas anteriores para probar la existencia y validez de las mismas y observaciones del oponente. Por consiguiente, a efecto de la prueba de uso solo los documentos arriba indicados serán considerados.

Según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y las pruebas consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada. Estos requisitos de la prueba del uso son acumulativos (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43), lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas.

La División de Oposición ve apropiado comenzar la evaluación de las pruebas en relación al factor de la naturaleza del uso.

En el contexto del artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo de acuerdo con su función, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

En el presente caso, el oponente ha presentado material probatorio en relación a servicios consistentes en la administración de programas de incentivos y fidelización de sus propios clientes, para la promoción y venta de los servicios hoteleros objeto de la actividad principal del oponente. Aunque la administración de programas de incentivos y fidelización de clientes servicios están comprendidos en la categoría más amplia de servicios de publicidad cubiertos por las marcas anteriores del oponente nº 2 693 778 y nº 2 663 519, el servicio de publicidad es una actividad llevada a cabo por una agencia de publicidad que organiza y realiza las campañas de publicidad y anuncios de otras empresas, por tanto, como todos los servicios implica que ha de ser proporcionados a terceros. Al mismo tiempo, la administración de programas de incentivos y fidelización de clientes es un servicio que igualmente debe ser proporcionado a otras empresas cuyos productos o servicios están destinados a ser objeto de campañas publicitarias destinadas a los consumidores. El público destinatario de «publicidad o más en concreto de servicios relacionados con programas de incentivos y fidelización de clientes» no es el consumidor final, sino una empresa que trata de promover sus propios bienes o servicios. En otras palabras, anunciar los productos propios del oponente no es un servicio, pero gestionar una agencia publicitaria (diseñar campañas publicitarias para terceros) sí lo es. La promoción y ofertas de los propios productos de una empresa, por tanto, no es un servicio en sí, ya que solo están destinados a incrementar las ventas de su actividad principal. Por consiguiente, el material probatorio presentado por el oponente es insuficiente para probar los servicios de administración de incentivos y fidelización de clientes porque no es más que una actividad accesoria a su actividad principal.

El oponente no ha presentado ninguna prueba de uso para el resto de servicios cubiertos por la marca española nº 2 663 519, a saber servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Agencias de importación - exportación. Servicios de ventas exclusivas y de representaciones comerciales. Servicios de venta al detalle en comercios. Servicios de venta al detalle a través de redes mundiales informáticas.

Con respecto a los servicios de ayuda a la explotación o dirección de empresas comerciales o industriales. Agencias de importación – exportación igualmente comprenden principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones principalmente con el objeto de: (1) contribuir a la elaboración o la gestión de una empresa comercial, o (2) de ayudar en la gestión de la actividad comercial de asuntos o funciones de una empresa industrial o comercial. Estos son servicios auxiliares para la gestión de terceras empresas, por consiguiente por los mismos argumentos esgrimidos arriba la explotación y gestión comercial de la empresa del oponente no es un servicio en sí.

Tampoco el oponente ha presentado material probatorio para demostrar el uso de las marcas anteriores en la clase 43 a saber de servicios hoteleros, servicios de restauración (alimentación); servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal (campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas pensión (casas de labranza para turistas), en relación a la marca española nº 2 663 518 y de servicios hoteleros, servicios de establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y el hospedaje por hoteles, pensiones, campamentos turísticos, hogares turísticos, granjas pensión (casas de labranza para turistas), casas de reposo y casas de convalecencia en relación a la marca española nº 2 693 778. Con respecto a estos servicios se aportan únicamente algunos documentos de ofertas y premios fechados fuera del periodo pertinente. Estos documentos se consideran insuficientes para probar el alcance del uso y que las marcas han sido usadas con el fin de crear o conservar un mercado para tales servicios, de forma que permitan a la División de Oposición excluir el uso simbólico de las mismas. En este contexto, el oponente podía fácilmente haber presentado facturas y otros documentos comerciales en las que se apliquen las ofertas, canjeo de puntos y convalidaciones de incentivos ofrecidos bajo el programa Amigo de Paradores a sus miembros. El artículo 47 del RMUE exige la prueba del uso efectivo de la marca anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (sentencia de 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, §22).

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Como se ha mencionado anteriormente los factores de tiempo, lugar, alcance y naturaleza son acumulativos y las pruebas deben demostrar de forma suficiente tales indicaciones para probar el uso efectivo de las marcas. Por tanto, como los factores de naturaleza y alcance del uso no han sido probados no es necesario evaluar el resto de criterios.

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que las marcas anteriores fueron objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE y del artículo 10, apartado 2, del RDMUE.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Angela DI BLASIO

María del Carmen COBOS PALOMO

Catherine MEDINA

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).