Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 09/03/2018

Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstr. 4 D-80802 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	017353814
Ihr Zeichen:	EW36160NSPSamh
Marke:	efficiency XPERT
Art der Marke:	Word mark
Anmelderin:	Orcan Energy AG Rupert-Mayer-Straße 44 D-81379 München ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 19. Oktober 2017 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) sowie Absatz 2 der Verordnung über die Unionsmarke (UMV). Die Mitteilung über Eintragungshindernisse wurde im beiliegenden Schreiben begründet (Anlage).

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 26. Februar 2018 Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Bezeichnung sei „nicht unmittelbar beschreibend“.

2. Es seien mehrere Gedankenschritte erforderlich, um die Bedeutung der Marke zu ermitteln.

3. Die Marke sei interpretationsbedürftig.

4. Es handele sich um eine unübliche Wortkombination.

5. Die angemeldete Wiedergabe der Marke verfüge über das erforderliche „Minimum an Unterscheidungskraft“, das zur Schutzfähigkeit ausreiche.

6. Abschließend wird eine Eintragung des Zeichens beantragt.

Entscheidung

Gem. Art. 94 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Zulässigkeit des (abschließenden) Antrags auf Eintragung der Marke

Der Antrag auf Eintragung der Markenanmeldung ist im gegenwärtigen Verfahrensstadium unzulässig, da diese nicht ohne vorhergehende Veröffentlichung der Anmeldung gem. Artikel 44 UMV mit Gelegenheit zum Widerspruch (Artikel 46 UMV) erfolgen kann. Er wird vom Amt so interpretiert, dass die Zulassung zur Veröffentlichung der Anmeldung beantragt wird.

(Nunmehr) Verfahrensgegenständliches Dienstleistungsverzeichnis der Klassen 37, 40 und 42 (vgl. Schreiben des Amtes vom 07. März 2018)

37 Installation, Wartung und Reparatur in Bezug auf Kleinkraftwerken, Motoren, Maschinen und Zubehörteilen im Zusammenhang mit der Erzeugung, Umwandlung, Rückgewinnung und Bereitstellung von Strom und mechanischer Energie.

40 Beratung in Bezug auf Kleinkraftwerken, Motoren, Maschinen und Zubehörteilen im Zusammenhang mit der Erzeugung, Umwandlung, Rückgewinnung von Strom und mechanischer Energie; Beratung in Bezug auf Energieerzeugung.

42 Ingenieurdienstleistungen sowie technische Beratung, Entwürfe und Planung in Bezug auf Kleinkraftwerken, Motoren, Maschinen und Zubehörteilen im Zusammenhang mit der Erzeugung, Umwandlung, Rückgewinnung und Bereitstellung von Strom und mechanischer Energie; Beratung in Bezug auf Energieeffizienz und Energieeinsparung; Planung technischer Projekte.

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen sowohl um solche für die tägliche Inanspruchnahme, also für Durchschnittsverbraucher, als auch um solche, die sich an Gewerbetreibende richten, deren Kenntnisse besonders hoch sind. Dementsprechend handelt es sich sowohl um verständige Verbraucher als auch um besonders versierte Fachkreise. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise ist normal bis erhöht, weil die Dienstleistungen vor Inanspruchnahme sorgfältig ausgesucht werden.

Erläuterung des Begriffs der angemeldeten Wortmarke „efficiency XPERT“

Wie bereits in der o. g. Mitteilung ausgeführt, besteht die angemeldete Bezeichnung aus den Bestandteilen „efficiency“ und „XPERT“. Der erste Bestandteil „efficiency“ bedeutet „Effizienz" oder „Leistungsfähigkeit" (Langenscheidt Englisch-Deutsch). Der Begriff „efficiency" stellt eine eindeutig positive Aussage dar, die mit „Nützlichkeit" und somit auch mit „Profit" oder „Vorteil" in Verbindung gebracht wird, vgl. auch Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-0126/12 vom 06. Juni 2013, „Inspired by efficiency“. Bei dem Ausdruck „Xpert“ handelt es sich um eine gängige Falschschreibung des englischen Wortes „expert“, die von den angesprochenen Verbrauchern ohne Weiteres als solche erkannt wird (siehe etwa Entscheidungen vom 13. Mai 2014, R 2335/2013-5, „IDXPERT“, Randnr. 13; vom 21. Mai 2012, R 1775/2011-2, „WireXpert“, Randnr. 20, sowie zuletzt R 1438/2014-4 vom 03. Februar 2015 „CASTXPERT“). „Expert“ beschreibt „one whose special knowledge or skill causes him to be regarded as an authority; a specialist“ zukommt (Oxford English Dictionary Online, Version 2014, www.oed.com ; übersetzt: „Jemand, der aufgrund seiner Fachkenntnisse oder seines Fachkönnens als Autorität erachtet wird; ein Fachmann“). In der Gesamtheit wird die Wortkombination von dem angesprochenen Fachverkehr im Sinne von „Effizienzexperte“ bzw. „Experte im Bereich der Effizienz bzw. der Leistungsfähigkeit“ verstanden.

Bezeichnung der Art

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung ausgeschlossen.

Zum Zwecke der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).

Wie bereits in der o. g. Mitteilung erläutert, macht der Ausdruck in seiner Gesamtheit den Verbrauchern unmittelbar deutlich, dass sämtliche Dienstleistungen der Klassen 37, 40 und 42 sich mit Effizienz befassen oder es selber sind, wie die Anmelderin in Klasse 42 Beratung in Bezug auf Energieeffizienz ausführt. Sämtliche Dienstleistungen werden daher nicht nur von bzw. für Experten auf den jeweiligen Gebieten in den Klassen 37, 40 und 42 angeboten, sondern auch besonders effizient ausgeführt. Damit handelt es sich zudem um eine markenrechtlich nicht zulässige anpreisende Angabe, die nicht monopolisiert werden darf. Es besteht daher ein eindeutiger, markenrechtlich nicht zulässiger Zusammenhang zwischen der Bedeutung der Marke einerseits und den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen andererseits.

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin sind für dieses Verständnis auch nicht mehrere Gedankenschritte erforderlich, sondern die Bedeutung ergibt sich unmittelbar: Erstens sind angesprochene Verkehrskreise auch versierte Fachkreise auf dem Gebiet Energiegewinnung bzw.- verwertung, die die Marke aufgrund ihrer vertieften Kenntnisse unmittelbar im vom Amt dargelegten Sinne auffassen werden. Zweitens verkennt die Anmelderin, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist. Markenrecht ist kein Ratespiel, welche Ware/Dienstleistung sich wohl hinter der Marke verbirgt, sondern Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV ist die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0752/2008-1 vom
23. Oktober 2008, „Buch24“, Rdnr. 16). Im Übrigen legt die Anmelderin selber auf Seite 4 der Stellungnahme zutreffend dar, auf welche Weise die Marke weiterhin beschreibend aufgefasst werden könnte, nämlich etwa „dass die Investition des Empfängers in ein solche Dienstleistung gemessen am Preis-Leistungsverhältnis effizient sein könnte“ oder in Bezug auf einen betriebswirtschaftlichen Effizienzansatz im Unternehmen. Es überrascht, dass die Anmelderin selber Gründe aufführt, die zu einer Zurückweisung der Marke führen bzw. dazu beitragen.

Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Diese Grundsätze gelten auch für Anmeldungen, die aus einer Wortverbindung bestehen. Denn im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist, soweit die neue Bedeutung nicht selbst beschreibend ist. Diese Voraussetzungen liegen im vorliegenden Fall nicht vor.

Selbst wenn jedoch die Bezeichnung eine sprachliche Neuschöpfung darstellen würde, ist zu berücksichtigen, dass im Allgemeinen die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend bleibt (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-363/99 vom 12. Februar 2004, „Postkantoor“, Rdnrn. 99-102). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben.

Die Anmelderin übersieht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. In Bezug auf die Ausführungen, die angemeldete Marke sei nicht „(unmittelbar) beschreibend“, ist zunächst einmal festzustellen, dass der Terminus der sog. „beschreibenden Angabe“ nicht expressis verbis in dieser Rechtsvorschrift genannt ist. Diese markenrechtliche Beurteilung kann jedoch auch dahingestellt bleiben, weil maßgebend ist, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich – wie dargelegt – teilweise um versierte Fachkreise oder um gut informierte Verbraucher handelt, das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist das Vorbringen, das Zeichen sei mehrdeutig, interpretationsbedürftig, könnte auf vielerlei Weise verstanden werden und hätte daher keinen eindeutigen und bestimmten Sinngehalt, nicht erheblich (Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-191/01 P vom 23. Oktober 2003, „DOUBLEMINT“, Rdnr. 32; Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-28/06 vom 06. November 2007, „VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN“, Rdnr. 32).

Im Übrigen ist es Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b) bis e) UMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss der Begriff „efficiency XPERT“ auch anderen Mitbewerbern freistehen, um die o. g. Bedeutungen zu dokumentieren.

Daher besteht der Ausdruck „efficiency XPERT“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der angemeldeten Dienstleistungen dienen können.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Oberbegriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren/Dienstleistungen geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (19/09/2002, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf die Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Ein Nachweis darüber, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung für die aufgeführten Dienstleistungen oder für ihre Merkmale bereits verwendet werden, ist nicht erforderlich (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-64/02 P vom 21. Oktober 2004, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 46; Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-385/08 vom 08. Juli 2010, „Darstellung eines Hundes“, Rdnr. 34).

Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin zur Erlangung der Schutzfähigkeit durch ein „Minimum an Unterscheidungskraft“ ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 31. Mai 2007, „1 A Gesund“). Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteile des Gerichtshofes in der Rechtssache C-104/01 vom 06. Mai 2003, „Libertel“, Rdnr. 59, sowie o. g. Urteil, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, Rdnr. 45 und Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-405/04 vom 23. Oktober 2007, „Caipi“, Rdnr. 63). Da dem Anmeldezeichen keine Unterscheidungskraft zukommt, bedarf es im Übrigen nicht der Erörterung, ob ein geringes Maß an Unterscheidungskraft ausreichen könnte (19.9.2002, C-104/00, „Companyline“, EU:C:2002:506, § 20; 30.4.2015, T-707/13, „Be happy“, EU:T:2015:252, § 47; 11.6.2009, T-78/08, „Pinzette“, EU:T:2009:199, § 35).

Zu der Auffassung, die angemeldete Bezeichnung sei schutzfähig, weil es sich um eine „unübliche Wortkombination“ handele, ist festzustellen, dass sie dies noch nicht unterscheidungskräftig macht. Vielmehr muss beurteilt werden, ob es sich um eine sprachübliche Zusammensetzung handelt oder ob bei der Zusammensetzung ein überraschendes Element hinzukommt (o. g. Urteil „Postkantoor“, Rdnr. 100). Im vorliegenden Fall wurden lediglich zwei verständliche Wörter zusammengefügt. Besonderheiten über eine sprachregelwidrige Bildung bestehen somit nicht. Die Wortverbindung hat keinen diffusen, sondern behält ihren ursprünglichen Bedeutungsinhalt, der sich ohne weiteres Nachdenken ergibt.

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt. Diese Beurteilung wird zusätzlich dadurch gestützt, dass sich der nur eine angemessene Aufmerksamkeit aufbringende Durchschnittsverbraucher, wenn ihn das Zeichen nicht sofort auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinweist, sondern ihm lediglich eine rein werbende und abstrakte Aussage vermittelt, nicht die Zeit nehmen wird, über die verschiedenen möglichen Funktionen des Zeichens nachzudenken oder es als eine Marke wahrzunehmen.

Die angemeldete Marke ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) UMV nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vor, nämlich in den Teilen, in denen Englisch gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c), Absatz 2 sowie Artikel 42 UMV wird hiermit die Marke für die angemeldeten Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Peter QUAY