OPPOSIZIONE N. B 3 026 989

Davide Milan, Via San Mattia, 15, 35100, Padova, Italia (opponente), rappresentato da Società Italiana Brevetti S.p.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121, Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Luciano Quarta, Via Lovanio 10, 20121 – Milano, Italia – Giovanni Stefano Dallera, Via Zuretti, 13, 20125, Milano, Italia (richiedenti).

Il 17/01/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 026 989 è accolta per tutti i servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 355 009 è totalmente respinta.

3. I richiedenti sopportano l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 355 009 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 787 771 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 45: Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e d'individui; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 36: Consulenza tributaria [non contabilità]; pianificazione finanziaria in materia tributaria.

Classe 45: Servizi di consulenza legale; consulenza legale per rispondere a bandi di gare d'appalto; servizi di informazione e consulenza in ambito legale; consulenza legale per investigazioni criminali; consulenza giuridica in ambito fiscale.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Servizi contestati in classe 36

I servizi di consulenza tributaria [non contabilità]; pianificazione finanziaria in materia tributaria del marchio impugnato sono simili ai servizi giuridici nella classe 45 del marchio anteriore. Pur avendo natura e destinazione d’uso diversi, essi tuttavia coincidono nei loro canali di distribuzione e nella loro origine, trattandosi di servizi resi comunemente da, per esempio, studi professionali specializzati tra le altre cose in diritto tributario. Inoltre, questi servizi sono diretti al medesimo pubblico di riferimento.

Servizi contestati in classe 45

I servizi di consulenza legale; consulenza legale per rispondere a bandi di gare d'appalto; servizi di informazione e consulenza in ambito legale; consulenza legale per investigazioni criminali; consulenza giuridica in ambito fiscale del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria dei servizi giuridici del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento “STUDIO” del marchio anteriore in italiano significa, tra le altre cose, ambiente o complesso di ambienti arredato e attrezzato per lo svolgimento di determinate attività professionali: s. legale, notarile, commerciale, o s. di avvocato, di notaio, di commercialista; s. odontoiatrico o dentistico o di dentista; s. di architetto, di ingegnere; un grande s. legale, medico, tecnico, in cui lavorano più legali, medici specialisti, tecnici, ripartendosi gli oneri relativi all’affitto e al mantenimento degli ambienti […], vedasi per la definizione il Vocabolario Treccani, Edizione online.

Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

Il marchio anteriore è composto dalle due parole “Studio Eulex” riprodotte in caratteri neri. Le due lettere iniziali dei termini sono maiuscole, le restanti minuscole. Alla sinistra del termine “Studio” si trova un elemento figurativo composto da un rettangolo di colore giallo attraversato da linee bianche sparse e oblique.

Il segno impugnato è pure composto da elementi sia verbali che figurativi. Alla sinistra del termine “EULEXIA” riprodotto in caratteri maiuscoli di colore nero si trova un elemento formato da due quadrati sovrapposti l’uno sull’altro di colore blu e blu chiaro aventi sul lato inferiore destro rispettivamente una striscia di colore grigio e nero.

Il termine “Studio” del marchio anteriore possiede il significato visto poc’anzi. Ne consegue che per servizi nelle classi 36 e 45 detto termine risulti essere descrittivo, in particolare dell’origine dei servizi, per l’appunto resi da uno studio professionale. Pertanto questo elemento è non distintivo.

Per quanto riguarda gli elementi verbali “Eulex” e “EULEXIA”, essi sono privi di significato in quanto tali. La Divisione d’Opposizione non condivide quanto affermato dai richiedenti nelle loro osservazioni prodotte in data 08/08/2018 circa la riconoscibilità in questi segni di termini quali “EU” e “Lex”, quantomeno da parte della totalità del pubblico rilevante. Al contrario, si ritiene che per lo meno una parte sostanziale del pubblico di lingua italiana non assocerà alcun significato particolare ai termini “Eulex” ed “EULEXIA”, né tantomeno a parti di essi. È su questa parte del pubblico rilevante, che include quella parte di pubblico rilevante assai poco familiare con termini greci o latini, che la Divisione d’Opposizione concentrerà l’esame dell’opposizione.

Per questi consumatori, i due elementi verbali dei segni sono quindi normalmente distintivi.

I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Tuttavia, va tenuto in conto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, per quanto riguarda gli elementi verbali dei segni, gioca un ruolo importante anche il fatto che i consumatori tendano in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, i segni coincidono nella maggioranza delle lettere che compongono il marchio impugnato, ossia “EULEX-“, che peraltro corrispondono alla totalità delle lettere del secondo elemento del marchio anteriore, oltre ad essere le prime cinque lettere del marchio impugnato. Essi differiscono nelle ultime due lettere “-IA” dell’elemento verbale “EULEXIA” del marchio impugnato nonché negli elementi figurativi di entrambi e nell’elemento “STUDIO” del marchio anteriore, che tuttavia non è distintivo.

Di conseguenza, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “EULEX”, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “-IA”, poste alla fine del termine “EULEXIA” del marchio contestato che non hanno controparte nel segno anteriore e nel termine non distintivo “STUDIO” del medesimo marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, i segni si distinguono soltanto per la presenza di un elemento non distintivo nel marchio sul quale si basa l’opposizione. I restanti elementi sono privi di significato. Pertanto, questa differenza non produce alcun impatto e di conseguenza l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I servizi nelle classi 36 e 45 sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti sia al grande pubblico che a soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono simili da un punto di vista fonetico considerando che condividono la quasi totalità delle lettere dei loro elementi verbali normalmente distintivi. Di fatto, solo le ultime due lettere del marchio impugnato differiscono, essendo l’unico elemento verbale distintivo del marchio anteriore “Eulex” interamente riprodotto nell’elemento verbale del segno impugnato “EULEXIA”. Inoltre, possono essere considerati visivamente simili in almeno media misura, considerando la secondarietà degli elementi figurativi aggiuntivi di entrambi i marchi, i quali non presentano caratteri di particolare originalità e la non distintività del termine “Studio” del marchio anteriore.

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La Divisione d’Opposizione ritiene pertanto che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari.

Ciò vale in particolare ma non necessariamente soltanto per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana, la quale non assocerà ai segni alcun significato fatta eccezione per il termine “STUDIO”, il quale è però, in considerazione dei servizi nelle classi 36 e 45, un elemento non distintivo.

Ne consegue che l’opposizione sia adeguatamente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché i richiedenti sono la parte soccombente, devono farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.