OPPOSIZIONE N. B 3 047 739

Pasticceria e Confetteria Sant Ambroeus Milano S.r.l., Corso Giacomo Matteotti 7, 20121 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Studio Legale Bird & Bird, Via Borgogna 8, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Audentes S.r.l., Via Kramer Antonio 33, 20129 Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Mina Lanfranconi & Associati - Milalegal, Via Durini 26, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/03/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 047 739 è accolta per tutti i prodotti e servizi contestati, ossia

Classe 30: Panini imbottiti; panini imbottiti tostati; hamburger in panini; hamburger contenuti in panini.

Classe 43: Servizi di ristorazione; caffè; servizio di snack bar; snack bar; somministrazione cibi, bevande, bevande alcoliche; gastronomia; ristoranti; pub; enoteche; servizio di enoteche; servizi di ristorazione alberghiera.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 398 702 è respinta per tutti i prodotti e servizi contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 398 702 per il marchio figurativo , vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella classe 30 e tutti i servizi compresi nella classe 43. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 1 576 724 per il marchio denominativo “SANT AMBROEUS”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Pane; panini; cheeseburger; dolci; panettone; torte; pasticcini (pasticceria).

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: Panini imbottiti; panini imbottiti tostati; hamburger in panini; hamburger contenuti in panini.

Classe 43: Servizi di ristorazione; caffè; servizio di snack bar; snack bar; somministrazione cibi, bevande, bevande alcoliche; gastronomia; ristoranti; pub; enoteche; servizio di enoteche; servizi di ristorazione alberghiera.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 30

Gli hamburger in panini; hamburger contenuti in panini del marchio impugnato si sovrappongono con i cheeseburger del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

I panini imbottiti; panini imbottiti tostati del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei panini del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

Servizi contestati in classe 43

Servizi di ristorazione; caffè; servizio di snack bar; snack bar; somministrazione cibi, bevande, bevande alcoliche; gastronomia; ristoranti; pub; enoteche; servizio di enoteche; servizi di ristorazione alberghiera contestati sono identici ai servizi di ristorazione (alimentazione) dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i servizi dell’opponente includono o si sovrappongono con i servizi contestati.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

SANT AMBROEUS
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore, denominativo, è formato dai due termini “SANT AMBROEUS”, che almeno una parte del pubblico di riferimento assocerà al nome in dialetto milanese di Sant’Ambrogio, dottore della Chiesa, vescovo e patrono di Milano.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dalle lettere “HAMBROEUS” riprodotte utilizzando caratteri maiuscoli di fantasia, neri nel caso delle lettere “-BROEUS” e dall’interno bianco ma dalla linea di contorno nera nel caso delle lettere “HAM-”. Al di sopra di questo elemento verbale si trova un elemento figurativo formato da sette linee verticali nere dalla lunghezza prima ascendente e poi decrescente. La linea centrale termina in una specie di ricciolo che la richiedente, nelle proprie osservazioni del 29/10/2018, riferisce essere la raffigurazione stilizzata di una coda di maialino che richiama la parola inglese “HAM”, ovvero prosciutto.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, la Divisione di Opposizione ritiene che l’interpretazione datane dalla richiedente sia parziale e non perfettamente aderente alla realtà. Innanzitutto si concorda con l’opponente la quale ritiene che il termine “HAMBROEUS” non verrà suddiviso in due parti, non essendo “HAM” un termine normalmente compreso in lingua italiana. Inoltre, è lecito attendersi che il termine “HAMBROEUS” verrà pure associato al milanese “AMBROEUS”, vista la quasi identità, e quindi al nome maschile che, specie nel Milanese, quasi per definizione corrisponde al nome del santo patrono. Si ritiene poi che necessariamente, per lo meno nella mente di alcuni consumatori, la presenza di detto elemento verbale suggerirà un’associazione rispetto all’elemento figurativo con il simbolo milanese per eccellenza, ovvero il Duomo. Le linee verticali ne richiamano infatti il profilo e le guglie.

In relazione alla veste grafica del marchio impugnato, senza entrare in questioni di buon gusto o della sensibilità del pubblico di riferimento, che nella presente decisione non svolgono alcun ruolo, la Divisione d’Opposizione pure rileva, d’accordo con la richiedente, che non si possa escludere che i consumatori riconoscano nel ricciolo posto sulla linea più lunga la rappresentazione assai stilizzata della coda di un maiale. Di conseguenza, l’elemento grafico del marchio impugnato nel suo insieme può essere percepito, per l’appunto, come una raffigurazione originale del Duomo di Milano sulla cui sommità si trova la coda di un maiale, immagine quantomeno inusuale nel suo insieme che nella presente sede esula da qualsivoglia altro giudizio che non sia quello del diritto dei marchi.

Si ritiene che questo elemento, pur con i suoi connotati di originalità, alluda sia alla possibile origine dei prodotti e servizi, ossia la città di Milano, che ad un ingrediente, ovvero la carne di maiale. Pertanto, questo elemento è da ritenersi quantomeno leggermente sotto la media nella propria distintività. Lo stesso non vale per gli elementi verbali dei segni in questione, i quali sono invece da considerarsi normalmente distintivi, dal momento che solo alludono a Milano attraverso il nome del suo santo patrono.

Contrariamente a quanto asserito dalla richiedente, la Divisione d’Opposizione ritiene poi che il segno contestato non presenti elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. L’elemento figurativo non ha infatti dimensioni tali da mettere in ombra l’elemento verbale “HAMBROEUS”, che verrà percepito di primo acchito dal consumatore di riferimento, e non solo ad un più attento esame, come rivendicato dalla richiedente.

Per quanto concerne il marchio impugnato, si deve poi tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “AMBROEUS” dei termini distintivi “AMBROEUS” e “HAMBROEUS”. Essi differiscono nella prima lettera “H” del termine “HAMBROEUS” del marchio impugnato, nella prima parola “SANT” del marchio anteriore nonché negli elementi figurativi, quantomeno leggermente sotto la media nella propria distintività nel loro insieme, del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “AMBROEUS”, presenti in modo identico in entrambi i segni e facenti parte di elementi normalmente distintivi. La pronuncia differisce soltanto nel suono delle lettere “SANT” del marchio anteriore, dal momento che la lettera “H” del marchio impugnato è muta. Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile da almeno una parte del pubblico di riferimento, i segni sono concettualmente simili in medio grado, nella misura in cui coincidono nel nome, in dialetto milanese, di Ambrogio.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 30 e 43 sono stati riscontrati essere identici. Come esplicitato nella sezione b) della presente decisione, essi sono diretti al grande pubblico il cui grado di attenzione sarà medio.

I segni sono simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Essi condividono l’elemento distintivo “AMBROEUS/HAMBROEUS”, che nonostante la differenza visiva determinata dalla presenza della lettera “H” nel caso del marchio impugnato, sarà pronunciato in maniera identica e associato da almeno una parte del pubblico di riferimento al medesimo concetto, ovvero al nome Ambrogio in milanese. Ciò a maggior ragione data la presenza dell’aggettivo “SANT”, che qualifica per l’appunto “AMBROEUS” come il santo patrono di Milano e necessariamente svolge un ruolo secondario, proprio perché semplice aggettivo, nella caratterizzazione del segno anteriore.

È indubbio che poi per quanto riguarda l’elemento figurativo addizionale del marchio impugnato, esso svolga un ruolo secondario, sia per la sua natura di elemento figurativo, che come visto sopra, in linea di principio ha un impatto minore sul consumatore rispetto all’elemento denominativo, sia per il contenuto semantico che, in virtù di quel che suggerisce, connota l’elemento come meno distintivo della media.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Si deve tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Poiché almeno i prodotti e servizi sono identici e i segni sono mediamente simili sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, la Divisione d’Opposizione non può che concludere che sussista un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi ed aspetti secondari.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 576 724 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Per dovere di completezza si nota infine che la richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, il precedente in particolare richiamato dalla richiedente, ovvero l’opposizione B 2 616 475, riguardava una disputa tra i marchi “SAINT HONORE” e HONOR” limitatamente al territorio francese. Diversamente dal caso in esame, in quel caso è riscontrabile una differenza determinante, ossia la radicale dissomiglianza concettuale tra i marchi, circostanza che nel presente caso è invece assente.

È quindi necessario rigettare anche quest’altro argomento della richiedente in virtù del fatto che il suddetto procedimento non presenta affinità di sorta, se non nella presenza del qualificativo “SAINT”, con il caso ora in esame.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché la richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Andrea VALISA

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.