Weigering van de aanvraag voor een merk van de Europese Unie

(artikel 7 en artikel 42, lid 2 UMV)

Alicante, 11/12/2017

KEESOM & HENDRIKS N.V.

P.B. 85533

2508 CE Den Haag

NEDERLAND

Aanvraagnr.:	017413824
Uw kenmerk:	17/0161
Benaming van het merk:	Skate-Tec
Merksoort:	Woordmerk
Aanvrager:	Yanling SONG Sujiatum District Qingzhou Street 66-1 Shenyang 110108 VOLKSREPUBLIEK CHINA

Het Bureau heeft op 7/11/2017 ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) en c), UMV en artikel 7, lid 2, UMV bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.

De aanvrager heeft op 16/11/2017 zijn opmerkingen ingediend, die als volgt kunnen worden samengevat:

• De term SKATE is beschrijvend maar het is de vraag of de term TEC onderscheidend is dat het vatbaar is voor inschrijving.

• Als de term TEC voor technologie staat valt het nog maar te bezien wat die techniek dan behelst.

• De aanvrager voert aan dat het Benelux bureau het merk SKATE-TEC zonder bezwaar heeft ingeschreven onder nummer 1011762.

• Deposant verzoekt het Bureau de voorlopige weigering met betrekking tot het aangevraagde teken in te trekken en het aangevraagde teken in te schrijven voor alle aangevraagde waren.

Ingevolge artikel 94 UMV is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen de aanvrager verweer heeft kunnen voeren.

Na ruime overweging van de argumenten van de aanvrager, heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven.

Op grond van artikel 7, lid 1, sub c, UMV kunnen ‘merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten’ niet worden ingeschreven.

Het is vaste rechtspraak dat de in artikel 7, lid 1, UMV vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat in aanmerking wordt genomen, moet andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als merk van de Europese Unie streeft artikel 7, lid 1, sub c, UMV een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

‘De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, UMV doelt, zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de verbruiker kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van waren of diensten als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd’ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, UMV kunnen ‘merken die elk onderscheidend vermogen missen’ niet worden ingeschreven.

Het is vaste rechtspraak dat de in artikel 7, lid 1, UMV vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat in aanmerking wordt genomen, moet andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Onder artikel 7, lid 1, sub b, UMV vallen met name die merken die het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop van de betreffende goederen of diensten de aankoopkeuze te herhalen, indien de ervaring positief was, of in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze te maken (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dit is inter alia het geval met tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt (arrest van 15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Aanvraagster verzoekt inschrijving van het teken voor de navolgende waren in klasse 28: “schaatsen; schaatsen (ijs -); Schaatslaarzen waaraan schaatsen bevestigd zijn; schaatsen (inline roller skates)”.

Het relevante publiek bestaat uit het Algemene Engelstalige publiek in verschillende lidstaten van de Europese Unie waar Engels begrepen wordt. Deze consumenten zullen daardoor een normaal aandachtsniveau bezitten.

De aanvrager voert aan de het vast staat dat de term SKATE voor diverse typen schaatsen beschrijvend is. De term TEC zou voor het Bureau de afkorting zijn voor technologie en het valt niet te zien wat die techniek dan zou behelzen in verband met schaatsen. De aanvrager vervolgt te betogen dat de betekenis van de term techniek in de schaatssport in de eerste plaats de planning van de dosering van de inspanningen van de schaatser behelst. Het heeft dus weinig tot niets met de schaats als gereedschap te maken. De aanvrager concludeert dat het in aanmerking komende publiek weet dat de term TEC de techniek van het schaatsen beschrijft en niet de schaats zelf.

De combinatie van de termen SKATE en TEC volgt de gangbare Engelse grammaticale regels. De term TEC staat voor de term ‘technology’ en kan worden voorafgegaan door een werkwoord, een zelfstandig naamwoord of een bijvoegelijk naamwoord, in dit geval SKATE. Het eenvoudigweg combineren van twee woorden met een koppelteken levert niet een kenmerk op dat tegen de regels van de grammatica ingaat of dat op een andere manier opmerkelijk of onderscheidend zou zijn. (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).

Een merk bestaande uit een neologisme of een woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, UMV, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het neologisme of het woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld: dit veronderstelt dat het neologisme of het woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen… (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Het argument dat de term TEC niets te maken heeft met de schaats als gereedschap wordt niet gevolgd door het Bureau. In de schaatssport is technologie of de term technologie niet uitsluitend beperkt tot de inspanningen van de schaatser. De techniek en de technologie wordt wel degelijk ook met het ontwerp van de schaats zelf in verband gebracht. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de Klapschaats die na zorgvuldige technologisch-wetenschappelijke studie en beproeving is ontwikkeld. Deze vinding is het gevolg van een wezenlijke technische verandering van het onwerp van de schaats zelf.

De klapschaats werd in 1980 uitgevonden door Gerrit Jan van Ingen Schenau, destijds verbonden aan de Faculteit voor Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het originele idee van klapschaatsen is echter veel ouder, er is een ontwerp bekend uit 1894 en er is toen octrooi op aangevraagd.

(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Klapschaats )

Er is niets in de aanduiding SKATE-TEC aanwezig dat een mentaal proces bij de consument op gang brengt, dat kan worden opgevat als een kwinkslag of een dubbelzinnige boodschap. Het Bureau stelt dan ook vast dat het begrip SKATE-TEC dient te kunnen worden gebruikt door welke onderneming dan ook om hun waren op de markt te brengen en het is niet geschikt om de aangeboden waren als afkomstig van één onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Dit wordt onderschreven in het volgende arrest: “Het is … irrelevant of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. De formulering van artikel 7, lid 1, sub c, UMV maakt immers geen onderscheid naar de kenmerken waarop kan worden gewezen door de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. In het licht van het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang moet elke onderneming werkelijk ongestoord gebruik kunnen maken van dergelijke tekens of benamingen ter beschrijving van welk kenmerk van haar eigen waren dan ook, ongeacht het commercieel belang”. (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Wat betreft de door de aanvrager aangehaalde nationale beslissing van het Benelux Bureau voor Industriële Eigendom onder nummer 1011762, vloeit uit de rechtspraak voort dat: het merkensysteem van de Europese Unie een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en voorschriften bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook … De vraag of een teken vatbaar is voor inschrijving als merk van de Europese Unie, dient dus enkel te worden beoordeeld op basis van de relevante regeling van de Unie. Dit betekent dat het Bureau, en in voorkomend geval de rechter van de Unie, niet gebonden is aan de beslissing van een lidstaat of zelfs van een derde land waarin hetzelfde teken als nationaal merk is aanvaard. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig Richtlijn 89/104/EEG geharmoniseerde nationale regeling of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is. (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Om de hierboven uiteengezette redenen en ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) en c), UMV en artikel 7, lid 2, UMV wordt de aanvraag van merk van de Europese Unie nr. 17413824 hierbij verworpen voor alle waren.

Uit hoofde van artikel 67 UMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 68 UMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld. Het wordt ingesteld in de procestaal van de bestreden beslissing. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden na diezelfde datum worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald.

Steven STAM

Kennisgeving van de gronden voor weigering van de aanvraag voor een merk van de Europese Unie (artikel 7 en artikel 42, lid 2 UMV)

Alicante, 07/11/2017

KEESOM & HENDRIKS N.V.

P.B. 85533

2508 CE Den Haag

PAÍSES BAJOS

Aanvraagnr.:	017413824
Uw kenmerk:	17/0161
Benaming van het merk:	Skate-Tec
Merksoort:	Woordmerk
Aanvrager:	Yanling SONG Sujiatum District Qingzhou Street 66-1 Shenyang 110108 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Het Bureau heeft uw aanvraag voor een Uniemerk onderzocht om vast te stellen of zij voldoet aan de wettelijke eisen voor inschrijving zoals vastgelegd in artikel 7 UMV.

Het teken

De aanvraag bestaat uit het woordmerk Skate-tec

Rechtsgrond artikel 7, lid 1, onder b) en c), UMV

Het door u aangevraagde teken komt niet voor inschrijving in aanmerking op grond van artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 7, lid 2, UMV, omdat het bepaalde kenmerken beschrijft van de waren waarvoor bescherming wordt gevraagd, en ook omdat het elk onderscheidend vermogen mist.

Beschrijvend karakter

Dit bezwaar is van toepassing op alle waren, te weten:

Klasse 28 Schaatsen; schaatsen (ijs -); Schaatslaarzen waaraan schaatsen bevestigd zijn; schaatsen (inline roller skates).

Het beschrijvende karakter van een teken moet worden beoordeeld uitgaande van de perceptie van de relevante consument en met betrekking tot de waren waarvoor bescherming wordt gevraagd. In onderhavig geval zou het teken voor de gemiddelde Engels-sprekende consument het volgende betekenen: skate technology, in het Nederlands: schaats technologie.

De relevante consumenten zouden het teken bijgevolg waarnemen als een teken dat informatie verschaft over de technische of technologische aard van de schaatsen.

Gebrek aan onderscheidend vermogen

Aangezien het teken een duidelijke beschrijvende betekenis heeft, mist het ook elk onderscheidend vermogen en dient er bijgevolg op grond van artikel 7, lid 1, onder b), UMV bezwaar tegen worden gemaakt, omdat het ongeschikt is voor het vervullen van de wezenlijke functie van een merk, namelijk het onderscheiden van de waren van een onderneming van die van haar concurrenten.

De relevante consument op zoek naar schaatsen met een bepaalde technologische eigenschap zal in de term Skate-tec de gewenste omschrijving vinden. Een dergelijke beschrijvende term dient dan ook vrij te blijven voor onbelemmerd gebruik door welke onderneming dan ook.

Bijgevolg is het teken waarvoor bescherming wordt gevraagd, in zijn geheel beschouwd beschrijvend en mist het elk onderscheidend vermogen met betrekking tot de waren en diensten waartegen op grond van artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 7, lid 2, UMV, bezwaar is gemaakt.

Antwoordtermijn

Tot twee maanden na ontvangst van deze kennisgeving kunt u opmerkingen indienen. Wanneer u geen opmerkingen indient, wordt de aanvraag afgewezen voor alle waren.

Steven STAM