Entscheidung über die originäre Unterscheidungskraft der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7UMV)]

Alicante, 11/01/2019

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP Seilergasse16 A-1010 Wien AUSTRIA

Anmeldenummer:	017425307
Ihr Zeichen:	129241008450799
Marke:	KOMMUNAL KREDIT
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	Kommunalkredit Austria AG Türkenstraße 9 A-1090 Wien AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 02.11.2018 die Anmeldung teilweise unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm nach gewährter Fristverlängerung mit Schreiben vom 14.03.2018 hierzu Stellung.

1. Die Marke verfügt über eine inherente Unterscheidungskraft und ist bereits daher einzutragen.

2. Die langjährige Verwendung im Geschäftsverkehr sowie die intensive und langjährige Vermarktung im deutschsprachigen Raum führen zur Unterscheidungskraft nach Artikel 8 Abs. 3 UMV.

Dies wurde bei Eintragungen des österreichischen Patentamts berücksichtigt.

3. Geltendmachung weiterer Eintragungen sowohl von Wort als auch Bildmarken mit dem Bestandteil „Kommunalkredit“, die ohne Geltendmachung von Verkehrsgeltung eingetragen wurden sowie von Eintragungen, die wegen nachgewiesener Unterscheidungskraft eingetragen wurden.

4. Relevante Verkehrskreise sind nicht wie geltend gemacht die Durchschnittsverbraucher, sondern aktuelle und auch angestrebte Partner der Antragstellerin.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Prüfungsumfang der Entscheidung

Mit Schreiben vom 14.3.2018 machte die Anmelderin geltend, das Zeichen sei jedenfalls aufgrund langjähriger Verwendung und intensiver Vermarktung in wesentlichen Teilen der Union unterscheidungskräftig und gemäß Art. 7 Abs. 3 UMV zu registrieren und reichte entsprechende Unterlagen ein.

Am 13.07.2018 sendet das Amt eine Anfrage mit der Bitte klarzustellen, ob es sich bei dem Antrag um einen

„ob es sich um einen Hauptantrag oder einen Hilfsantrag nach Artikel 2 (2) UMDV handelt.

Im Fall eines Hauptanspruchs wird das Amt eine einzige Entscheidung in Bezug auf die dem Zeichen innenwohnende Unterscheidungskraft und, wenn keine solche festgestellt wurde, in Bezug auf den Anspruch auf durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft treffen.

Im Falle des Hilfsanspruchs trifft das Amt zwei separate Entscheidungen zu verschiedenen Zeitpunkten: Zunächst eine Entscheidung in Bezug auf die innewohnende Unterscheidungskraft der Marke und, wenn diese rechtskräftig geworden ist (und fehlende innewohnende Unterscheidungskraft festgestellt wurde), eine zweite Entscheidung in Bezug auf die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft.

Bitte übermitteln Sie die Angaben innerhalb von 2 Monaten nach Zugang dieses Schreibens. Wenn es sich um einen Hauptantrag handelt, müssen Sie den Nachweis für die erlangt Unterscheidungskraft ebenfalls innerhalb der gesetzten Frist von zwei Monaten einreichen wird kein weiterer Nachweis eingereicht, wird die Prüfung anhand der Aktenlage (unter Berücksichtigung der bereits eingereichten Unterlagen) getroffen.“

Mit Schreiben vom 18.07.2018 teilte die Anmelderin mit, dass der Antrag als Hilfsanspruch nach Artikel 2 Absatz (2) UMDV geltend gemacht wurde.

„Gerne bestätigen wir, dass die Antragstellerin einen Antrag nach Artikel 7 (3) UMV (Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke durch Benutzung des Zeichens) erhoben hat und zwar als Hilfsanspruch nach Artikel 2 (2) UMDV (vgl. auch Punkt 7.3 der Stellungnahme der Antragstellerin vom 14. März 2018), da nach Auffassung der Antragstellerin die angemeldete Marke bereits originär unterscheidungskräftig ist (also der Marke innewohnende Unterscheidungskraft aufweist), jedenfalls aber aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.”

Da es sich entsprechend um einen Hilfsantrag handelt werden die eingereichten Unterlagen zur Benutzung erst in einer weiteren Entscheidung, nachdem rechtskräftig die fehlende innewohnende Unterscheidungskraft der Marke festgestellt wurde.

Beschreibender Charakter

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (Urteil vom 16.09.2004, C‑329/02 P‚ „SAT.1“, Randnummer 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. (Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 31.)

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (Urteil vom 26.11.2003, T‑222/02, „ROBOTUNITS“, Randnummer 34).

Verkehrskreise

Die Anmelderin weist darauf hin, die relevanten Verkehrskreise nicht wie in der Beanstandung dargestellt.

Für die Prüfung der Marke ist jedoch nicht die von der Anmelderin gewünschte Zielgruppe relevant, sondern die, an die sich die angemeldeten Waren und Dienstleistungen richten.

Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie im Hinblick auf das Verständnis, das die maßgebenden Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (Urteil vom 12. Februar 2004, C-363/99, „Postkantoor“, Rdn. 56). Vorliegend richten sich die angemeldeten Dienstleistungen in den Klassen 35, 36 und 42 sowohl den Durchschnittsverbraucher und die Fachkreise und nicht nur an die Fachkreise, wie die Anmelderin geltend macht.

Wie bereits im Beanstandungsbescheid ausgeführt, ist da es sich um eine Marke mit mehreren Bestandteilen (zusammengesetzte Marke) handelt, für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist jedoch nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, nacheinander zu prüfen (Urteil vom 19.09.2001, T‑118/00, „Tablette carrée blanche, tachetée de vert, and vert pâle“, Randnummer 59).

Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ansehen zu können, „genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für das Wort oder die Neuschöpfung festgestellt werden“ (Urteil vom 12.01.2005, verbundene Rechtssachen T‑367/02, T‑368/02 und T‑369/02, „SnTEM“, Randnummer 31).

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV], es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht: dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht …(Vgl. Urteil vom 12.01.2005, verbundene Rechtssachen T‑367/02, T‑368/02 und T‑369/02, „SnTEM“, Randnummer 32.)

Beide Begriffe sind lexikalisch erfasst und auch in ihrer Kombination geht die Gesamtbedeutung nicht über die Summe der einzelnen Bestandteile hinaus. Damit handelt es sich weder um eine Neuschöpfung noch um eine fantasievolle Wortkreation.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. (Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 32.)

Wie bereits in der Beanstandung dargelegt, ist der Begriff in Bezug auf die beanstandeten Dienstleistungen Begriff beschreibend, weil es sich um solche Dienstleistungen handelt, die im Zusammenhang mit einem solchen Kommunalkredit erbracht werden bzw. erforderlich sind, damit die Gemeinde oder die Kommunen einen solchen Kredit aufbringen können. Es drückt in Bezug auf die Dienstleistungen aus, dass diese auf Kommunalkredite spezialisiert sind und somit von spezialisierten Anbietern erbracht werden, die entsprechende Expertise haben und den jeweiligen Besonderheiten Rechnung tragen können.

Soweit die Anmelderin auf Anmeldungen der Marke als Wort bzw. Bildmarke hinweist, die auch ohne Geltendmachung der erlangten Unterscheidungskraft eingetragen wurden, so ist in Bezug auf nationale Voreintragungen darauf hinzuweisen, dass die Unionsregelung für Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat. (Vgl. Urteil vom 27.02.2002, T‑106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 47.)

Darüber hinaus ist in Bezug auf die europäischen Voreintragungen darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (Urteil vom 15.09.2005, C‑37/03 P, „BioID“, Randnummer 47 und Urteil vom 09.10.2002, T‑36/01, „Surface d’une plaque de verre“, Randnummer 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (Urteil vom 27.02.2002, T‑106/00, „STREAMSERVE“, Randnummer 67).

Die zitierten Eintragungen wurden bereits vor mehr als zehn Jahren eingetragen Seitdem haben sich die Rechtsprechung und auch die Eintragungspraxis entsprechend geändert.

Die figurativen Elemente der Marke, nämlich die grüne Einfassung der Wortelemente verleiht als banale Dekoration der Marke keine Unterscheidungskraft..

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Union vom 19. September 2002, Rechtssache C-104/00 P, DKV/HABM (Companyline), Slg. I-7561, Randnummer 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf die Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Es liegt ein beschreibender Charakter des Zeichens vor und auch die figurativen Elemente führen nicht zur Unterscheidungskraft des Zeichens

Das Zeichen weist nichts auf, dass der Verbraucher mehr in dem Wortbestandteil sieht, als diese Bedeutung.

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt. Diese Beurteilung wird zusätzlich dadurch gestützt, dass sich der nur eine angemessene Aufmerksamkeit aufbringende Durchschnittsverbraucher, wenn ihn das Zeichen nicht sofort auf die Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinweist, sondern ihm lediglich eine rein werbende und abstrakte Aussage vermittelt, nicht die Zeit nehmen wird, über die verschiedenen möglichen Funktionen des Zeichens nachzudenken oder es als eine Marke wahrzunehmen.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) UMV nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in den Teilen, in denen Deutsch gesprochen und verstanden wird.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird festgestellt, dass die angemeldete UM Nr. 17 425 307 für die nachfolgenden Dienstleistungen zurückzuweisen ist:

Klasse 36 Versicherungsdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen; Ausgabe von Wert- und Gutscheinkarten; Depotverwahrungsdienste; Finanz-, Geld- und Bankgeschäfte; Fundraising und Sponsoring; Finanzielle Begutachtungsdienste.

Die Anmeldung wird für die übrigen Dienstleistungen zugelassen nämlich:

Klasse 35 Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten..

Klasse 42 Technologische Beratungsdienstleistungen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Computersoftwareentwurf und Computersoftwareentwicklung; Entwicklung von Computersoftware; Beratung und Entwicklung in Bezug auf Computersoftware.

Gemäß Artikel 66 Absatz 2 UMV haben Sie das Recht, gegen diese Entscheidung, die das Prüfungsverfahren nicht abschließt, Beschwerde einzulegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach demselben Datum ist ferner eine schriftliche Begründung der Beschwerde einzureichen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR entrichtet worden ist.

Wenn diese Entscheidung rechtskräftig ist, wird das Verfahren zur Prüfung des Hilfsanspruchs gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV und Artikel 2 Absatz 2 UMDV wieder aufgenommen.

Claudia MARTINI