ANULACIÓN Nº 25541 C (NULIDAD)

Industrias Racionero S.A., C/ Cuenca 7, 28970 Humanes de Madrid (Madrid), España (solicitante), representado por Herreros & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Legumbres Luengo, S.A., Cta. Nacional VI, KM. 314, 24794 Riego de la Vega (León), España (titular de la MUE), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 19/02/2020, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de declaración de nulidad.

2. La marca de la Unión Europea nº 17 426 222 se declara nula para algunos de los productos y servicios impugnados, en concreto:

Clase 29: Carne; pescado; aves; caza; extractos de carne; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; j ...Show morealeas; mermeladas; compotas; huevos; leche; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; Harinas; preparados a base de cereales; pan; pastelería; confitería; helados co ...Show moremestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 35: Servicios de venta al por ma ...Show moreyor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes servicios, en concreto:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra la marca de la Unión Europea nº 17 426 222 (marca tridimensional) (la MUE). La solicitud se dirige contra todos los productos y servicios cubiertos por la MUE, en concreto:

Clase 29: Carne; pescado; aves; caza; extractos de carne; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; j ...Show morealeas; mermeladas; compotas; huevos; leche; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; Harinas; preparados a base de cereales; pan; pastelería; confitería; helados co ...Show moremestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de venta al por ma ...Show moreyor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.

El solicitante invoca el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE, conjuntamente con el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE y el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

Respecto a la causa de nulidad absoluta incluida en el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE (mala fe), el solicitante afirma que el titular, en el momento de la solicitud de la marca impugnada, conocía perfectamente la comercialización desde hacía años por parte del solicitante de legumbres y arroces con la marca ¡MIAU! y el siguiente diseño , y una vez que el titular registró la marca atacada exigió al solicitante que cesara en el uso de dichos envases, lo que evidencia mala fe por parte del titular.

El solicitante también alega que estaba usando unos envases azules con cenefas o dibujos de fondo, y con su parte central transparente para la comercialización de sus legumbres y arroces, muy similar al que ahora protege la MUE.

Además, el solicitante explica que es evidente que el titular no podía desconocer la existencia de los envases con los que estaba comercializando sus productos de la marca ¡MIAU!., bien por su condición de empresa del sector a la que se le debe suponer un conocimiento perfecto y puntual de la actividad de la competencia y por las presentaciones de los productos que el solicitante estaba utilizando desde hacía más de un año. Añade asimismo que ambas compañías han participado conjuntamente en las mismas ferias de alimentación, donde el solicitante ha expuesto los referidos envases ¡MIAU! con el diseño reseñado. El solicitante expone que bajo el ICEX España Importación e Inversiones (entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), se lleva a cabo en diferentes ferias una promoción internacional conjunta de todas las empresas españolas que, al participar por mediación del ICEX, concurren incluso como un grupo nacional único en el que las empresas de alimentación se muestran en conjunto. Por lo tanto, según el solicitante, el titular conocía perfectamente el uso que éste estaba haciendo del envase con el diseño azul con cenefas.

El solicitante expone que en ambos casos se trata de envases prácticamente iguales en sus diseños, en cuanto que son envases rectangulares y tienen una ventana central transparente y un fondo azul con cenefas de color azul más claro y por todo ello, el registro de la MUE impugnada se realiza por parte del titular con la intención de evitar que el solicitante siga utilizando el signo que hasta ese momento ha estado usando en el mercado.

Respecto a la causa de nulidad absoluta incluida en el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE conjuntamente con el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE (falta de carácter distintivo de la marca impugnada), el solicitante también afirma que la marca impugnada consiste en la mera reproducción tridimensional de un envase de los normalmente utilizados para la comercialización de legumbres. En el mercado, resulta una práctica generalizada el uso de envases para la comercialización de legumbres con características idénticas a la marca impugnada en cuanto a su forma, diseño y colores.

Por lo tanto, según el solicitante, el signo que protege la marca impugnada es la mera reproducción tridimensional de un envase de los normalmente utilizados para esta categoría de productos y, como tal, el envase en sí mismo considerado no presenta, ni en su forma ni en la superficie, diferencia notable alguna respecto a otros que puedan existir en el mercado. Por lo que respecta a la combinación de colores, esto es, el azul del fondo con una cenefa de otra tonalidad de azules, el consumidor relevante no podrá percibir, a priori, esa concreta combinación como indicadora del origen de los productos, ni siquiera, como en este caso, aplicada al envase. Más bien, añade el solicitante, tenderá a contemplarla como un elemento decorativo elegido al azar. En apoyo de su alegación sobre la falta de carácter distintivo de la marca impugnada, el solicitante aportó decisiones anteriores de la Oficina.

En apoyo de sus observaciones, el solicitante presentó las siguientes pruebas:

Documento nº 1: Catálogo de “E.LECLERC” correspondiente al período del 13 al 24 de julio de 2016, donde se ofrece arroz de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 2: Catálogo de “HIPERCAS” correspondiente al período del 29 de septiembre al 22 de octubre de 2016, donde se ofrecen lentejas de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 3: Catálogo de “GIGANTE” correspondiente al período del 4 al 25 de enero de 2017, donde se ofrece lentejas y alubias blancas de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 4: Catálogo de “HIPERCAS” correspondiente al período del 26 de enero al 25 de febrero de 2017, donde se ofrecen alubias blancas de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 5: Catálogo de “CORA ROCOURT” correspondiente al período del 28 de febrero al 6 de marzo de 2017, donde se ofrecen alubias pintas de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 6: Catálogo de “HIPERCAS” correspondiente al período del 2 al 25 de marzo de 2017, donde se ofrecen lentejas de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 7: Catálogo de “E.LECLERC” correspondiente al período del 14 al 25 de junio de 2017, donde se ofrece arroz de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento n 8: Catálogo de “HIPERCAS” correspondiente al período del 1 de junio al 1 de julio de 2017, donde se ofrece arroz de la marca ¡MIAU! con el envase indicado anteriormente.

Documento nº 9: Publicaciones en https://eses.facebook.com/legumbresmiau anteriores y posteriores al 02/11/2017.

Documento nº10: Programa de televisión “Comando Actualidad” emitido en el canal público Televisión Española el día 20/10/2017; en el enlace http://www.rtve.es/television/20171020/preciojusto/1629365.shtml aparece publicado el video del programa que muestra envases de productos MIAU con el envase azul con cenefa.

Documento nº 11: Extracto del diario EXPANSIÓN de 12/07/2016, “Cómo impulsar su negocio a través de actividades deportivas”, en la que se hace referencia a la actividad del solicitante ilustrada con una fotografía de su Director Comercial y de Marketing, en la que aparecen como fondo los distintos envases con los que se comercializan los productos de la marca ¡MIAU!.

Documento nº 12: Plano de situación de las empresas participantes en la Feria “SIAL”, celebrada en París en 2016.

Documento nº 13: Catálogo del Pabellón Español en tal feria SIAL Paris 2016, donde aparecen como empresas participantes, bajo el apartado “Hall 2: Pabellones Nacionales & Regionales del Mundo”, Industrias Racionero 2 P 102 y Legumbres Luengo 2 R 151 (las partes).

Documento nº 14: Plano de situación de las empresas participantes en la Feria “ANUGA” en las ediciones de 2015 y 2017 (en Alemania).

Documento nº 15: Requerimiento remitido el 09/04/2018 por el representante del titular al solicitante por el que se le compele a dejar de utilizar el dibujo de los envases de productos.

Documento nº 16: Dossier de imágenes de los envases utilizados por otras marcas para la comercialización de legumbres con características idénticas a la marca impugnada en cuanto a su forma, diseño y colores.

El 21/02/2019 el solicitante aportó asimismo los siguientes documentos:

Documento nº 17: Trabajos de diseño del solicitante sobre el envase de los productos MIAU! que muestran el fondo azul con el arabesco.

Documento nº 18: Certificación emitida por la administradora de la mercantil PUBLIPAUL CREATIVE DESIGN, S.L. el 11/02/2019 sobre los estampados de los envases de la marca MIAU! que muestran el fondo azul con el arabesco.

Documento nº 19: Factura emitida por la mercantil PUBLIPAUL CREATIVE DESIGN, S.L. y dirigida al solicitante el 26/01/2016 sobre el diseño del envase.

Documento nº 20: Certificado emitido por el apoderado del solicitante en 2019 en el que explica que desde 2015 está comercializando legumbres y arroces con la marca MIAU! y presenta sus envases que muestran el fondo azul con el arabesco.

Documento nº 21: Certificación emitida por la compañía VINAL FOOD, NV. en 2018 a través de su Director Comercial en inglés y en español la cual explica que desde 2016 está adquiriendo productos del solicitante con el distintivo MIAU! y con el siguiente envase: .

Documento nº 22: Fotografías de envases para la comercialización de legumbres con características similares a la marca impugnada.

El titular de la MUE, en respuesta, afirma que solicitó la marca impugnada con el objeto de proteger sus legítimos intereses frente al plagio efectuado por el ahora solicitante de la nulidad, ya que si se compara el envase utilizado por dicha entidad para comercializar sus legumbres bajo la marca ¡MIAU! y el utilizado en la comercialización de estos productos con la marca GARRIDO resulta evidente dicho plagio. El arabesco controvertido, reproducido íntegramente en el envase utilizado por la parte contraria, es exclusivo y constituye el elemento distintivo y particularmente relevante de la marca impugnada.

Añade que el arabesco reproducido en los envases utilizados por el solicitante en la comercialización de sus productos con la marca ¡MIAU!, está protegido en España desde el año 2007 bajo el número de registro 2 803 431 para el signo . En 2008, se creó el diseño del futuro envase de sus legumbres comercializadas con la marca ‘GARRIDO’ así como el envase de la gama de legumbres para su comercialización en España y también para exportación. Dicha marca y sus asociadas se transfirieron al actual titular el 12/07/2017 por el anterior titular como consecuencia de una acción concursal.

Por lo tanto, según el titular, el solicitante, aprovechándose de la situación concursal del anterior titular de la marca impugnada, empieza a utilizar un envase que reproduce el arabesco registrado y es prácticamente idéntico al protegido por la marca impugnada. Por ello, el titular como legítimo sucesor, insta la solicitud de la marca impugnada y requiere al solicitante para que cese en el uso del envase en cuestión ya que constituye un plagio. La cronología de los hechos permiten deducir claramente la inexistencia de mala fe por parte del titular.

Por otro lado y por lo que respecta a la falta de carácter distintivo de la marca impugnada alegada de contrario, el titular explica que dicha marca posee mucho carácter distintivo con la que queda plenamente identificado el origen comercial de los productos por ella protegidos. No todas las marcas de legumbres se representan en un envase rectangular, con una ventana transparente y un fondo azul haciendo de la marca un diseño propio y original con suficiente carácter distintivo. La combinación de colores, esto es, el azul oscuro como base, el color azul más claro para el arabesco, el color rojo para las líneas de separación y el blanco para los textos otorga una originalidad de la marca resaltando la importancia del arabesco.

Finalmente, el titular de la marca impugnada alega que ésta ha adquirido un carácter distintivo por el uso en el mercado europeo con anterioridad a la fecha de registro y por supuesto a la de la solicitud de nulidad. En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó documentos que serán analizados más adelante en la decisión y además hace referencia a marca tridimensionales que ya fueron registradas por la Oficina.

En respuesta respecto a la mala fe, el solicitante reitera las alegaciones presentadas anteriormente y puntualiza que el titular ya tiene protegido el signo que utiliza en sus envases a través de la marca española nº 2 803 431 en clases 29 y 30 y que la solicitud de la MUE impugnada no es necesaria para impedir que el solicitante use el signo protegido por dicha marca española. Al contrario, según el solicitante, el titular podría haber ejercitado la correspondiente acción de infracción contra la marca española, por lo que la única razón de la solicitud es evitar que el solicitante use el estampado azul en los envases. Además, cuando el titular adquiere las marcas del antiguo titular, el diseño protegido por la marca española había dejado de utilizarse durante dos años.

Por lo tanto, el solicitante ha estado utilizando los envases con el estampado azul desde el año 2013, lo que nos lleva incluso a concluir que llegaron a coexistir con los envases utilizados en la comercialización de los productos de la marca “GARRIDO” hasta el año 2015, fecha en la que estos últimos dejaron de estar presentes en el mercado.

Respecto a la falta de carácter distintivo de la marca impugnada, el solicitante también reitera sus argumentos previamente expuestos e insiste en que la marca impugnada representa un diseño con una combinación de colores usual en el resto de envases utilizados por la competencia para la misma categoría de productos y por lo tanto no alcanza la distintividad mínima exigida.

En sus observaciones finales, el titular reitera las observaciones presentadas anteriormente. Precisa que su intención al solicitar la marca impugnada era proteger en su legítimo interés su propio envase que ha sido utilizado en el mercado español y europeo y no impedir que terceros utilicen envases azules. Además, el hecho de poseer una marca gráfica anterior no impide solicitar una marca en la Unión Europea con el mismo gráfico. Por lo tanto, la solicitud de la marca impugnada no se presentó de mala fe. Asimismo, el titular niega que el conocimiento del uso del arabesco por parte del solicitante se retrotraiga a 2013 con el fin de alegar y demostrar la coexistencia. Finalmente, cuestiona el valor probatorio de los documentos presentados por el solicitante para probar la coexistencia.

Respecto al carácter distintivo de la marca impugnada, el titular considera que el envase protegido con la marca tridimensional impugnada se diferencia de los demás, en cuanto a color, “arabesco” o dibujo de fondo y estructura y distribución de elementos haciendo de la marca impugnada un diseño propio y original plenamente distintiva para identificar el origen comercial de los productos protegidos.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA a), CONJUNTAMENTE CON EL ARTÍCULO 7, DEL RMUE

Conforme al artículo 59, apartado 1, letra a), y apartado 3, del RMUE, la nulidad de la marca se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina, cuando la marca de la Unión Europea se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7, del RMUE. Cuando las causas de la nulidad solo sean aplicables a algunos de los productos o servicios para los que la marca de la Unión Europea ha sido registrada, se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate.

Además, el artículo 7, apartado 2, del RMUE establece que el artículo 7, apartado 1, del RMUE se aplicará incluso si los motivos de la denegación sólo existieren en una parte de la Unión.

Por lo que se refiere a la evaluación de los motivos absolutos de denegación con arreglo al artículo 7 del RMUE, que fueron, de oficio, objeto de examen antes del registro de la MUE, la División de Anulación no efectúa, en principio, su propia investigación sino que se limitará a analizar los hechos y argumentos presentados por las partes en el procedimiento de nulidad.

No obstante, el hecho de limitar la División de Anulación a un examen de los hechos expresamente presentados no excluye que ésta tome en consideración hechos notorios, es decir, que cualquier persona puede conocer o que pueden averiguarse por medio de fuentes generalmente accesibles.

Aunque estos hechos y alegaciones deben datar del periodo durante el cual se hubiese presentado la solicitud de marca de la Unión Europea, los hechos relativos a un período posterior también permiten extraer conclusiones respecto a la situación en el momento de presentación (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 y 43).

Carácter no distintivo – Artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE

De conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra b) RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

El carácter descriptivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro del signo y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios (27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Según la jurisprudencia, se considera que los signos a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, del RMUE son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

El Tribunal de Justicia ya declaró, que el objeto del interés general subyacente en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, disposición idéntica al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, consiste en la necesidad de que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los signos para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. Por lo demás, teniendo en cuenta el alcance de la protección que el Reglamento confiere a las marcas, resulta patente que el interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE no se diferencia de la función esencial de la marca (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 26 a 27).

Basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación establecido en artículo 7, apartado 1, letra b) RMUE (19/09/2001, T‑335/99, T‑336/99 & T‑337/99, Tabs, EU:T:2001:219, § 44, y 29/09/2009, T‑139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 16) situación que no se da en este caso.

El carácter distintivo de una marca se evalúa en relación con los productos y servicios para los que se solicita protección y con la percepción del público interesado.

En el presente caso, los productos y servicios que designa la marca impugnada son los mencionados anteriormente en las clases 29, 30 y 35. Los productos incluidos en las clases 29 y 30 son productos de consumo diario y se destinan fundamentalmente a un consumidor medio. Los servicios de la Clase 35 se dirigen tanto al público en general como al público profesional. Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios en cuestión, el nivel de atención del público relevante será alto o aquel que corresponde al consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, puesto que la marca impugnada es tridimensional sin que incluya algún elemento verbal, se considera que el público relevante abarca a todos los consumidores de la Unión Europea.

Se debe tener asimismo en cuenta las fechas en las que se solicitó y se registró la marca de la Unión Europea. El Tribunal General ha declarado que el registro o declaración de nulidad de una marca debe evaluarse en base a la situación en la fecha de su solicitud, no de su registro (03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; confirmado mediante 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

Por lo tanto, la División de Anulación procederá al examen de la solicitud de nulidad desde el punto de vista del público en general y del público especializado de la Unión Europea en la fecha de la solicitud de la marca de la Unión Europea (02/11/2017).

La marca impugnada consiste en la representación de la forma de un paquete con un fondo azul con unas cenefas de tipo arabesco que se representa como sigue: .

Debe tenerse en cuenta que la percepción del público destinatario no es necesariamente la misma en el caso de una marca de forma que constituye el aspecto de la propia marca o de su embalaje que en el caso de una marca denominativa o figurativa o de una marca de forma que no tiene tal aspecto. Aunque el público esté habituado a reconocer estas últimas marcas de inmediato como signos que identifican el producto, no sucede necesariamente así si el signo es indistinguible del aspecto del propio producto o de su embalaje.

El artículo 3, apartado 3, letra c), del REMUE define las marcas de forma como marcas consistentes en, o ampliadas a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia. El término «ampliadas a» significa que estas marcas no solo abarcan formas en sí sino también formas que contienen elementos verbales o figurativos, tales como logotipos o etiquetas.

El artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE no distingue entre diferentes tipos de marcas a la hora de determinar si una marca puede distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (sentencia de 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44). A efectos de la aplicación de dicho criterio uniforme a los distintos tipos de marcas debe efectuarse una distinción en función de la percepción del consumidor y de las condiciones del mercado.

Para los signos consistentes en la forma del propio producto no se aplican criterios más estrictos de los aplicables a otros tipos de marcas, pero puede ser más difícil llegar a la conclusión de que tienen carácter distintivo, pues la percepción que el público destinatario tiene de dichas marcas no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa (sentencia de 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Concretamente, el signo para el que se solicitó protección consiste únicamente en una combinación de características de presentación de la forma de un envase con un fondo azul y con unas cenefas de tipo arabesco. En la parte delantera, en el centro, se muestra un recuadro con un borde rojo cuya parte superior muestra una ventana transparente y en la parte inferior aparece un rectángulo de color blanco con unas rayas inclinadas en gris y una línea roja en la parte de abajo. En la parte más inferior de dicha envase, se muestra una línea roja continua que se convierte en discontinua por los laterales. En uno de los laterales aparece la ventana transparente con una borde rojo y dos recuadros de color blanco mientras que en el otro lateral aparece asimismo la misma ventana transparente y un solo recuadro en blanco.

El solicitante alega que la marca impugnada consiste en la mera reproducción tridimensional de un envase de los normalmente utilizados para la comercialización de legumbres. En el mercado, resulta una práctica generalizada el uso de envases para la comercialización de legumbres con características idénticas a la marca impugnada en cuanto a su forma, diseño y colores.

La forma que incluye cuatro lados que conforman el envase, no la alejan de la forma habitual de los envases que contienen los productos para los que se solicita protección, en particular, productos alimenticios. Asimismo, la ventana transparente, que permite ver el contenido y por lo tanto los productos no la singularizan de modo alguno. Por otro lado, aun cuando el fondo azul con el arabesco puede no ser muy común, es habitual usar cierta decoración en el fondo de estos envases, por lo tanto, dicho arabesco se percibirá por los consumidores como un tipo de decoración del fondo de un envase. Respecto a los colores utilizados, los consumidores están habituados a ver colores en los envases de los productos y los percibirán como meramente decorativos. Todos estos elementos, no bastan para modificar por sí solos la impresión de conjunto que produce la forma solicitada para alejarla de modo significativo de la norma o de los usos del ramo.

La División de Anulación concuerda con el solicitante y considera que el consumidor pertinente considerará esta forma de un envase de ciertos productos, así como del objeto de ciertos servicios, protegidos por la marca impugnada como típica de las formas de un envase de ciertos productos y servicios en cuestión. Dicho envase no difiere de manera acusada de las diversas formas de un envase empleadas habitualmente en el comercio en relación con ciertos productos y objeto de ciertos servicios sino que se trata únicamente de una variación de aquéllas.

Respecto a los productos de la Clase 29, carne; pescado; aves; caza; extractos de carne; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; j ...Show morealeas; mermeladas; compotas; huevos; leche; productos lácteos; aceites y grasas comestibles, se trata básicamente de productos alimenticios de origen animal así como verduras y otros productos hortícolas comestibles preparados o envasados para el consumo. La forma del envase que constituye la marca impugnada no se desvía significativamente de las normas y costumbres del sector, donde lo que se trata es de la forma del envase de un producto líquido o sólido y en el que el signo consiste en la apariencia del propio producto. El mismo razonamiento se puede aplicar a los productos de la clase 30 té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; harinas; preparados a base de cereales; pan; pastelería; confitería; helados co ...Show moremestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo, ya que también se trata de productos alimenticios de origen vegetal envasados o preparados para el consumo humano, excepto las frutas y las verduras, así como todos aquellos productos destinados a potenciar el sabor de los alimentos.

Respecto a los servicios de la Clase 35, la División de Anulación considera que la marca tampoco posee carácter distintivo para los servicios de venta al por ma ...Show moreyor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo. Dichos servicios consisten en el agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos alimenticios diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia. La forma del envase objeto de los servicios tampoco se desvía significativamente de las normas y costumbres del sector.

El titular alega que la marca impugnada posee mucho carácter distintivo con la que queda plenamente identificado el origen comercial de los productos y servicios por ella protegidos. No todas las marcas de legumbres se representan en un envase rectangular, con una ventana transparente y un fondo azul haciendo de la marca un diseño propio y original con suficiente carácter distintivo. La combinación de colores, esto es, el azul oscuro como base, el color azul más claro para el arabesco, el color rojo para las líneas de separación y el blanco otorga una originalidad de la marca resaltando la importancia del arabesco.

Ciertamente, no todas las marcas se representan así pero no es necesario que todas las marcas incluyan los mismos elementos. Lo que otorga falta de carácter distintivo a la marca impugnada es que se trata de un envase que es habitual en el mercado y no será percibido como una marca sino meramente como un envase con elementos decorativos.

La División de Anulación estima que la forma del envase, aunque presente un fondo con una cenefa tipo arabesco y ciertos colores, no confiere carácter distintivo a la marca impugnada. Dicha forma del envase no será recordada por los consumidores ya que no la percibirán como una marca. No existe ningún elemento que conduzca al público a creer que la marca se percibirá como indicador del origen comercial de los productos y servicios mencionados anteriormente. Además, el hecho de que la marca impugnada carezca de elementos adicionales supondrá que el público relevante percibirá los elementos que componen la marca impugnada como la forma del envase de ciertos productos y del objeto de ciertos servicios.

Respecto al resto de servicios impugnados, esto es, los servicios de publicidad, éstos consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, y crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet.

Por servicios de gestión de negocios comerciales se entienden servicios que suelen prestar empresas especializadas en este ámbito específico, como las asesorías de empresas. Su función es recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a sus clientes de modo que estos puedan desempeñar su actividad, o facilitarles el apoyo necesario para desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado. Los servicios consisten en actividades tales como estudios empresariales, valoraciones de empresas, análisis de costes y consultoría de organización. Estos servicios también incluyen las actividades de «consultoría», «asesoría» y «asistencia» sobre cuestiones que puedan resultar útiles en la «gestión de un negocio», tales como la asignación eficiente de recursos financieros y humanos, la mejora de la productividad, las formas de incrementar la cuota de mercado, cómo comportarse frente a los competidores, cómo pagar menos impuestos, el desarrollo de productos nuevos, la comunicación con el público, la comercialización de los productos, la investigación de las tendencias de consumo, el lanzamiento de productos nuevos, la creación de una identidad corporativa, etc.

Los servicios de administración comercial tienen por objeto ayudar a las empresas a mejorar el rendimiento de las operaciones empresariales y, para ello, se basan en la interpretación y aplicación de la política fijada por la junta de administración de la empresa. Estos servicios consisten en organizar a las personas y a los recursos de manera eficaz para dirigir las actividades hacia metas y objetivos comunes. Estos servicios incluyen actividades como la selección de personal, la elaboración de nóminas, la redacción de estados contables y la preparación de impuestos, actividades que permiten a la empresa desarrollar sus funciones comerciales y que suele realizar una entidad independiente de la empresa en cuestión. Estas actividades las realizan, entre otros, agencias de empleo, auditores o empresas de subcontratación.

Los trabajos de oficina son las operaciones diarias internas de una organización, incluyendo los servicios de soporte y administración en el departamento administrativo. Estos servicios comprenden principalmente las actividades que ayudan al funcionamiento de una empresa comercial, así como las actividades típicas de los servicios de secretaría, como la taquigrafía y la mecanografía, la recopilación de información en bases de datos informáticas, la facturación y el procesamiento administrativo de pedidos de compra, al igual que los servicios de apoyo, como el arrendamiento de máquinas y equipos de oficina.

Por lo tanto, la forma mencionada anteriormente no es común para los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina en la Clase 35.

El titular insiste en que el envase protegido con la marca tridimensional impugnada se diferencia de los demás, en cuanto a color, al “arabesco” o dibujo de fondo y en la estructura y la distribución de los elementos haciendo de la marca impugnada un diseño propio y original plenamente distintiva para identificar el origen comercial de los productos protegidos.

Sin embargo, la División de Anulación concluye que la marca impugnada no incluye ningún elemento ni la combinación de todos los elementos que tengan la capacidad de atraer la atención del consumidor. El público relevante la percibirá como simplemente la forma de un envase de productos líquidos o sólidos. Por lo tanto, tomado en consideración la impresión global de la marca, dicha forma del envase no alcanza el mínimo grado de carácter distintivo para que pueda funcionar como indicador del origen comercial de los productos y servicios para el público relevante.

Por lo tanto, la marca impugnada no tiene el requerido grado de carácter distintivo y no cumple la función esencial de una marca como es indicar el origen comercial de los productos y servicios.

En sus observaciones, el titular hace referencia a la MUE nº 15 560 121 registrada para agua mineral, que representa una botella de las normalmente utilizadas para este tipo de productos y cuyo elemento distintivo y original consiste en una división de la misma en seis secciones cada una de color azul claro, a su vez divididas en líneas, excepto la segunda de color azul oscuro. En dicho caso, el solicitante de la marca alegó ante la División de Examen que la representación de la botella presenta unos rasgos característicos que la alejan totalmente de las botellas comunes de agua como que el cuello es sensiblemente más largo, el cuerpo de la botella es diferente y además incluye las separaciones y el color azul marino. Dichos argumentos fueron aceptados por la Oficina que procedió al registro de la marca.

Finalmente y en relación a la referencia del titular a otras marcas que han sido registradas por la Oficina, además de que cada caso se decide según sus características específicas, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

El examen de los motivos de denegación absolutos ha de ser estricto y completo (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59), y no puede consistir solamente en una mera repetición de supuestas decisiones parecidas. Por lo tanto, el argumento del titular se rechaza por infundado.

Por todo lo anterior, la marca impugnada carece en parte de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, ya que no posee el carácter distintivo mínimo en relación con los productos y servicios mencionados anteriormente mientras que posee carácter distintivo para los restantes servicios impugnados en la Clase 35, esto es, publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Carácter distintivo adquirido

El titular alega que la marca impugnada ha adquirido un carácter distintivo por el uso en el mercado europeo con anterioridad a la fecha de registro y por supuesto a la de la solicitud de nulidad. El signo, prosigue, ha adquirido la capacidad de distinguir ciertos productos y servicios de los de otras empresas.

En primer lugar, la División de Anulación establece que el análisis del carácter distintivo adquirido de la marca impugnada se realizará respecto a los productos y servicios para los que se consideró que la marca no poseía un carácter distintivo intrínseco, esto es, para todos los productos de las clases 29 y 30 y para algunos servicios de la clase 35 como se mencionó anteriormente.

En el asunto que nos ocupa, corresponde al titular de la MUE demostrar ante la División de Anulación que su MUE ha adquirido carácter distintivo en toda la Unión Europea o bien antes de la fecha de solicitud de la marca el 02/11/2017 o entre la fecha de registro el 29/03/2018 y la solicitud de declaración de nulidad el 20/07/2018.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó las siguientes pruebas el día 05/12/2018. Dado que el titular solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos:

Documento 1:Sitadex de la Marca Española n º 2 803 431 perteneciente al titular de la marca impugnada y registrada en 2008 para las clases 29 y 30.

Documento 2: Declaración de Autoría del diseño del envase de la marca GARRIDO realizado en 2008 por parte de la empresa Cusido Comella, S.A.

Documento 3: Correos electrónicos de 2008/2009/2010 entre la empresas Cusido Comella y Alimentos Naturales, S.A. sobre el diseño de la marca Garrido. Se aporta un fotografía del envase que incluye la cenefa y la ventana con el borde rojo que junto con la palabra GARRIDO y una cenefa roja en la parte inferior.

Documento 4: Correo electrónico de 23/12/2008 que contiene el diseño final del envase.

Documento 5: Facturas emitidas por Cusido Comella, S.A. en 2009/2010/2011 y dirigidas a Alimentos Naturales S.A. por el diseño del envase que incluye la palabra GARRIDO.

Documento 6: Declaración en inglés del Responsable de Exportación del titular de 2018. Según el titular, la declaración versa sobre el uso del envase con el “arabesco”.

Documento 7: Pruebas de litografías realizadas por el proveedor de tapas BEMASA CAPS, S.A. en 2009 sobre la marca Garrido que muestran .

Documento 8: Cuatro facturas dirigidas a Alimentos Naturales, S.A. en 2010/2011 y 2012 .

Documento 9: Fichas técnicas realizadas por el proveedor de embalajes flexibles y dirigidas a Alimentos Naturales en 2010/2011 y 2012.

Documento 10: Doce facturas dirigidas a Alimentos Naturales S.A en 2010/2011/2012/2013. En la descripción aparece la marca GARRIDO.

Documento 11: Facturas emitidas por diferentes empresas proveedoras de etiquetas y dirigidas a Alimentos Naturales S.A en 2009/2010/2013. En la descripción aparece la palabra GARRIDO.

Documento 12: Fotografías de los diferentes tipos de envases utilizados en la comercialización de productos GARRIDO cuyo diseño se corresponde con, por ejemplo, .

Documento 13: Declaración del Consejero Delegado de Legumbres Luengo, S.A. el 06/11/2018 relativa al volumen de ventas efectuadas bajo la marca GARRIDO en la Unión Europea entre 2008 y 2017.

Documento 14: Facturas de venta emitidas por Alimentos Naturales, S.A. de productos GARRIDO dirigidas a clientes en el territorio europeo correspondientes al periodo 2007-2015.

Documento 15: Decreto de Mayo de 2017 por el que el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 y Mercantil de León adjudica a Legumbres Luengo, S.A. (titular) la Unidad Productiva de la concursada, Alimentos Naturales, S.A.

Documento 16: Decreto de 12/06/2017 de Descripción de la Unidad Productiva Adjudicada en las que aparecen las marcas adjudicadas.

Documento 17: Fotografías de productos ¡MIAU! que muestran el envase controvertido tomadas en lineales de supermercados, según el titular, de distintos países de la Unión Europea.

Documento 18: Informe técnico sobre la imagen original de packaging de la marca Garrido emitido por la empresa Cusido Comella, S.A. sobre la comparativa de los envases en conflicto.

Documento 19: Imágenes de las plantas origen del diseño del arabesco.

Documento 20: Folletos y trípticos publicitarios sin fecha en los que se aprecia la marca GARRIDO junto con otros elementos figurativos sobre envases de productos como garbanzos o alubias.

Documento 21: Catálogos de los establecimientos en los que se ofrecían productos GARRIDO con el envase ahora impugnado.

Documento 22: Listas de precios de productos Garrido entre 2012-2013 que muestran el signo .

Documento 23: Acuerdos Promocionales firmado por Alimentos Naturales con otras empresas proveedoras.

Documento 24: Cuadro resumen de los principales indicadores extraídos de Estudios de Mercado NIELSEN sobre un análisis de alimentación moderna 2010 en el mercado de las legumbres así como una comparativa de las principales marcas entre las que se menciona a GARRIDO.

Análisis de la prueba aportada

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE, una marca podrá registrarse en cualquier caso aunque incumpla lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del RMUE, siempre que «hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

En primer lugar, para determinar el carácter distintivo adquirido por el uso, las pruebas deben demostrar que una proporción significativa del público percibe la marca como un elemento identificativo de los productos o servicios específicos de una determinada empresa (06/03/2007, T‑230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 79).

En segundo lugar, geográficamente, según la jurisprudencia, un signo puede ser registrado con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMUE en le caso en el que la prueba aportada demuestre que la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma en todo el territorio en el que la marca, ab initio, carecía de carácter distintivo.

Se trata por lo tanto en todos los Estados Miembros de la Unión Europea en los que la marca solicitada no tenía, ab initio, carácter distintivo y que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma para que pueda registrarse de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del RMUE (12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 38).

En tercer lugar, carácter distintivo adquirido debe demostrarse en relación con el signo objeto de la solicitud. Únicamente serán admisibles modificaciones insignificantes.

Finalmente, para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir, por tanto, este producto de los de otras empresas. A este respecto, debe tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales, así como los sondeos de opinión (21/03/2015, T-359/12, marca figurativa que representa un dibujo a cuadros marrón y beis, EU:T:2015:215, § 89-90 y la jurisprudencia citada).

La carga de la prueba recae en el titular de la marca impugnada que ha alegado que la marca ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella. En este caso, corresponde al titular demostrar a la División de Anulación que la MUE ha adquirido carácter distintivo, bien antes de la fecha de solicitud de la marca, esto es, antes del 02/11/2017 o entre la fecha de registro el 29/03/2018 y la fecha de la solicitud de nulidad el 20/07/2018.

En este caso, el titular aportó fotografías de productos, catálogos, listados de precios así como facturas a clientes y de proveedores de etiquetas de la marca GARRIDO (figurativa). Dichas pruebas muestran que han llevado acabo una actividad comercial en España y en otros países del territorio europeo como muestran las facturas y que el titular llevó a cabo acuerdos promocionales con proveedores.

Sin embargo, ninguno de los documentos muestra la marca impugnada. Las evidencias aportadas muestran los siguientes signos: , GARRIDO, , , , mientras que la marca impugnada consiste en .

En este caso, la División de Anulación considera que las pruebas aportadas hacen referencia a otras marcas del titular de las cuales la marca impugnada, esto es, la forma del envase, es simplemente una parte. Los documentos aportados por el titular no muestran que la marca impugnada, como tal, sea percibida como la designación del origen comercial de los productos y servicios.

El estudio de mercado, las facturas y las fotografías hacen referencia a productos y servicios protegidos por otras marcas diferentes en las cuales la forma del envase que constituye la marca impugnada es un mero elemento de entre otros (en concreto , , , ). Los productos no se vendieron bajo la marca impugnada y ninguna de las pruebas presentadas muestran que dicha marca se usara como tal o que se perciba como una designación independiente del origen comercial de los productos y servicios.

La marca impugnada podría haber adquirido carácter distintivo junto con otra marca. Sin embargo, tendría que haber cumplido, por si misma, la función de indicar el origen comercial de los productos y servicios. Para demostrar el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de un elemento de una marca compleja, no es suficiente con que se muestre el uso de la marca compleja sino que se debe probar que el público relevante percibirá el elemento en cuestión, cuando se use de una forma separada, como la designación de los productos y servicios como provenientes de una empresa concreta. En este caso, esto no se ha mostrado por parte del titular ya que los documentos aportados hacen referencia mayoritariamente a la marca de un envase junto con la palabra GARRIDO que no es una mera e insignificante variante de la marca impugnada porque contiene otros elementos verbales y figurativos. La marca impugnada se diferencia ampliamente de las otras marcas del titular.

A partir de la prueba aportada como son los catálogos, las facturas de clientes y la publicidad realizada, no se pueden extraer en este caso que la marca impugnada haya adquirido carácter distintivo por el uso ya que la marca para la que se debe mostrar es solo un componente de una marca más compleja bajo la que se han vendido los productos y servicios.

En tales circunstancias, la cuota de mercado, las cifras de facturación no se refieren concretamente a una cuota de mercado creado por la marca impugnada, o a cifras de facturación que corresponden a esa marca o a una inversión en publicidad para esa marca sino a otras marcas que no son la marca impugnada. Además, tendía que haber probado la distintividad adquirida en toda la Unión Europea sin embargo la prueba aportada no se refiere a ningún uso en la mayoría de los Estados Miembros.

Por los motivos anteriores, se rechaza la reivindicación del titular de que la marca impugnada haya adquirido carácter distintivo por el uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE.

Por las razones citadas anteriormente en la presente resolución, y con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, la marca impugnada carece y carecía en la fecha de solicitud de carácter distintivo para los siguientes productos y servicios:

Clase 29: Carne; pescado; aves; caza; extractos de carne; frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; j ...Show morealeas; mermeladas; compotas; huevos; leche; productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30: Té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; Harinas; preparados a base de cereales; pan; pastelería; confitería; helados co ...Show moremestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos para esponjar; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 35: Servicios de venta al por ma ...Show moreyor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; servicios de venta al por mayor, al por menor y a través de redes informáticas mundiales de té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo.

No se admite la solicitud de nulidad en relación a este motivo para los demás servicios de la Clase 35, esto es, publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina como se explicó anteriormente.

Por lo tanto, se estima parcialmente el motivo de nulidad absoluta del artículo 59, apartado 1, letra a) RMUE en relación con el artículo 7 apartado 1), letra b) del RMUE para los productos de las Clases 29 y 30 y para ciertos servicios de la Clase 35. Sin embargo, se rechaza dicho motivo de nulidad para los restantes servicios de la Clase 35.

El análisis de la declaración de nulidad continuará con respecto al motivo de nulidad alegado artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE para aquellos servicios en la clase 35 para los que se concluyó carácter distintivo de la marca impugnada.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA  b), DEL RMUE

Principios generales

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad, dado que se presume la buena fe salvo prueba en contrario.

Apreciación de la mala fe

Conocimiento de las marcas anteriores por parte del titular

En este caso, la mayoría de las pruebas aportadas por el solicitante son de fecha anterior a la solicitud de la marca impugnada, esto es, antes del 02/11/2017. Dichos documentos acreditan que el solicitante de la nulidad ha demostrado haber utilizado una marca compleja que incluye el elemento común de la forma de un envase con un fondo azul con arabescos para productos y servicios similares, al menos, en España. Su nicho de mercado son los productos de alimentación y servicios relacionados con ellos. Sin embargo, junto la forma del envase aparece también la palabra MIAU!.

También debe tenerse en cuenta, de las pruebas aportadas, que el titular de la MUE ha utilizado la forma del envase junto a la palabra GARRIDO durante un cierto período, antes y después de la solicitud, con independencia del solicitante de nulidad.

Asimismo, las pruebas aportadas por el solicitante (documentos 12, 13 y 14) muestran que ambas compañías han participado conjuntamente en las mismas ferias de alimentación, por lo que son empresas competidoras que operan en el mismo sector y que se publicitan en los mismos canales de distribución. Por lo tanto, las pruebas demuestran que, en el momento de la presentación de la MUE impugnada, el titular de la MUE razonablemente conocía la existencia de las marcas anteriores que incluyen la forma de un envase con el fondo azul con arabescos.

El solicitante argumenta que ha estado utilizando los envases con el estampado azul desde el año 2013, por lo que llegaron a coexistir con los envases utilizados en la comercialización de los productos de la marca “GARRIDO” hasta el año 2015, fecha en la que estos últimos dejaron de estar presentes en el mercado.

Sin embargo, ninguno de los documentos presentados por el solicitante muestran que utilizara el envase con el fondo azul desde el 2013. Por lo tanto, el argumento del solicitante se rechaza por infundado.

En todo caso, como ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que el titular de la MUE sepa o deba saber que el titular de la nulidad ha venido utilizando un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar o no a confusión no basta para acreditar la mala fe (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Para determinar si ha existido mala fe, deben tenerse en cuenta las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación.

Sobre la intención fraudulenta

El solicitante establece que el registro de la MUE impugnada se realiza por parte del titular con la intención de evitar que el solicitante siga utilizando el signo que hasta ese momento ha estado usando en el mercado.

Las intenciones del titular de la MUE pueden resultar indicio de mala fe cuando resulte que el solicitante de la MUE no hubiere presentado la MUE impugnada con intención de utilizarla, sino únicamente con el objeto de impedir a un tercero la entrada en el mercado (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). Similar razonamiento será aplicable cuando la única intención del titular de la MUE sea evitar que un tercero permanezca en el mercado.

Sin embargo, la División de Anulación considera que, en vista de las pruebas aportadas, no puede inferirse que el titular de la marca atacada tuviera alguna intención deshonesta al solicitar su registro. Si bien, como señala el solicitante, se trata de empresas que operan en el mismo mercado e incluyen un mismo elemento común, las pruebas aportadas por el solicitante no ofrecen ninguna indicación de que el titular de la marca de la Unión Europea estuviera actuando de mala fe en el momento de la solicitud de la marca impugnada.

Objetivos legítimos del titular de la MUE

Debe tenerse en cuenta si, en el momento de la presentación, el titular de la MUE perseguía objetivos legítimos.

Este puede ser el caso, por ejemplo, si en el momento de la presentación de la MUE impugnada, el titular de la MUE ya había utilizado de forma legítima la MUE impugnada.

Tal puede ser el caso, por ejemplo, cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la MUE impugnada, que un tercero, con reciente presencia en el mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al titular de la MUE a registrarlo con el fin de impedir la utilización de dicha presentación (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 49).

En este caso, el titular de la MUE afirma que solicitó la marca impugnada con el objeto de proteger sus legítimos intereses frente al plagio efectuado por el ahora solicitante de la nulidad, ya que si se compara el envase utilizado por dicha entidad para comercializar sus legumbres bajo la marca ¡MIAU! y el utilizado en la comercialización de estos productos con la marca GARRIDO resulta evidente dicho plagio.

Según el titular, el solicitante, aprovechándose de la situación concursal del anterior titular de la marca impugnada, empieza a utilizar un envase que reproduce el arabesco registrado y es prácticamente idéntico al protegido por la marca impugnada. Por ello, el titular como legítimo sucesor, insta la solicitud de la marca impugnada y requiere al solicitante para que cese en el uso del envase en cuestión ya que constituye un plagio.

Por el contrario, el solicitante alega que la solicitud de la MUE impugnada no es necesaria para impedir que el solicitante use el signo protegido por dicha marca española ya que podría haber ejercitado la correspondiente acción de infracción contra la marca española, por lo que la única razón de la solicitud es evitar que el solicitante use el estampado azul en los envases.

En este caso, a la luz de las pruebas aportadas, la División de Anulación considera que efectivamente el titular de la marca impugnada tenía un interés legítimo para proteger la marca impugnada ya que tras la adjudicación de la unidad productiva del antiguo titular de las marcas que incluían el fondo azul con un arabesco en 2017, su intención al solicitar la marca impugnada era proteger en su legítimo interés su propio envase que ha sido utilizado en el mercado español y europeo y no impedir que terceros utilicen envases azules con un fondo arabesco. Por lo tanto, el argumento del solicitante se rechaza por infundado.

Conclusión

Por todo ello, la División de Anulación considera que el titular no actuó de mala fe en el momento de la solicitud de la marca impugnada y por lo tanto se rechaza la declaración de nulidad en la medida en que se basa en el motivo incluido en el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

La División de Anulación

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Michaela SIMANDLOVA

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).