EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(EUTM-asetuksen 7 artikla ja
42 artiklan 2 kohta)

Alicante, 06/07/2018

PAPULA OY

P.O. Box 981

FI-00101 Helsinki

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	017427501
Hakijan viite:	T-EM109316K
Tavaramerkki:	SAIMAAN TUORE
Merkin tyyppi:	Kuviomerkki
Hakija:	Finnforel Oy Ruukintie 55 FI-79620 HUUTOKOSKI FINLANDIA

1. Yhteenveto

Virasto ilmoitti hakijalle 17.11.2017 ehdottomasta rekisteröintiesteestä Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

2. Hakijan huomautukset

Hakija esitti huomautuksensa 17.1.2018, joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto.

Vastoin viraston näkemystä haettu merkki ei ole kuvaileva ja erottamiskyvytön.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkiltä ei voida katsoa puuttuvan erottamiskyky pelkästään siksi, että merkki ei ole kuvitteellinen tai vähäisessäkään määrin mielikuvituksellinen.

Kuviomerkin erottamiskykyä on tarkasteltava kokonaisuutena, niin että arviointi perustuu merkin antamaan yleisvaikutelmaan.

Haettu merkki on kuviomerkki, joka koostuu aaltoilevasta kuvio-osuudesta sekä tämän alle sijoitetuista sanoista SAIMAAN TUORE. Yksinoikeutta ei ole haettu merkin sanaosuudelle sellaisenaan vaan sen käytölle mainitun kuviomerkin osana ja merkin kokonaisvaikutelmalle. Kuluttajat ymmärtävät merkin nimenomaan viittauksena kyseisten tuotteiden kaupalliseen lähteeseen.

Kalastustuotteiden osalta EU:n säännökset edellyttävät esimerkiksi pyyntialueiden merkintöjä, kuten virasto on ilmoituksessaan huomauttanut. Vallitsevan käytännön mukaan pyyntialueita koskevia merkintöjä myös ilmoitetaan kyseisiä tuotteita myyvissä liikkeissä. Tietoja ei kuitenkaan käytännössä koskaan ilmoiteta kuviollisessa muodossa, vaan yksinkertaisina sanallisina ilmoituksina. Sama koskee erilaisten elintarvikekauppiaiden käyttämiä markkinointilausahduksia ja vastaavia ilmauksia – esimerkiksi ”vastapyydettyä kalaa”. Käytäntö kävi ilmi myös tutkijan ilmoituksessaan esille ottamasta esimerkistä ”Päijänteen tuore iso muikku”.

Kuviomerkin kuluttajat olettavat jo lähtökohtaisesti ilmoittavan nimenomaan tuotteiden kaupallisen alkuperän. Näin myös haetun merkin osalta otettaessa huomioon merkissä käytetty nimenomainen fontti ja väri, sanan Saimaa kaareva sijoittelu merkkiin sekä merkkiin sisältyvä aaltokuvio. Kyseistä aaltokuviota ei muotonsa puolesta voida pitää mitenkään tavanomaisena, sillä tavanomaisessa aaltoilevassa vedenpinnassa mainitun kaltaisia kohoumia ei ole. Merkistä voi jopa saada mielikuvan, että sana ”Saimaa” liikkuu veden alla eteenpäin.

Kyseisten, luokan 29 tavaroiden relevanteiksi myyntipaikoiksi katsottavat elintarvikeliikkeet ovat pääsääntöisesti paikkoja, joissa tuotteet on aseteltu esille, ja kuluttajat tarkastelevat niiden merkkejä nimenomaisesti visuaalisesti valitessaan tuotteita. Myös merkkien visuaaliset erityispiirteet ovat näin ollen kuluttajien havaittavissa ostotilanteessa. Kokonaisuutena arvioituna kuluttajat mieltävät haetun kuviomerkin nimenomaan tavaramerkiksi.

Viraston aiemmassa käytännössä erottamiskyvyltään vastaavien merkkien on katsottu olevan rekisteröitävissä. Esimerkkinä luokan 29 kalatuotteiden osalta virasto on, lukuisten muiden ohella, katsonut erottamiskykyisiksi seuraavat merkit:

EUTM nro 4 176 591 LAKE VICTORIA PERCH · LAKE VICTORIA FISHERIES ORGANIZATION· UGANDA KENYA TANZANIA (kuvio)

EUTM nro 472 316 La Favorita Fish (kuvio)

IR nro 752 940 FOSSEN Fjord Fish (kuvio),

IR nro 1 000 462 FISHES (kuvio),

EUTM nro 3 777 331 WILD FISH (kuvio)

EUTM nro 3 975 083 LUX FISH (kuvio)

EUTM nro 4 477 311 Easy Fish (kuvio)

EUTM nro 6 830 947 OCEAN FISH (kuvio)

EUTM nro 7 337 678 EUROASIAN FISH S.L.

EUTM nro 8 404 428 West Fish (kuvio)

EUTM nro 8 831 951 SHELL FISH IRELAND (kuvio)

EUTM nro 9 170 011 NORDFISH (kuvio).

Käsillä olevan merkin erottamiskykyä tulisi pitää vähintään vastaavana.

3. Päätös

EUTMA:n 75 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta pitää kiinni ilmoituksessaan 17.11.2017 esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklassa säädetään seuraavasti:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa Euroopan unionia.”

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti tällaisia merkkejä tai merkintöjä (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 27; ks. myös vastaavasti tuomio 04/05/1999, C-108/97 ja C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ).

Merkin kuuluminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 16; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 25/09/2015, T-591/14, PerfectRoast, EU:T:2015:700, § 25-26).

Merkin – myös kuviomerkin - erottamiskykyä ja kuvailevuutta arvioitaessa merkki otetaan huomioon kokonaisuutena ja arvioinnissa otetaan huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan sekä se, miten kohdeyleisö eli näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin. Niin kuvailevuutta kuin erottamiskykyä arvioitaessa ratkaisevaa on siis merkin antama kokonaisvaikutelma oli sitten kyse iskulauseesta, useammasta eri sanasta koostuvasta sanamerkistä, sanamerkistä, joka muodostuu kahdesta yhteen kirjoitetusta sanasta tai esimerkiksi kuviomerkistä (02/07/2009, T-414/07, kuviomerkki, joka kuvaa korttia pitelevää kättä ja kolmea kolmiota, EU:T:2009:242, § 36). Oikeuskäytännön mukaan se, että kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa merkkiä tulee tarkastella kokonaisuutena ei kuitenkaan estä tarkastelemasta kaikkia niitä tavaramerkin yksittäisiä osatekijöitä, joista merkki koostuu.

Kuten viraston ilmoituksen 17.11.2017 sanamuodosta käy selvästi esiin, virasto on kuviomerkin

kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan huomioinut edellä mainitut, oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet.

Hakija on oikeassa huomauttaessaan siitä, että kuvitteellisuus tai mielikuvituksellisuus eivät ole edellytyksiä sille, että merkkiä voidaan pitää erottamiskykyisenä. Riittää, että kohdeyleisö pystyy tavaramerkin avulla yksilöimään sillä suojattujen tavaroiden ja palvelujen alkuperän ja erottamaan ne muiden yritysten vastaavista tavaroista tai palveluista (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41). Vastoin hakijan näkemystä virasto ei kuitenkaan katso, että tämä edellytys täyttyisi käsillä olevan merkin osalta.

Hakija huomauttaa, ettei se hae yksinoikeutta merkin sanaosuudelle sellaisenaan vaan sen käytölle mainitun kuviomerkin osana ja merkin kokonaisvaikutelmalle.

Virasto kuitenkin katsoo, että merkki kokonaisuutena tarkasteltuna on kuvaileva ja vailla erottamiskykyä hakemuksen kattamille tavaroille. Merkin keskeisenä osana on ilmaus ”SAIMAAN TUORE”, joka tietyistä tyylillisistä elementeistä huolimatta välittää ilmeistä ja suoraa tietoa hakemuksen kohteena olevien tavaroiden lajista ja/tai raaka-aineesta ja näiden maantieteellisestä alkuperästa, eli merkki kertoo kuluttajille välittömästi ja suoraan hakemuksen kohteena olevien kalojen ja kalatuotteiden olevan tuoreita ja pyydetyn Saimaasta/Saimaan vesistöstä. Kuten virasto ilmoituksessaan 17.11.2017 toi esiin, tuoreus on myös ominaisuus, jota kalaa tai kalaa sisältäviä elintarvikkeita ostavat kuluttaja erityisesti arvostavat, ja joka näin ollen otetaan huomioon ostopäätöstä tehtäessä. Tulee myös huomata, että yhdistelmämerkkien osalta sanaosuus on se tekijä, jota kuluttajat useimmiten käyttävät viitatessaan merkkiin.

Erottamiskyvyttömästä sanamerkistä tulee erottamiskykyinen, kun siihen lisätään erottamiskykyinen kuvioelementti eli EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan hylkäysperustetta ei sovelleta merkkeihin, jotka koostuvat erottamiskyvyttömästä ja kuvailevasta osatekijästä mikäli se on yhdistetty muihin osatekijöihin, kuten erottamiskykyiseen, ei-kuvailevaan kuvioelementtiin. Tämä vaatimus ei kutienkaan täyty käsillä olevan merkin osalta. Kuten viraston ohjesäännöissä (Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, sivu 39) todetaan…”Kuvioelementti, joka ei esitä kyseisiä tavaroita tai palveluja mutta, jolla on suora yhteys tavaroiden ja palvelujen ominaispiirteisiin ei tee merkistä kokonaisuutena erottamiskykyistä, ellei kyseinen kuvioelementti ole tarpeeksi tyylitelty”. Kuten virasto ilmoituksessaan 17.11.2017 totesi, ovat hakemuksen kohteena olevan merkin sisältämät kuvioelementit niin vähäisiä ja tavanomaisia, etteivät ne tee merkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna millään tavoin erottamiskykyiseksi. Merkki muodostuu suuraakkosin, hyvin tavanomaisella kirjasintyypillä kirjoitetusta sanasta TUORE, jonka O-kirjaimen päälle on kaarevasti sijoitettu sana ”SAIMAAN”. Molemmat sanat ovat merkissä helposti luettavissa olkoonkin, että sana ”TUORE” on kokonsa johdosta merkissä dominantissa roolissa. Sanojen yllä esiintyvä, järven aaltoilevaa pintaa kuvaava, hyvin tavanomainen kuvioelementti lähinnä korostaa merkillä varustettujen tavaroiden alkuperää (peräisin vesistöstä). Merkin värit, sininen ja valkoinen ovat perusvärejä, ja sininen väri vesistöön/järveen liittyvien tavaroiden ollessa kyseessä jopa hyvin tavanomainen väri. Kyseisissä kuvioelementeissä ei ole myöskään mitään sellaista niiden yhdistämistapaan liittyvää ominaisuutta, jonka perusteella tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä niiden tavaroiden osalta, joita rekisteröintihakemus koskee. Hakijan huomautus, jonka mukaan merkissä esiintyvää aaltokuviota ei muotonsa puolesta voida pitää mitenkään tavanomaisena, ei vakuuta virastoa. Itse asiassa on vaikea nähdä, mikä olisi tavanomaisempi tapa kuvata luonnonmukaista, väreilevää järven pintaa, kuin juuri merkissä esiintyvä aaltokuvio.

Hakijan mukaan ”Kuviomerkin kuluttajat olettavat jo lähtökohtaisesti ilmoittavan nimenomaan tuotteiden kaupallisen alkuperän”. Virasto ei kuitenkaan yhdy hakijan näkemykseen. Virasto huomauttaa, että värien, kuvioiden ja eri fonttityyppien käyttö tavaroissa ja niiden pakkauksissa käytettävissä teksteissä ja tekstien tehosteina sekä tavaroiden markkinointiin liittyvässä viestinnässä on tänä päivänä hyvin yleistä. Kyseisten elementtien käyttö/esiintyminen merkissä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että kohderyhmä välittömästi ja ilman sekaannuksen vaaraa ymmärtäisi merkin osoitukseksi tavaran kaupallisesta alkuperästä. Se, miten kohderyhmä kyseisen merkin kokonaisuutena tarkasteltuna ymmärtää nähdessään merkkiä käytettävän kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä, on ratkaisevaa merkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa. Virasto huomauttaa myös, että oikeuskäytännössä kuviomerkin erottamiskyvylle ei ole asetettu sanamerkkiä alhaisempaa erottamiskykyvaatimusta.

Virasto huomauttaa myös, että valituslautakunta on äskeisissä päätöksissään vahvistanut viraston seuraavia kuviomerkkejä koskevat hylkäyspäätökset:

16/03/2018, R 2143/2017-2,

joka koski palveluja luokissa 35, 39, 41, 42, 45

20/02/2018, R 828/2017-2

joka koski tavaroita luokissa 29, 30, 31, 32.

29/01/2018, R 1756/2017-2

joka koski tavaroita luokassa 30.

21/11/2017, R 1636/2017-2

joka koski tavaroita luokissa 7 ja 21.

Hakijan mukaan pyyntialueita koskevia merkintöjä ei käytännössä koskaan ilmoiteta kuviollisessa muodossa, vaan yksinkertaisina sanallisina ilmoituksina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö myös kuvallista merkintää voitaisi käyttää. Virasto huomauttaa, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin.

Edellä esitetyn perusteella virasto edelleen katsoo, että kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna, on kuviomerkin

ja hakemuksen kohteena olevien tavaroiden välillä riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun. Näin ollen merkki kuuluu EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon piiriin.

Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkki, joka EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on tämän johdosta väistämättä näiden tavaroiden tai palvelujen osalta kyseisen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Koska hakemuksen kohtena oleva kuviomerkki edellä esitetyin perusteluin on merkitykseltään selvästi kuvaileva rekisteröintihakemuksen sisältämiin tavaroihin nähden, puuttuu siltä myös vähimmäiserottamiskyky näiden samojen tavaroiden osalta.

Virasto on ottanut huomioon hakijan viittaamat EU-tavaramerkkirekisteröinnit tavaraluokassa 29. Nämä eivät kuitenkaan muuta viraston kantaa käsillä olevassa asiassa. Mikään hakijan viittaamista aiemmista rekisteröinneistä ei koske ensinnäkään identtistä tavaramerkkiä. Lisäksi pääosa hakijan viittaamista rekisteröinneistä on ehdottomien rekisteröintiesteiden osalta tutkittu kauan sitten (vuosina 1998 – 2008). Virasto huomauttaa myös, että erottamiskyvyn arviointi ei ole eksaktia tiedettä. EUIPO pyrkii toimimaan johdonmukaisesti. Jokainen tapaus on kuitenkin käsiteltävä erikseen ja ajan myötä kuvailevuuden ja erottamiskyvyn arvioinnissa sovellettavat kriteerit ovat muuttuneet ja muuttuvat sitä mukaa, kun asiaa koskeva oikeuskäytäntö on kehittynyt ja edelleen kehittyy. Näin ollen pelkästään se seikka, että aikaisemmissa tapauksissa tutkija on merkkien kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioidessaan noudattanut sillä hetkellä voimassa olevia kriteerejä ja oikeuskäytäntöä, ei loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta eikä ole syy kumota päätöstä, joka on järkeenkäypä ja joka on unionin tavaramerkkiasetuksen, sellaisena kuin EU:n tuomioistuinten oikeuskäytäntö on sitä tulkinnut, mukainen.

Edellä mainituista syistä ja EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 17 427 501 koskeva hakemus hylätään kaikkien haettujen tavaroiden osalta.

EUTM-asetuksen 67 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTM-asetuksen 68 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Tuula RAJALA

LIITE Ilmoitus EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämisen perusteista (Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen 7 artikla ja Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 1 kohta), 17/11/2017, 5 sivua