Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 01/06/2018

STUDIO LEGALE AVV. LAURA TURINI Viale Matteotti, 25 I-50121 Firenze (FI) ITALIA

Fascicolo nº:	017432824
Vostro riferimento:	468V
Marchio:	Ecolights
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	GREEN MOTORS S.R.L. PIAZZA PERICLE FAZZINI 8 I-63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) ITALIA

In data 21/11/2017 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 09/01/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il significato che il termine “ECO” può assumere non è il solo attribuito dall’Ufficio. Nella fattispecie, “ECO” non è traducibile e neppure si riferisce ad abbreviazione di ecologia o ecologico, ma assume il significato di “ECO” inteso come la riflessione del suono contro un ostacolo. Il richiedente non ha rivendicato alcun prodotto ecologico e tantomeno ha limitato i prodotti alle sole torce e lampade ecologiche. Seppure il significato di ecologico è uno dei tanti significati che si possono attribuire al termine “ECO”, è anche vero che da solo non basta ad ingenerare nel pubblico di riferimento che la dicitura “Ecolights” si riferisca a luci ecologiche.

2. Il richiedente afferma che il rapporto trai il segno ed i prodotti rivendicati non sia sufficientemente diretto e specifico. Pur volendo ravvisare il solo significato di Ecologico nel termine “ECO” ai sensi della disciplina del marchio d’insieme, come quello in esame, lo stesso è valido pur se composto da denominazioni generiche ed indicazioni descrittive relative al prodotto contraddistinto qualora queste vengano utilizzate in combinazioni sufficientemente arbitrarie tali da dar luogo ad espressioni aventi una propria individualità distinta dalle singole parole che lo compongono. Il segno “ECOLIGHTS” è frutto di un’elaborazione originale tale da connotare lo stesso come marchio debole, ma non per questo dotato di un limitato grado di capacità distintiva.

3. Il richiedente fa riferimento a due sentenze nazionali. Marchi simili al caso di specie sono stati registrati dall’Ufficio. Il richiedente indica 4 marchi figurativi che contengono nella parte verbale le parole “ECO” e “LIGHT” (n. 3 958 378 “ECO LIGHT” per le classi 11, 35, 39, 40, 41, 42, n. 7 337 462 “Ecolighting” per la classe 11, n. 8 935 942 “ECOLIGHT IN CASE OF EMERGENCY” per le classi 11, 35 e 42 e 16 150 864 “Ecolight Save Simple” per le classi 11 e 42.), chiedendo l’applicazione del principio di parità di trattamento.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Questi i motivi.

In primo luogo l’Ufficio ricorda che l’obiezione è stata sollevata rispetto all’assenza di distintività del segno (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE) e non per quanto concerne la descrittività dello stesso (articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE). Pertanto, le considerazioni riguardo l’assenza di indicazioni descrittive rispetto ai prodotti richiesti, a cui sembrerebbe fare allusione il richiedente, nel caso di specie sono irrilevanti.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’Ufficio ha innanzitutto proceduto all’esame dei termini che compongono la dicitura, ovvero “Eco” e “Lights” in lingua inglese. Come già indicato nella notifica del 21/11/2017, si tratta di vocaboli inglesi del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati.

La dicitura è inoltre grammaticalmente corretta nel suo insieme e non è pertanto percepita come inusuale dal consumatore di riferimento.

Essa trasmette un messaggio chiaro e inequivoco, ed è traducibile in italiano come “luci/lampade ecologiche”.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i prodotti in questione, nonché il pubblico di riferimento, l’Ufficio ritiene che la dicitura “ECOLIGHTS” non può che essere considerata come un messaggio elogiativo, che serve unicamente a evidenziare gli aspetti positivi dei prodotti in questione, ossia ad indicare che essi sono lampade/luci ecologiche, rispettose con l’ambiente e/o perché esse sono a basso consumo ecologico.

Se applicata a lampade da lettura, lampade a sospensione, lanterne, ecc. la dicitura non sarà interpretata dal consumatore come marchio, bensì come un’indicazione di una caratteristica positiva dei prodotti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, se applicata ai prodotti richiesti quali lucernari [lampade], lampade alogene, lampade elettriche, torce a LED, lampadine alogene, lampadine LED ecc. l’espressione “ECOLIGHTS” indicherà al consumatore di riferimento, senza necessità di ulteriori sforzi mentali da parte sua, che i prodotti che acquistano sono lampade/luci ecologiche, rispettose con l’ambiente e/o perché sono a basso consumo ecologico. Si tratta senza dubbio di un richiamo promozionale importante, che il consumatore saprà tenere in debita considerazione.

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio considera che la dicitura non può essere considerato di fantasia, contrariamente a quanto indicato dal richiedente.

Infine, per quanto riguarda l’argomento del richiedente secondo cui non ha rivendicato alcun prodotto ecologico e tantomeno ha limitato i prodotti alle sole torce e lampade ecologiche. L’Ufficio rileva che il fatto che non sia stato rivendicato alcun prodotto ecologico o limitato i prodotti alle sole torce e lampade ecologiche, è un elemento di carattere commerciale del tutto irrilevante nell’esame della distintività del marchio. Quest’ultimo deve essere effettuato in relazione ai prodotti richiesti, senza tenere conto delle strategie commerciali o di marketing del titolare del segno, che possono cambiare nel corso del tempo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

Ad avviso dell’Ufficio, il consumatore di riferimento sarebbe in grado di riconoscere nel messaggio in questione l’elemento identificativo di una ben determinata origine imprenditoriale unicamente qualora fosse “educato” a farlo attraverso un lungo processo di “familiarizzazione” con i prodotti di cui trattasi.

Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prova alcuna al riguardo.

Ecco che le argomentazioni del richiedente incluse nei punti 1 e 2 sono dunque da rigettare.

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui alcune registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame.

In particolare, l’Ufficio sottolinea che i marchi figurativi elencati dal richiedente possiedono una veste grafica rimarchevole che li rende distintivi in relazione ai prodotti e servizi rivendicati. A tal riguardo, è d’uopo osservare che vari marchi indicati dal richiedente non paiono comparabili rispetto a quello in esame, atteso che gli stessi sono o contengono gli elementi verbali “ECOLIGHT”, ma combinati con altre componenti grafiche, figurative che, al momento del loro esame, sono stati considerate atte a dotare i segni nel loro complesso di sufficiente capacità distintiva.

Non solo, per quanto riguarda la registrazione n. 3 958 378 “ECO LIGHT” si tratta delle parole “ECO e “LIGHT” di colore blu divise da una linea inclinata di colore giallo, gli elementi figurativi, il colore blu e giallo presenti nel segno sono elementi che conferiscono al segno carattere distintivo.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Infine, per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:

il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 432 824 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Antonino TIZZANO