EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkääminen
(EUTM-asetuksen 7 artikla ja
42 artiklan 2 kohta)]

Alicante, 16/03/2018

IPRIQ LTD

Eteläesplanadi 2

FI-00130 Helsinki

FINLANDIA

Hakemuksen numero:	017439613
Hakijan viite:
Tavaramerkki:	BLACK HORSE
Merkin tyyppi:	Word mark
Hakija:	Biofarm Oy Yrittäjäntie 20 FI-03600 Karkkila FINLANDIA

Virasto ilmoitti hakijalle 17/11/2017 ehdottomasta rekisteröintiesteestä EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla, koska se katsoi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin olevan kuvaileva ja erottamiskyvytön ilmoituksessa (liitteenä) esitetyin perusteluin.

Hakija esitti huomautuksensa 17/01/2018 joiden perusteella voidaan tehdä seuraava yhteenveto:

Merkki on erottamiskykyinen ja koostuu kahden sanan yhdistelmästä joka ei kuvaile tavaroiden kohdetta. Tavaroita ei voi valmistaa sellaiseksi että ne soveltuisivat van mustille hevosille. Virasto on rekisteröinyt samankaltaisia merkkejä aikaisemmin.

EUTM-asetuksen 94 artiklan perusteella virasto tekee päätöksen sellaisten syiden tai todisteiden perusteella, joihin hakijalla on ollut tilaisuus ottaa kantaa.

Virasto on tutkinut hakijan esittämät huomautukset, mutta pitää kiinni esittämästään ehdottomasta hylkäysperusteesta.

Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTMA) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kukin EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. Kyseisiä hylkäysperusteita on lisäksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleisen edun, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Kun EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään siinä tarkoitettujen merkkien ja ilmausten rekisteröiminen Euroopan unionin tavaramerkeiksi,

tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava käyttää vapaasti merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"Asetuksen [EUTMA] 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkkejä ja merkintöjä ovat sellaiset merkit ja merkinnät, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna käyttää normaalisti joko suoraan tai mainitsemalla yksi tavaran tai palvelun oleellisista ominaisuuksista osoittamaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua." (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

On [– –] merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia. [EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan] sanamuodossa ei nimittäin erotella ominaisuuksia, joita merkit ja merkinnät, joista tavaramerkki muodostuu, voivat osoittaa. Kun nimittäin otetaan huomioon kyseisen säännöksen tausta-ajatuksena oleva yleinen etu, jokaisen yrityksen on voitava vapaasti käyttää näitä merkkejä tai merkintöjä kuvaamaan omien tavaroidensa mitä hyvänsä ominaisuutta kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestä riippumatta.

(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Koska kyseinen tavaramerkki muodostuu useista osatekijöistä (yhdistelmämerkki), sen erottamiskykyä arvioitaessa sitä on tarkasteltava kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta tavaramerkin ulkoasun eri piirteitä peräkkäin (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkääminen EUTMA:n 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella

ei edellytä, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia käytetään todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, on riittävää, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, korostus lisätty jälkikäteen.)

Tässä tapauksessa englantia puhuva kuluttaja, joka on maatalousalan ja/tai hevosalan ammattilainen (erityisesti hevosten osalta, esim. hevostenhoitaja, eläinlääkäri) tai kuluttaja joka omistaa hevosia, katsoisi, että merkillä on seuraava merkitys: musta hevonen. Siten kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat katsoisivat, että merkki antaa tietoa seuraavista: kyseessä olevien tavaroiden käyttötarkoituksesta, nimittäin että tavaroita käytetään hevosten tumman/mustan karvoituksen säilyttämiseksi tai ainoastaan tummanväristen ja/tai mustien hevosten kasvattamisen/jalostuksen/hoitamisen ym. yhteydessä, tai niiden karvoituksen, terveyden, hampaanvärin, tms. korjaamiseksi tai niiden hoidossa, käyttäen luokan 3 eri puhdistusvalmisteitä, luokan 5 listaravinteita tai farmaseuttisia valmisteitä, sekä luokan 31 ravintoaineita. Hakijan väitteet siitä, että on mahdotonta valmistaa ainoastaan mustille hevosille tarkoitettuja tuotteita, hylätään. Virasto on jo aikaisemmin todistanut, että kyseessä olevaa (olevia) sanoja käytetään tavallisesti merkityksellisillä markkinoilla. Hakija ei ole esittänyt mitään päinvastaisia todisteita.

Virasto toteaa, että kyseessä oleva kuluttaja mieltää haetun tavaramerkin tavanomaiseksi merkiksi eikä tietyn omistajan tavaramerkiksi. Jos hakija vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn viraston edellä mainittuun kokemukseen perustuvasta arviosta huolimatta, hakijan tehtävänä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky, koska kun otetaan huomioon hakijan perusteellinen markkinatuntemus, hakijan on paljon helpompi esittää nämä tiedot (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). Hakija ei ole sitä tehnyt.

Hakijan väittäessä, että EUIPO on jo rekisteröinyt useita samanlaisia tavaramerkkejä, voidaan huomauttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätökset, jotka koskevat merkin rekisteröintiä Euroopan unionin tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näin ollen sitä, voidaanko merkki rekisteröidä Euroopan unionin tavaramerkiksi, on arvioitava ainoastaan EUTMA:n perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä näitä päätöksiä edeltäneen päätöskäytännön perusteella (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; ja 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä näet ilmenee, että yhdenvertaisuusperiaatteen on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, jonka mukaan taas kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyödyttää jotakuta toista." (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Edellä mainituista syistä ja EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tavaramerkkiä nro 17 439 613 koskeva hakemus hylätään kaikkien haettujen tavaroiden osalta.

EUTM-asetuksen 67 artiklan mukaan teillä on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen. EUTM-asetuksen 68 artiklan mukaan valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta kun 720 EUR valitusmaksu on suoritettu.

Erkki Münter