OPPOSIZIONE N. B 3 048 537

Casa Vinicola Botter Carlo & C. (C.V.B.C.) S.p.A., Via L. Cadorna, 17, 30020 Fossalta di Piave (Venezia), Italia (opponente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Passopisciaro S.r.l. Az. Agricola, Via Val D'Orcia, 15, 53047, Sarteano (SI), Italia (richiedente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Roma S.p.A., Via Piemonte, 26, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 16/12/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 048 537 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 447 723 è totalmente respinta.

3. La richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 447 723 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 364 122 per il marchio denominativo DOPPIO PASSO. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre); vini; spumanti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 33: Vino rosso siciliano di varietà Nerello Mascalese.

I prodotti contestati sono inclusi nella più ampia categoria di vini dell’opponente. Pertanto, sono identici.

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

DOPPIO PASSO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento comune ‘PASSO’ ha significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l’italiano viene capito. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla l’italiano.

Il segno contestato è un marchio figurativo, costituito dall'elemento verbale 'passorosso' in lettere minuscole scritte a mano, in cui la prima parte 'passo' è in nero e la seconda parte dell'elemento verbale, 'rosso', è in rosso. Lo sfondo del marchio ricorda un documento scritto a mano, tuttavia con lettere illeggibili molto piccole. Sul fondo del segno è presente un elemento figurativo in grigio e bianco, che ricorda un cappello con piume o, come sostiene la richiedente, che potrebbe ricordare un cigno dalle ali spiegate.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da due parole e contenente l’elemento ‘PASSO’ (presente anche nel segno impugnato) che sarà inteso, nel suo significato tipico, ossia nell’accezione di ‘movimento che si compie camminando’. Non essendo descrittivo, allusivo o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

L’elemento ‘DOPPIO’ del marchio anteriore indica in lingua italiana ‘che è due volte tanto’. L’espressione ‘DOPPIO PASSO’ nel suo insieme in italiano può significare tipo di danza di origine spagnola o sudamericana, di movimento vivace in ritmo binario (http://www.treccani.it/vocabolario/passo2/). Non ostante, si ritiene che la maggior parte del pubblico italiano non è a conoscenza di tale danza. Pertanto, la parola ‘DOPPIO’ sarà intesa come aggettivo riferito al sostantivo ‘PASSO’. L’espressione ‘DOPPIO PASSO’ sarà dunque intesa sempre nel significato di ‘movimento di piedi’.

La parola ‘ROSSO’ del segno impugnato sarà intesa come ‘di colore rosso’ e potrà percepirsi o come aggettivo riferito al sostantivo ‘PASSO’ o come riferita alle caratteristiche dei prodotti in questione, vino, di essere appunto vino rosso. In quest’ultimo caso tale elemento sarebbe descrittivo e pertanto non distintivo.

Gli aggettivi sono, in linea di principio, meno distintivi dei nomi che qualificano, poiché vengono percepiti dal consumatore esclusivamente come degli attributi del nome a cui si riferiscono. Dunque, nonostante non siano di per sé deboli, le parole ‘DOPPIO’ e ‘ROSSO’, in quanto aggettivi, hanno un impatto minore nella percezione del segno da parte del consumatore, rispetto al condiviso sostantivo ‘PASSO’.

Lo sfondo del segno impugnato, simile ad un documento scritto a mano, sarà percepito come tale. Poiché non è descrittivo o altrimenti allusivo per i prodotti, è distintivo.

L'elemento figurativo in grigio e bianco nella parte inferiore del marchio sarà percepito come, tra l'altro, un cappello con piume o un cigno. Ad ogni modo, non ha alcun significato per i prodotti rilevanti ed è, quindi, distintivo. Una parte del pubblico non identificherà affatto questo elemento figurativo ed anche in questo caso sarebbe distintivo.

Quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

L’elemento ‘PASSOROSSO’ nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Seppur sia vero che i segni presentano inizi differenti, si ricorda che questa considerazione non può applicarsi in tutti i casi (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). In particolare, il principio secondo cui il consumatore presta una particolare importanza all'inizio di un marchio non può essere valutato indipendentemente dalle circostanze del caso di specie e, specialmente, dalle caratteristiche specifiche dei segni raffrontati (07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 33).

Visivamente, i segni coincidono nella parola ‘PASSO’ che è distintivo. Tuttavia, essi differiscono nell’elemento “DOPPIO” del marchio anteriore e nell’elemento ‘ROSSO’ del segno impugnato, che hanno un ruolo accessorio rispetto al sostantivo ‘PASSO’, e negli elementi figurativi del segno impugnato che hanno un impatto minore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni nel suono della parola ‘PASSO’ presente in entrambi i marchi e che è distintiva. La pronuncia differisce nel suono della parola ‘DOPPIO’ del marchio anteriore e ‘ROSSO’ del segno impugnato.

Pertanto, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Tale contenuto appare fortemente caratterizzato dal termine comune ‘PASSO’. Gli elementi ‘DOPPIO’ nel marchio anteriore e ‘ROSSO’ del segno contestato non sono in grado di distanziare i segni in maniera decisiva sotto il profilo concettuale, incluso tenendo conto del significato dell’espressione “DOPPIO PASSO” esposta in precedenza. Pertanto, i segni sono concettualmente simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti sono identici e il grado di attenzione del pubblico è medio.

Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è normale.

I marchi sono simili in misura media sul piano visivo, fonetico e concettuale. In particolare i segni compartono l’elemento “PASSO” che è distintivo e chiaramente riconoscibile in entrambi i marchi. Le parole aggiuntive ‘DOPPO’ del marchio anteriore e ‘ROSSO’ del segno impugnato hanno un impatto minore rispetto all’elemento comune ‘PASSO’ così come più sopra esposto. Con riferimento agli elementi figurativi del segno impugnato hanno anch’essi un impatto minore.

Si ritiene che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

La richiedente richiama altresì a sostegno delle proprie argomentazioni precedenti decisioni nazionali. Tuttavia, va osservato che le decisioni di tribunali nazionali o di uffici nazionali relative a conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale non sono vincolanti per l’Ufficio perché il regime del marchio dell’Unione europea è un sistema autonomo che si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (13/09/2010, T‑292/08, Often, EU:T:2010:399).

Sebbene le precedenti decisioni nazionali non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione, in particolare nel caso in cui tali decisioni siano state adottate in uno Stato membro/in Stati membri rilevanti ai fini del presente procedimento.

Nel caso in esame, i precedenti invocati dal richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento in quanto non vi sono sufficienti informazioni sugli antecedenti di fatto e di diritto dato che la richiedente non ha fornito copia della sentenza richiamata nelle sue osservazioni.

Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 11 364 122 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Dal momento che l’opposizione è accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone dall’opponente. In effetti, il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Francesca CANGERI

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.