Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 02/10/2018

Sylwia Fietko-Basa ul. Jagiellońska 59 25-734 Kielce POLONIA

Nr zgłoszenia:	017507419
Nr referencyjny zgłaszającego:	2604/S/EU
Znak towarowy:	NATURAL CBD WWW.NATURALCBD.IE
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	E Cigarettes World Distribution LTD Camross, Sligo Road, Ballymote, Sligo F56 CH52 IRLANDA

Zawiadomieniem z dnia 15/12/2017 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b), c) i f) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy, jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego oraz jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

Na wniosek zgłaszającego z dnia 09/02/2018 r., Urząd przedłużył termin na przedstawienie uwag w odpowiedzi.

W dniu 13/04/2018 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Połączenie słów „NATURAL CBD” jest aluzyjne, a nie opisowe.

2. Nawet gdyby przyjąć opisowość elementów słownych, art. 7 ust. 1 lit. c) nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ analizowany znak ma fantazyjną grafikę, która przesądza o jego odróżniającym charakterze. Jest on odróżniający w stosunku do towarów, dla których został zgłoszony, w świetle art. 7 ust. 1 lit. b). Urząd skupił się na warstwie słownej znaku, ale posiada on „zaawansowaną kompozycję graficzną”, opracowanie twórcze, a nie jedynie proste odwzorowania elementów. „Minimalizm w projektowaniu oznaczeń graficznych nie wpływa” na jego zdolność odróżniającą. Dzięki warstwie graficznej znak nie składa się jedynie z elementów wskazujących na rodzaj towarów.

3. Docelowi konsumenci waporyzatorów elektronicznych, osprzętu lub wkładów do nich nie będą się skupiali tylko na warstwie słownej, ale przede wszystkim na etykiecie z elementami graficznymi. Ww. towary nie są produktami codziennego użytku; są przeznaczone dla „określonej grupy odbiorców, zorientowanych w ofercie rynkowej i zwracających uwagę na nabywane towary”.

4. Zgłaszający powołuje się na art. 14 RZTUE i na sprawę 20/09/2001, C‑383/99P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, argumentując, że „wskazany przepis pozwala innym przedsiębiorcom na używanie przez nich elementu opisowego, który wchodzi w skład znaku”. „(…) jedynym kryterium, jakie powinno być brane obecnie do uwag.; jest zdaniem Trybunału kwestia spełniania, w oczach odbiorców funkcji znaku towarowego przez zgłaszane oznaczenie”.

5. Dotychczasowa praktyka Urzędu nie wskazywała przeszkód dla rejestracji oznaczeń „słowno-graficznych zawierających człon CBD oraz przeznaczonych do oznaczania identycznych i podobnych towarów w klasie 34”. Zgłaszający podaje jako przykłady m.in. zgłoszenie nr. 016 622 871:

i nr. 017 649 096:

. Ww. znaki nie posiadaja bardziej skomplikowanej grafiki, ani bardziej fantazyjnych elementów słownych; nie maja „bardziej fantazyjnego charakteru”.

6. W nawiązaniu do art. 7 ust. 1 lit. f) RZTUE, zgłaszający podnosi, że istnieją trzy gatunki konopii i opisuje różnice między nimi. „Kannabidiol (CBD) jest substancją zidentyfikowaną jako jedna z ponad 100 kannabinoidów (cannabinoids) zidentyfikowanych w roślinach gatunku Cannabis, który najczęściej pozyskiwany z Cannabis sativa – rośliny której uprawa jest zgodna z prawem.”. CBD występuje we wszystkich trzech gatunkach konopii. Jest substancją o działaniu odmiennym od psychotycznej substancji THC Tetrahydrokannabinol (THC).

7. Zgłaszający podaje linki do artykułu o działaniu CBD i argumentuje, że do tej pory nie udowodniono działania uzależniającego tej substancji (i podaje odniesienia do trzech badań) oraz że nie jest substancją psychoaktywną. Informuje, że istnieją badania o jego korzystnym działaniu na ludzki organizm, choć dokładny mechanizm tego działania nie jest znany i przedstawia przykłady zastosowania CBD w lekach i metodach leczenia. Zgłaszający informuje, że CBD jest wpisane na listę EU Cosmetic Ingredients Database oraz EU Novel Foods catalogue (ze statusem pozwalającym na jego stosowanie).

8. „ (…) zgłaszający wskazuje, iż wszystkie wykorzystywane przez niego składniki zostały pozyskane zgodnie z obowiązującym prawem i nie mają działania toksycznego na narządy docelowe. Żaden ze stosowanych przez niego składników nie posiada działania narkotycznego w jakiejkolwiek kategorii w myśl rozporządzenia CLP (1272/2008) oraz Reach (1907/2006). Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. f jest więc nieuzasadniony.” Gdyby Urząd uznał to za nieprzekonujące, zgłaszający mógłby „dokonać ograniczenia wykazu o sporne towary”.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Urząd przyznał zgłaszającemu dwumiesięczny okres na przedstawienie swoich uwag oraz przedłużył ten termin o kolejne dwa miesiące. Urząd uważa więc, że dał zgłaszającemu wystarczająco dużo czasu i możliwości przedstawienia swoich uwag na piśmie.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego i przeanalizowaniu podanych informacji pochodzących przede wszystkim ze źródeł Unii Europejskiej, Urząd zdecydował uchylić swoje zastrzeżenia w stosunku do następujących towarów w nawiązaniu do względów wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. f) RZTUE:

Klasa 34 Substytuty tytoniu.

Zastrzeżenia zostają podtrzymane w stosunku do wszystkich towarów w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Urząd odpowie teraz na argumenty zgłaszającego:

W nawiązaniu do pierwszego argumentu zgłaszającego, należy zauważyć że:

Ponieważ przedmiotowy znak składa się z kilku elementów (znak złożony), w celu oceny jego charakteru odróżniającego należy go zbadać w całości. Nie zachodzi tutaj jednak niezgodność z badaniem indywidualnych elementów każdego znaku po kolei (19/09/2001, T‑118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Urząd w swoim piśmie z dnia 15/12/2017 r. wykazał, co następuje:

Ocena charakteru opisowego opiera się na sposobie, w jaki właściwy konsument postrzega znak w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację. W przedmiotowym przypadku przeciętny anglojęzyczny konsument rozumiałby ten znak jako mający następujące znaczenie: naturalny kannabidiol, irlandzka strona internetowa naturalny kannabidiol.

(…)

Właściwi odbiorcy, pomimo pewnych elementów graficznych składających się ze słowa „natural” pisanego drukowanymi, czarnymi literami, pod którym znajduje się słowo „cbd” pisane drukowanymi, zielonymi literami, oddzielone od czarnego napisu „www.naturalcbd.ie” poziomą kreską i wszystkie elementy znajdujące się w dwóch nierównych, czarnych okręgach, po których lewej stronie znajduje się zielono-czarny, siedmioramienny liść, postrzegą znak jako dostarczający informację, że towary w klasie 34 (między innymi, waporyzatory, płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid], atomizery do papierosów elektronicznych, ciekłe roztwory do użytku w epapierosach, ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach, elektroniczne fajki do tytoniu, elektroniczne fajki wodne, etui do papierosów elektronicznych, inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych, kartomizery do papierosów elektronicznych, papierosy elektroniczne, substytuty tytoniu, uchwyty do papierosów elektronicznych, zestawy do palenia papierosów elektronicznych) są naturalnym kannabidiolem (CBD), bądź go zawierają lub posiadają jego smak, albo są urządzeniami lub ich częściami przeznaczonymi do jego palenia. Będą oni więc postrzegali dany znak jako informację dotyczącą rodzaju towarów, o których mowa.

W związku z powyższym, Urząd przeanalizował wszystkie elementy składające się na rozpatrywany znak.

W ww. piśmie, Urząd wskazał również, że elementy graficzne i stylizacja znaku nie są wystarczające, aby znak mógł zostać zaakceptowany.

Kiedy element słowny jest opisowy i/lub nie posiada charakteru odróżniającego, należy zbadać czy element graficzny jest w stanie odwrócić uwagę konsumentów od opisowej i/lub nieodróżniającej warstwy słownej tak, aby zapamiętali znak jako całość. Sprawdza się również, czy element graficzny wymaga wysiłku interpretacyjnego.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji:

Elementy opisowe składające się z przedstawienia towarów lub usług (lub ich części) o charakterze opisowym/ niewyróżniającym

W niektórych wypadkach element graficzny składa się z przedstawienia zgłaszanych towarów lub usług (lub ich części). Co do zasady uważa się, że przedstawienie ma charakter opisowy i/lub pozbawiony charakteru odróżniającego, jeżeli:

• jest „wiernym” lub „realistycznym” wizerunkiem towarów lub usług;

• składa się z symbolicznego/stylizowanego - ale mimo to realistycznego - przedstawienia towarów lub usług.

W obecnym przypadku, jak wykazano powyżej, elementy słowne mają konkretne znaczenie w powiązaniu z towarami, o których rejestrację wystąpiono. Stylizacja elementów słownych nie wyróżnia się niczym szczególnym, a rysunek liścia jest łatwo rozpoznawalnym (dla właściwego konsumenta w ramach konkretnego rynku), stylizowanym, ale realistycznym przedstawieniem liścia marihuany.

Jak wskazano powyżej, elementy słowne znaku mają konkretne znaczenie opisowe: kannabidiol naturalnego pochodzenia. Liść marihuany/konopii posiada nie tylko funkcję dekoracyjną, ale ma również charakter opisowy, ponieważ naturalny CBD występuje w konopiach. Ww. elementy są szeroko rozumiane i używane w ramach konkretnych realiów rynkowych i stąd wynika ich opisowość dla właściwych konsumentów. Pozostałe elementy są pozbawione charakteru odróżniającego; okręgi spełniają funkcję czysto dekoracyjną.

Urząd wykazał więc opisowość i brak charakteru odróżniającego znaku w stosunku do towarów, dla których wniesiono o rejestrację. Znak jako całość nie będzie widziany przez docelowych konsumentów jako aluzyjny.

Co do następnego argumentu zgłaszającego, znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że istnieje wyraźne nakładanie się podstaw do odmowy rejestracji określonych w artykułach od 7 (1) (b) do (d) (wyrok z dnia 12/02/2004, C 363/99, "Postkantoor ", pkt 67 i 85, oraz wyrok z dnia 12/02/2004, C, N 265/00," Biomild ", pkt 18). Dodatkowo, zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich słowny znak, który opisuje właściwości towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, jest z tego powodu bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE (zob. wyrok z 12/06/2007 w sprawie T-190/05 „TWIST & POUR”, pkt 39).

W odniesieniu do elementów graficznych znaku towarowego, ich obecność może nadać odróżniający charakter znakowi składającemu się z opisowego wyrażenia tak, aby mógł się on kwalifikować do rejestracji. Dlatego też należy rozważyć, czy stylizacja i/lub elementy graficzne znaku są wystarczające.

Gdy element słowny ma charakter opisowy, należy sprawdzić czy element graficzny potrafi zapaść w pamięć konsumentom w sposób natychmiastowy i trwały i w ten sposób skutecznie odwrócić ich uwagę od opisowej, nieodróżniającej wiadomości przekazanej przez słowa. Należy przeanalizować czy, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, elementy graficzne znaku zmieniają jego znaczenie jako całości w odniesieniu do zgłoszonych towarów.

W niniejszej sprawie Urząd nie skupił się jedynie na warstwie słownej znaku, ale, jak widać w ww. cytacie, przeanalizował znak, jako całość.

Elementy figuratywne spornego znaku same z siebie nie zapadną w pamięć konsumentom w sposób natychmiastowy i trwały, nie będą wymagały wysiłku interpretacyjnego ze strony właściwego kręgu odbiorców. Nie są one w stanie odwrócić uwagi właściwego konsumenta od opisowej warstwy znaku. Przeciwnie, elementy figuratywne wzmacniają komunikat „naturalny kannabidiol” i stanowią raczej banalne dekoracje, które są powszechnie stosowane na właściwym rynku.

W nawiązaniu do kolejnego argumentu, chociaż kryteria oceny odróżniającego charakteru są takie same dla wszystkich rodzajów znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że postrzeganie tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być takie samo dla każdego z tych rodzajów, a zatem może okazać się trudniejsze wykazanie odróżniającego charakteru niektórych rodzajów znaków towarowych niż innych (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ponadto również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy uwzględnić, że na sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, w tym przypadku przez przeciętnego konsumenta, może wpływać poziom jego uwagi, który może się różnić ze względu na kategorię danych towarów lub usług (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; i 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Urząd zgadza się ze zgłaszającym, że właściwy konsumenci są zorientowani. Są oni również poinformowani i rozważni. Niemniej jednak, w obecnym przypadku chodzi o towary często kupowane i używane przez właściwych konsumentów. Z zasady towary te nie są drogie lub rzadkie, a ich zakup nie wymaga szczególnej wiedzy ani doświadczenia. Dlatego też, dla takich użytkowników towary, dla których wniesiono o rejestrację, są produktami codziennego użytku, których zakup nie wymaga specjalnego skupienia i dogłębnej analizy. W związku z tym uwaga ww. użytkownika nie będzie na tyle wysoka, aby rozpatrywany znak pozwolił mu odróżnić towary, o których rejestrację wystąpiono, jako pochodzące od konkretnego wytwórcy.

W nawiązaniu do wyroku w sprawie 20/09/2001, C‑383/99P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, należy zauważyć, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji znacznie ewoluowało od 20/09/2001, C 383/99P, BABY-DRY, EU: C: 2001: 461 (02/08/2004, R 262/2003-2, ECONOMY PLUS, § 11). Zdolność znaku do zidentyfikowania komercyjnego źródła oznaczonych produktów ma pierwszorzędne znaczenie.

W związku z tym i w świetle powyższej argumentacji, obecny znak nie tylko jest opisowy, ale jest też pozbawiony charakteru odróżniającego. W konsekwencji nie będzie on w stanie, w całości, w oczach właściwych konsumentów, odróżnić produktów jednego przedsiębiorcy od towarów innego.

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Niemniej, w drodze wyjaśnienia należy podkreślić, że aby móc uznać, że uprzednie rejestracje są podobne do omawianego znaku, nie wystarczy po prostu stwierdzić, że zawierają one jeden słowny element składowy i dotyczą towarów z tej samej klasy, co towary omawianego znaku, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość, a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów. Wszystkie wzmiankowane przez zgłaszającego znaki są w wystarczającym stopniu odmienne od omawianego oznaczenia, aby można je było uznać za mający znaczenie argument na poparcie omawianego znaku.

Ponadto Urząd zauważa, że ww. zarejestrowany znak nr. 017 649 096 nie jest porównywalny z obecnie rozpatrywanym zgłoszeniem, jako że został zarejestrowany dla towarów w Klasie 5, a nie 34.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 017 507 419:

zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów:

Klasa 34 Waporyzatory do bezdymnych papierosów; Waporyzatory dla palaczy, do stosowania doustnego; Waporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich; Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glikol propylenowy; Płyn do papierosów elektronicznych [e-liquid] zawierający glicerynę roślinną; Atomizery do papierosów elektronicznych; Ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach; Ciekłe roztwory nikotyny do stosowania w e-papierosach; Elektroniczne fajki do tytoniu; Elektroniczne fajki wodne; Etui do papierosów elektronicznych; Inhalatory do stosowania jako alternatywa dla papierosów tytoniowych; Kartomizery do papierosów elektronicznych; Papierosy elektroniczne; Substytuty tytoniu; Uchwyty do papierosów elektronicznych; Zestawy do palenia papierosów elektronicznych.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Monika TOMCZYNSKA