Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 04/04/2018

Herrn RA Nils BÜRGLEN, LL.M. oec. Diehl & Partner Postfach 20 06 06 80006 München Deutschland

Anmeldenummer	17524001
Ihr Zeichen	S13695-EM
Marke	Holzprotect
Anmelderin	Südwest Lacke + Farben GmbH & Co. KG Iggelheimer Strasse 13 67459 Böhl-Iggelheim Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 7. Dezember 2017 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 (1)(b) und beschreibenden Charakter gemäß Artikel  7 (1)(c) der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV). Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 31. Januar 2018 zu der Beanstandung Stellung. Sie trug im Wesentlichen vor:

1. Holzschutz heiße auf Englisch „wood preservation“.

2. Eine Kombination zweier Sprachen ergebe keine ohne weiteres Nachdenken verständliche Bedeutung.

3. „HOLZPROTECT“ werde weder von Dritten benutzt noch benötigt.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 94(3) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren zurückzuweisen:

1

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Lösungsmittel für Firnisse und Lacke.

2

Farben und Tünchen; Lacke und Firnisse; Rostschutzmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Lasuren; Lösungs- und Verdünnungsmittel für Farben; Grundierungsmittel; Bautenlacke; Fassadenfarben; Farbmittel; Farbstoffe; Farbpasten; Verdünnungsmittel; Lackkonzentrate; Latexfarben; Fußbodenfarben; Dachfarben; Innenfarben.

19

Baumaterialen (nicht aus Metall); Feuchtigkeitshemmende Baumaterialen, nicht aus Metall; Dämmschichtbildende Baumaterialien; Platten, nicht aus Metall, für Bauzwecke; Baumaterialien aus Gesteinsfasern; Mörtel; Mörtelmasse; Spachtelmassen; Putz [Verputzmittel].

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Holzschutz heiße auf Englisch „wood preservation“.

Dieses Argument ist nicht stichhaltig, weil die Beanstandung und die Zurückweisung auf der deutschen Sprache basieren. Es ist also nicht relevant, wie der englische Ausdruck für Holzschutz genau lautet.

2. Eine Kombination zweier Sprachen ergebe keine ohne weiteres Nachdenken verständliche Bedeutung.

Wie schon im Beanstandungsbescheid eingeräumt wurde, ist „protect“ kein deutsches Wort. Es wurden jedoch einige ähnliche Wörter erwähnt, von dem gleichen Wortstamm wie „protect“, die man in Duden finden kann (Protektor, Protektion). Auch das Wort „protektiv“ gibt es im Deutschen (https://www.duden.de/rechtschreibung/protektiv ). Die Bedeutung ist „schützend“, eine sehr einschlägige Bedeutung in Bezug auf Holzschutz.

Zweifelsohne werden die deutschsprachigen Verbraucher dieser Holzschutzmittel die Bedeutung von „protect“ im Sinne von „schützen(d)“ verstehen.

3. „HOLZPROTECT“ werde weder von Dritten benutzt noch benötigt.

Das Amt ist auf Grund der Verordnung und nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht dazu verpflichtet, den allfälligen beschreibenden Charakter eines Markenzeichens mit Beweisen (Benutzung durch Dritte) zu belegen. Artikel 7(1)(c) UMV sagt deutlich:

„Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Eine jetzige, tatsächliche, beschreibende Benutzung durch Dritte ist also keine Voraussetzung für eine Zurückweisung:

“Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das Amt setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können.”

(Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01P EUIPO ./. Wrigley [DOUBLEMINT], Rn. 32)

Was das Argument der Anmelderin betrifft, niemand benötige dieses Zeichen (das Freihaltebedürfnis nach Artikel 7(1)(c) UMV), ist ein einfacher Hinweis auf die fehlende Unterscheidungskraft nach Artikel 7(1)(b) UMV ausreichend.

Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. die Angabe HOLZPROTECT für die angesprochenen Verkehrskreise, sowohl für die geschulten Handwerker als auch für die Hobbybastler, einen deutlichen Hinweis auf den Schutz des Holzes vor Verfaulung darstellt.

2. die Feststellungen der Anmelderin, daß beide Bestandteile des Zeichens aus unterschiedlichen Sprachen stammten und auch andere Bedeutungen haben könnten, das Zeichen nicht weniger beschreibend machen.

3. das Zeichen hiermit unter das Verbot des Artikels 7(1)(c) UMV fällt.

4. das Zeichen ebenfalls (dadurch) keine Unterscheidungskraft aufweist und somit auch nach Artikel 7(1)(b) UMV für alle Waren zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA