OPPOSIZIONE N. B 3 043 471

SR84 S.r.l., Via Vittorio Emanuele 119, 36050 Pozzoleone (VI), Italia (opponente), rappresentata da Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi, Corso Palladio 54, 36100 Vicenza, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Shenzhen Eloop Outdoor Equipments Company Limited, No. 104, 11th building, Huangjintai, Xinan 4th road, Baoan, Shenzhen, Repubblica Popolare Cinese (richiedente), rappresentata da Al & Partners S.r.l., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB) Italia (rappresentante professionale).

Il 12/12/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 043 471 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 12: Biciclette; manubri di biciclette; pompe per biciclette; ruote di biciclette; campanelli per biciclette; biciclette elettriche; pneumatici per cicli.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 537 713 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate a 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 537 713 per il marchio denominativo ‘loopin’, vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella classe 12. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 1 276 047 per il marchio denominativo ‘LOOKIN’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera  b) RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 12: Selle e parti di biciclette e cicli; reggiselle, manopole, pedali, cavalletti, borse portaoggetti per biciclette e cicli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 12: Biciclette; manubri di biciclette; pompe per biciclette; ruote di biciclette; campanelli per biciclette; biciclette elettriche; pneumatici per cicli.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I manubri di biciclette; pompe per biciclette; ruote di biciclette; campanelli per biciclette; pneumatici per cicli sono compresi nell’ampia categoria di parti di biciclette e cicli dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Nelle osservazioni del 20/07/2018, l’opponente rileva che la versione inglese della lista dei prodotti contestati include “bicycle pumps” e che tale voce non risulterebbe espressamente menzionata nella corrispondente traduzione italiana della lista opposta. Pertanto, l’opponente richiede che anche tale prodotto sia considerato tra quelli contro cui l’opposizione è rivolta.

Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra la traduzione della denominazione dell’elenco di prodotti e/o servizi di un MUE (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei MUE e la denominazione originale così com’è stata depositata. Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione definitiva dell’elenco di prodotti e servizi è (i) se la prima lingua è una delle cinque lingue dell’Ufficio, il testo nella prima lingua (ii) se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque lingue dell’Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (cfr. articolo 147, paragrafo 3, RMUE).

Nel presente caso, la prima lingua indicata dal richiedente in sede di deposito della domanda in contestazione è l’inglese. Pertanto, la versione definitiva della lista dei prodotti è quella inglese.

La Divisione di Opposizione nota che la traduzione ufficiale dalla banca dati “TMclass” di “bicycle pumps” è pompe per biciclette. Tale voce è presente nella versione italiana della lista di prodotti contestati, anche se corrisponde alla traduzione inglese di “pumps for bicycle tyres” sinonimo, comunque, di “bicycle pumps”.

Ne consegue che la voce pompe per biciclette presente nella lista in italiano di prodotti contestati si riferisce sia a “bicycle pumps” che a “pumps for bicycle tyres”. Pertanto, l’identità riscontrata tra pompe per biciclette contestate e parti di biciclette e cicli dell’opponente comporterà, nel caso, anche l’identità della voce “bicycle pumps” dalla lista in inglese.

Le biciclette e le biciclette elettriche contestate sono simili a parti di biciclette e cicli dell’opponente coincidendo nel pubblico di riferimento e canale di distribuzione. Inoltre, questi prodotti sono complementari.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale nel campo dei cicli. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

LOOKIN	loopin
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I marchi a confronto sono denominativi. A tal riguardo si evidenzia che la protezione offerta dalla registrazione di un marchio denominativo riguarda la parola indicata nella domanda di registrazione e non le caratteristiche grafiche o stilistiche particolari che il marchio potrebbe possedere (sentenza del 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Non può essere del tutto escluso che i segni in conflitto convergano un significato in alcuni territori, ad esempio nei paesi in cui l’inglese è compreso. In particolare, gli elementi ‘look’,‘loop’ ed ‘in’ saranno percepiti ripetitivamente come ‘guardare’, ‘giro’ e ‘dentro’. Posto che tali significati potrebbero comportare una differenza semantica tra i segni, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione sulla parte del pubblico che non attribuirà alcun significato agli stessi, ad esempio il pubblico di lingua italiana; per cui il rischio di confusione sarà maggiore.

Ne consegue che i marchi a confronto sono distintivi, posto che non hanno alcun significato per il pubblico di riferimento.

Infine, è utile ricordare che nella valutazione della somiglianza visiva e fonetica tra due segni i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nelle lettere ‘LOO*IN’. Tuttavia, essi differiscono unicamente nella quarta lettera ‘K’ del marchio anteriore e ‘P’ del segno contestato.

Pertanto, i segni sono visivamente e foneticamente simili in alto grado.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, tale aspetto è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Nel caso di specie i prodotti sono stati considerati in parte identici e in parte simili. Questi sono destinati al grande pubblico nonché ad una clientela commerciale, che presteranno un grado di attenzione medio.

I marchi a confronto sono considerati visivamente e foneticamente simili in alto grado, posto che coincidono nella sequenza di lettere ‘LOO*IN’.

Tenuto in considerazione quanto sopra, la Divisione di Opposizione ritiene che le differenze tra i marchi a confronto – incentrate esclusivamente nella quarta lettera ‘K’ del marchio anteriore e ‘P’ del segno contestato – non sono in grado di controbilanciare le somiglianze visive e fonetiche riscontrate.

Di conseguenza, sussiste un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio n. 1 276 047 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Andrea VALISA

Aldo BLASI

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.