OPPOSIZIONE N. B 3 047 863

Chef Express S.p.A., Via Modena, 53, 41014 Castelvetro di Modena (MO), Italia (opponente), rappresentata da Ufficio Internazionale Brevetti Ing. C. Gregorj S.r.l., Via Muratori 13/B, 20135 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Caffe' Pascucci Torrefazione S.p.A., Via Circonvallazione, 16/a, 61010 Montecerignone (PU), Italia (richiedente), rappresentata da Agazzani & Associati S.r.l., Via dell'Angelo Custode, 11/6, 40141 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 25/06/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 047 863 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 539 206 per il marchio denominativo ‘MOKA MARIA’. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 5 040 712 . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere  b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Il richiedente ha richiesto la prova dell’uso dei marchi anteriori. Tuttavia, a questo punto, la divisione d’Opposizione non ritiene appropriato intraprendere una valutazione delle prove d’uso presentate (15/02/2005, T‑296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’esame dell’opposizione procederà come se fosse stato dimostrato l’uso effettivo dei marchi anteriori per tutti i prodotti e servizi rivendicati, il che costituisce il modo migliore in cui possa essere considerato il caso dell’opponente.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 5 040 712 dell’opponente.

1. I prodotti e servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 43: Servizi di ristorazione.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 30: Caffè e succedanei; bevande a base di caffè; aromi di caffè; cacao; pasticceria; gelati; confetteria; tè; frappè; cioccolato; cioccolatini.

Classe 43: Servizi resi da bar; servizi resi da caffetterie; servizi resi da ristoranti; servizi di ristorazione; alloggi temporanei; servizi di degustazione e di fornitura di alimenti e bevande; servizi di catering.

Alcuni dei prodotti e servizi contestati sono identici o simili ai servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi considerati identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

	MOKA MARIA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’elemento comune ‘MOKA’, con o senza accento, verrà associato un tipo di caffè pregiato, a grani piccoli e tondeggianti, proveniente dalla città di Moca (arabo Mokkā), nello Yemen in considerazione del fatto che la parola esiste come tale (per esempio in francese, ceco, bulgaro o slovacco) o gli equivalenti nazionali della stessa sono assai simili, come nel caso, ad esempio del termine mocha in inglese, mokka in danese, ungherese, tedesco o olandese, o moca in spagnolo, ecc.. Tenendo a mente che i prodotti e servizi relativi sono o possono riguardare/contenere caffè o sono particolarmente adatti per essere usati insieme al caffè, questo elemento è di modesta capacità distintiva per la totalità di essi.

L’elemento ‘MARIA’ del segno impugnato è un nome femminile molto popolare nelle tradizioni cristiane, come tale o nelle sue varianti, ad esempio Mary in inglese, Marie in francese, Marija in Sloveno, ecc. Tale elemento sarà inteso dal pubblico pertinente dal momento che esiste come tale o in varianti simili. Dal momento che non ha relazione con i prodotti e servizi pertinenti si considera distintivo.

Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Gli elementi grafici del marchio anteriore servono principalmente ad enfatizzare l’elemento verbale ‘MOKA’ ed hanno pertanto un impatto minore.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono in termini di ‘MOKA’ (con o senza accento) che, sebbene sia il primo elemento del marchio contestato, è di modesta capacità distintiva per la totalità del pubblico rilevante. Al contrario, i marchi differiscono nell’elemento ‘MARIA’ del segno impugnato che ha un carattere distintivo normale e, dal punto di vista visivo, negli elementi grafici del marchio anteriore.

Pertanto, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. I marchi coincidono nel contenuto semantico del termine “MOKA”, il quale è tuttavia, come visto poc’anzi, un termine di modesta capacità distintiva. Al contrario, essi differiscono nel termine ‘MARIA’ del segno impugnato che ha un carattere distintivo normale. In tal senso, i segni sono quindi concettualmente simili in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato modesto per tutti i servizi in questione ed è dato principalmente dalla particolare combinazione dell’elemento verbale con gli elementi grafici in esso presenti.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I marchi in conflitto presentano solo limitate somiglianze. In particolare, essi sono simili in ridotta misura sia da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale.

L’elemento in comune ‘MOKA’ è di limitata capacità distintiva mentre l’elemento aggiuntivo ‘MARIA’ del segno impugnato ha un carattere distintivo normale e non passerà inosservato anche in considerazione dell’assenza di elementi dominanti nel segno impugnato.

Gli elementi grafici del marchio anteriore sebbene abbiano un impatto minore contribuiscono ulteriormente a differenziare i marchi.

È pertanto fuor di dubbio che gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili, anche tenendo conto del fatto che l’elemento comune presenta un carattere distintivo limitato per il pubblico di riferimento.

Pertanto, le somiglianze non sono sufficienti a causare un rischio di confusione da parte del pubblico.

L’opponente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

La registrazione di marchio italiano n. 1397873 per il marchio figurativo per caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, surrogati del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, focacce, pasticceria, confetteria, gelati commestibili, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, mostarda, pepe, aceto, salse, spezie, ghiaccio nella classe 30 e servizi di ristorazione nella classe 42. Il marchio in questione è identico a quello comparato. Con riferimento ai servizi della classe 42 questi sono anch’essi coperti dal marchio anteriore dell’Unione europea più sopra esaminato. Con riferimento ai prodotti della classe 30 occorre osservare che i prodotti contestati nella classe 30 Caffè e succedanei; bevande a base di caffè; aromi di caffè; cacao; pasticceria; gelati; confetteria; tè; frappè; cioccolato; cioccolatini sono identicamente contenuti in entrambe le liste dei prodotti o si sovrappongono con i prodotti dell’opponente come è il caso per esempio di caffè e succedanei; bevande a base di caffè; cacao; pasticceria; gelati; confetteria; tè; o sono comunque simili a caffè, tè, cacao, surrogati del caffè, pasticceria, confetteria, gelati commestibili del marchio anteriore. Come osservato più sopra l’elemento ‘MOKA’ è debole per i prodotti in questione.

Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il risultato non può essere diverso il rischio di confusione non sussiste.

Poiché l’opposizione è priva di fondamento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è necessario esaminare la prova dell’uso presentata dall’opponente.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Francesca CANGERI

Riccardo RAPONI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.