OPPOSIZIONE N. B 3 049 346

Somma & C S.r.l., Via Pertini, 10, 43100, Parma, Italia (opponente), rappresentata da Cavattoni - Raimondi S.r.l. Società tra Professionisti, Viale dei Parioli, 160, 00197, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Fedele Lovino, Via Corsica 168/D 76012, Canosa di Puglia, Italia (richiedente), rappresentato da Avv. Onofrio Musco, Via Monte Sabotino 6, 76011 Bisceglie (BT), Italia (rappresentante professionale).

Il 05/06/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 049 346 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti contestati:

Classe 18: Borse, portafogli e contenitori portatili; portadocumenti in pelle; tessuti in pelle; zaini; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini da escursionismo; zaini per scolari; borsette; borsellini; borse pieghevoli; borse; borsette [borsette]; borse casual; borse impermeabili; borse multiuso; borse souvenir; borse da palestra; borse da weekend; borse a mano.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 566 911 è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 566 911 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 735 900 per il marchio denominativo ‘SVEVO’ e sulle registrazioni di marchio italiano n. 1 478 785 e n. 1 519 754, entrambe per il marchio denominativo ‘SVEVO’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE in relazione a tutti i marchi anteriori summenzionati.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 2 735 900 dell’opponente.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili compresi in questa classe; coperte da letto e copritavoli.

Classe 25: Articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Ombrelli e ombrelloni; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; portadocumenti in pelle; scatole in pelle; tracolle; tessuti in pelle; zaini; zaini monospalla; zaini sportivi; zaini da escursionismo; zaini per scolari; borsette; borsellini; borse pieghevoli; borse; borsette [borsette]; borse casual; borse impermeabili; borse multiuso; borse souvenir; borse da palestra; borse da weekend; borse a mano; tracolle per borsette.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

Gli articoli d’abbigliamento, scarpe e cappelleria della classe 25 sono utilizzati per coprire e proteggere dalle intemperie parti del corpo umano. Tali prodotti sono anche articoli di moda.

Gli articoli come borse (ripetute due volte), portafogli e contenitori portatili; portadocumenti in pelle; zaini, zaini monospalla; zaini sportivi; zaini da escursionismo; zaini per scolari; borsette (ripetute due volte), borsellini; borse pieghevoli; borse casual; borse impermeabili; borse multiuso; borse souvenir; borse da palestra; borse da weekend; borse a mano della classe 18 sono collegati agli articoli d’abbigliamento, cappelleria e scarpe della classe 25, nel senso che è probabile che i consumatori li considerino come accessori esteticamente complementari per articoli di abbigliamento esterno, cappelleria e anche scarpe in quanto sono strettamente coordinati con questi articoli e possono ben essere distribuiti dallo stesso fabbricante o da fabbricanti collegati, e non è insolito per i fabbricanti di abbigliamento produrli e commercializzarli direttamente. Oltretutto, si tratta di prodotti che si dirigono allo stesso pubblico e sono reperibili negli stessi punti vendita al dettaglio. Pertanto, essi sono considerati simili.

I prodotti contestati tessuti in pelle della classe 18 sono inoltre simili ai tessuti nella classe 24 del marchio anteriore. Nonostante il materiale che li compone sia diverso, i prodotti in questione mostrano comunque una certa affinità dovuta alla loro destinazione d'uso e al fatto che siano in genere indirizzati al medesimo pubblico rilevante. Inoltre essi possono essere in concorrenza tra di loro.

Gli ombrelli sono dispositivi per la protezione dalle intemperie, costituiti da una cupola apribile, di solito circolare, montata su di un’asta centrale; gli ombrelloni sono ombrelli utilizzati per proteggersi dal sole; le tracolle, tracolle per borsette sono strisce di cuoio o di stoffa che poggiando sopra una spalla si chiudono sotto il braccio opposto utilizzate come sostegno per borse, armi o altri oggetti.

La natura di tali prodotti differisce di molto da quella dei prodotti compresi dal marchio anteriore nelle classi 24 e 25. In effetti, i prodotti in questione sono utilizzati per scopi del tutto diversi: protezione dalla pioggia/dal sole, sostegno per borse o altri oggetti per quanto riguarda i prodotti in Classe 18, copertura/protezione del corpo umano per i prodotti in Classe 25 e finalità prettamente domestiche o di arredamento per i prodotti in Classe 24. Inoltre, i prodotti in esame non vengono distribuiti negli stessi punti vendita ed è molto improbabile che siano fabbricati/realizzati dalla stessa impresa. Di conseguenza essi sono considerati dissimili.

Lo stesso ragionamento si applica alle valigie e alle scatole in pelle. Questi prodotti sono considerati dissimili dagli articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria nonché dai tessuti e prodotti tessili; coperte da letto e copritavoli del marchio anteriore. Le valigie sono destinate a contenere oggetti durante il viaggio mentre le scatole in pelle sono accessori usati per esempio per custodire oggetti. Tali prodotti non soddisfano quindi le stesse esigenze dei prodotti dell’opponente nelle Classi 24 e 25. Inoltre non sono distribuiti negli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Infine, essi non sono né concorrenti, né complementari.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti abbigliamento; calzature; cappelleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

SVEVO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Il marchio anteriore è privo di significato in taluni territori, per esempio nei paesi in cui l'italiano non viene capito e di conseguenza il pubblico di riferimento non lo assocerà, ad esempio, a un nome proprio di persona, cognome o ad un aggettivo che si riferisce alla Svevia, regione storica della Germania sud-occidentale. Di conseguenza, la Divisione d'Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non parla la lingua italiana, come per esempio la parte del pubblico di lingua inglese o bulgara.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da un unico elemento, ‘SVEVO’.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo formato dall’elemento verbale ‘VEVO’ raffigurato in grassetto, in caratteri ordinari minuscoli di colore nero, leggermente stlizzati. Al di sotto ed in parallelo a tale elemento, si trovano due sottili linee rette orizzontali, anch’esse di color nero, separate da una linea curva che procede a zig zag.

Le diciture ‘SVEVO’ del marchio anteriore e ‘VEVO’ del segno contestato non hanno significato alcuno per il pubblico in questione. Esse quindi sono distintive.

L’elemento verbale ‘VEVO’ nel segno contestato è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo. Inoltre, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono nella sequenza di lettere che corrispondono al termine distintivo ‘VEVO’ che è l’unico elemento verbale del segno impugnato e forma la quasi totalità del marchio anteriore. Tuttavia, essi differiscono nella lettera addizionale ‘S’, posta al principio del marchio anteriore, oltre che nell’elemento figurativo del segno impugnato. Come poc’anzi indicato, tale elemento figurativo, in linea di principio, provocherà un impatto minore sul consumatore.

Pertanto, i segni sono visivamente simili almeno in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere ‘VEVO’, presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della lettera addizionale ‘S’, posta al principio del marchio anteriore.

Di conseguenza, i segni sono, da un punto di vista fonetico, simili almeno in media misura.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente ha affermato che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo accresciuto, ma non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta ,nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili ed in parte dissimili. Essi sono diretti al grande pubblico che nel presente caso presterà un grado di attenzione medio.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

I marchi sono visualmente e foneticamente simili almeno in grado medio mentre l'aspetto concettuale non influisce sulla valutazione della somiglianza dei segni. In particolare, l’unico l’elemento verbale del segno impugnato ‘VEVO’ è interamente incluso nel marchio anteriore. Inoltre per i motivi sopra menzionati, e contrariamente agli argomenti del richiedente, l’elemento figurativo del marchio impugnato ha un peso minore rispetto all’elemento verbale.

Si ritiene pertanto che le differenze tra i segni non siano sufficienti a controbilanciare le somiglianze.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, occorre sottolineare che, in genere, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono scegliere da soli i capi che desiderano acquistare oppure possono farsi assistere dal personale preposto alla vendita. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell’atto di acquisto. L’aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Di conseguenza, le notevoli somiglianze visive esistenti tra i segni, dovute alla presenza dell’elemento verbale ‘VEVO’ comune ad entrambi i segni, assumono uno speciale rilievo nella valutazione del rischio di confusione.

Il richiedente allega che la veste grafica del segno contestato è particolarmente rilevante nel distinguere i segni e non può essere semplicisticamente accantonata e messa da parte nella valutazione complessiva dell’impressione del segno.

Il richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio e sentenze del Tribunale. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento poiché riguardano segni molto diversi da quelli in esame in questa sede. A titolo esemplificativo, la sentenza 13/05/2015, T-102/14, TPG POST, ECLI:EU:T:2015:279 riguardava due marchi denominativi il cui elemento comune ‘POST’ non era dominante e aveva un ruolo secondario all’interno del segno contestato per il pubblico di riferimento di lingua tedesca. In questo caso invece l’elemento verbale ‘VEVO’ appare dominante nel segno contestato. Parimenti la sentenza 18/10/2011, T-304/10, CALDEA, ECLI:EU:T:2011:602, menzionata anch’essa dal richiedente, non è rilevante in quanto i marchi in questione in tale procedimento erano stati considerati dal Tribunale dissimili sotto il profilo visivo e concettuale, e simili solo in basso grado sotto il profilo fonetico. Tuttavia in questo caso i marchi in esame sono visualmente e foneticamente simili almeno in grado medio mentre l'aspetto concettuale è irrilevante.

In ogni caso la Divisione d’Opposizione osserva che, lungi dal caratterizzare il segno contestato e distinguerlo dal marchio anteriore, gli elementi figurativi dello stesso appaiono del tutto secondari e accessori per via della loro posizione, delle loro dimensioni e del loro carattere meramente decorativo.

Pertanto, la rivendicazione del richiedente va respinta in quanto infondata.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua inglese o bulgara e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

 registrazione di marchio italiano n. 1 478 785 per il marchio denominativo ‘SVEVO’;

 registrazione di marchio italiano n. 1 519 754 per il marchio denominativo ‘SVEVO’

Dal momento che questi marchi sono identici a quello che è stato già messo a confronto e l’elenco dei prodotti su cui è basata l’opposizione per tali marchi è lo stesso o più ristretto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

L’analisi dell’opposizione proseguirà in relazione al motivo delineato nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, invocato dall’opponente in relazione a tutti i marchi anteriori.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, RDMUE, l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f) RDMUE, se l’opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, l’opponente deve fornire, tra l’altro, la prova da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché la prova o le osservazioni da cui risulti che l’utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

Nel caso specifico, l’atto di opposizione non è stato accompagnato da alcuna prova in merito all’asserita notorietà dei marchi anteriori.

Il 25/05/2018 sono stati concessi all’opponente due mesi, a decorrere dalla scadenza del periodo di riflessione (cooling-off), per presentare il suddetto materiale. Tale termine è scaduto il 30/09/2018.

L’opponente non ha presentato alcuna prova della notorietà del marchio su cui si basa l’opposizione.

Dal momento che uno dei necessari requisiti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non viene soddisfatto, l’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata nella misura in cui si riferisce a tali impedimenti.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Riccardo RAPONI

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.