OPPOSITION n° B 3 060 817

Jus de Fruits Caraibes J.F.C., Impasse Georges Claude, Jarry 97122, Baie-Mahault, France (opposante), représentée par Cabinet Netter, 36 avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Tesco Stores Limited, Tesco House, Shire Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City AL7 1GA, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Haseltine Lake Kempner LLP, Fountain House, 4 South Parade, Leeds LS1 5QX, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 04/08/2021, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 3 060 817 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir :

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; jus de tomates [boissons]; jus de légumes; eaux; cocktails à base de bière.

Classe 35 : Services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant la vente de boissons, de bières, de boissons alcoolisées.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 579 814 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 579 814 pour la marque verbale « JACK’S », à savoir contre tous les produits compris dans la classe 32 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 722 543 pour la marque figurative . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de la marque française n° 3 722 543 pour la marque figurative sur laquelle l’opposition est fondée.

La date de dépôt de la demande contestée est le 08/12/2017 tandis que la date de priorité correctement revendiquée pour les services en classe 35 est le 09/06/2017. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en France du 08/12/2012 au 07/12/2017 inclus et du 09/06/2012 au 08/06/2017 inclus.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 11/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 16/08/2019 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 24/07/2019 (dans le délai imparti).

Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la Division d’Opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :

• Annexe 1 : Captures d’écran du site internet de l’opposante (www.jusdefruitscaraibes.com) décrite comme une société guadeloupéenne spécialiste des jus de fruits depuis plus de 30 ans qui commercialise des produits sous la marque « JACKO ». Il est également expliqué que les jus de fruits « JACKO » sont distribués dans les Ecomax de Guadeloupe, Martinique et Guyane en France. Les captures d’écran sont datées le 10/07/2019.

• Annexe 2 : Captures d’écran du site internet Ecomax (www.ecomax.fr) sur lesquelles il apparait que Ecomax sont des magasins présents en Martinique, Guadeloupe et Guyane. La capture d’écran est également datée le 10/07/2019.

• Annexe 3 : Quatre modèles d’emballages de produits « JACKO » pour des jus de fruits dont trois sont datés pendant les périodes pertinentes. Le signe apparait comme suit:

ou .

• Annexe 4 : 25 factures émises par l’opposante à des magasins Ecomax en Guadeloupe, Martinique et Guyane pour des produits « JACKO » - jus de fruits de diverses saveurs. Elles sont datées du 10/04/2012 au 24/01/2019, la plupart étant datées dans les périodes pertinentes. Chaque facture porte sur des milliers de produits « JACKO » vendus.

• Annexe 5 : Publicités de produits « JACKO » :

• 5.1 : Photographie d’un panneau publicitaire sur lequel apparait le signe . Sur le panneau il apparait comme date de la promotion du 05/02 au 16/02/2014 ;

• 5.2 : Publicité avec date de promotion du 5/10 au 16/10/2016 sur laquelle apparait le signe   ;

• 5.3 : Publicité avec date de promotion du 01/02 au 12/02/2017 sur laquelle apparait le signe  ;

• 5.4 : Publicité avec date de promotion du 22/02 au 05/03/2017 sur laquelle apparait le signe .

• Annexe 6 : Captures d’écran du site internet Openfood (base de données collaborative de produits alimentaires) décrivant des caractéristiques des produits « JACKO » (ingrédients, valeur nutritionnelle etc.). Même si les captures d’écran sont datées le 10/07/2019, il est indiqué que la description du produit était ajoutée à la base de données le 03/05/2017.

L’opposante a produit des preuves de l’usage supplémentaires le 17/04/2020 (après l’expiration du délai imparti).

Dans le cas présent, la question de savoir si l’Office doit ou ne doit pas exercer la compétence que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de prendre en considération les preuves supplémentaires déposées le 17/04/2020 n’a pas à être tranchée car les preuves transmises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux requis de la marque antérieure.

Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’utilisation des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

L’argument de la demanderesse se fonde sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, en appréciant l’usage sérieux, la division d’opposition doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même indiquer un usage sérieux.

Lieu de l’usage

Les documents fournis par l’opposante, en particulier les factures, montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de tant de la langue des documents, que de la devise mentionnée (« Euro ») et des adresses des factures en France.

Ainsi, et contrairement aux arguments de la demanderesse, le fait que les preuves montrent un usage en Guadeloupe, Martinique et Guyane qui ne se trouvent pas en France métropolitaine ne revêt aucune importance, dans la mesure où ces preuves démontrent un usage en France d’une marque française. En effet, ces trois territoires sont des DROM et donc des départements français à part entière où les droits des marques français et de l’Union européenne s’appliquent. Par conséquent, les marques françaises y sont directement protégées.

Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

Période de l’usage

La plupart des éléments de preuve sont datés dans les périodes pertinentes.

Etendue de l’usage

Les documents présentés, notamment les factures qui portent sur des milliers de produits vendus, et les extraits publicitaires fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.

Nature de l’usage

Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, «[s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

La demanderesse argumente que, sur les factures présentées par l’opposante, la marque apparait sous la forme verbale « JACKO » suivi de type de jus dont il est question (goyave, passion, acerola, etc.) et que les modèles de packaging ne saurait à eux seuls valoir usage de la marque.

A ce titre, la division d’opposition remarque que la demanderesse conduit une appréciation individuelle de chaque élément. Ainsi, les marques figuratives n’apparaissent généralement pas sur les factures, sauf à ce qu’elle soit aussi la dénomination sociale de la société ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’ajout du type de jus, descriptif des produits, après la marque verbale « JACKO » sur les factures ne saurait altérer son caractère distinctif. S’agissant des modèles d’emballages, ceux-ci ne servent ici qu’à illustrer l’utilisation de la marque sur le marché, ce qui est confirmé, par ailleurs, par les publicités.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant les périodes pertinentes sur le territoire pertinent.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.

Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

En l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux de la marque seulement pour les produits suivants:

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits.

Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits précités.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

1. Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :

Classe 32 : Boissons de fruits et jus de fruits.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; jus de tomates [boissons]; jus de légumes; eaux; cocktails à base de bière.

Classe 35 : Services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant la vente de boissons, de bières, de boissons alcoolisées.

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 32

Les bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; jus de tomates [boissons]; jus de légumes; eaux; cocktails à base de bière contestés sont à tout le moins similaires aux boissons de fruits et jus de fruits de l’opposante. En effet, ces produits ont, au moins, la même finalité (étancher la soif), et peuvent, dès lors être en compétition. Par ailleurs, malgré la présence d’alcool dans certaines boissons contestées, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, et son disponibles dans les mêmes points de vente, que ce soit des magasins ou dans les bars et restaurants.

Services contestés dans la classe 35

Les services de vente en gros, services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant la vente de boissons, de bières, de boissons alcoolisées contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux boissons de fruits et jus de fruits de l’opposante.

En effet, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent soit un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques, soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû au lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés à tout le moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention sera moyen.

3. Les signes

	JACK’S
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « JACKO » en rouge et d’un perroquet multicolore positionné au-dessus du « K ». Le perroquet, n’a pas de rapport avec les produits en question et est, dès lors, distinctif. « JACKO » sera perçu comme le surnom associé au prénom masculin français « Jacques » et non comme le diminutif de « Jackson » comme le prétend la demanderesse. Cet élément n’a pas de signification particulière en rapport avec les produits en question, et est donc, distinctif.

Enfin, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.

Le signe contesté est la marque verbale « JACK’S » qui sera comprise comme étant la version anglo-saxonne du prénom masculin français « Jacques ». Le « S » apostrophe n’aura pas de signification pour le public du territoire pertinent et sera, tout au plus, associé avec la marque du pluriel.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des quatre premières lettres de leur seul élément verbal, à savoir « JACK* » et diffèrent par la fin de cet élément, « O » pour la marque antérieure et apostrophe « S » pour le signe contesté. Par ailleurs, les signes diffèrent par la stylisation et l’élément figuratif additionnels de la marque antérieure. Cela étant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « JACK* », présentes au début des deux signes et diffèrent par la prononciation du son final « O » de la marque antérieure, et pour une partie du public par la prononciation de la sonorité de la lettre finale « S » du signe contesté étant donné que le « S » final peut aussi être perçu comme un « S » final muet en français. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que le début des signes soit identique, et que ces sons représentent la majorité des sons dans les deux signes est particulièrement important.

En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même prénom, que ce soit un surnom ou sa version anglo-saxonne, et que la marque antérieure porte un concept additionnel, les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En l’espèce, les produits et services ont été jugés à tout le moins faiblement similaires. Ils visent le grand public et les professionnels avec un niveau d’attention moyen.

Les marques sont visuellement et conceptuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.

Les similarités entre les signes portent sur la reprise par le signe contesté du début de l’élément verbale de la marque antérieure, élément qui a plus d’impact que l’élément figuratif tel qu’indiqué supra.

Par conséquent, et en tenant compte du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, et ce y compris pour les services similaires à un faible degré compte tenu, notamment de la forte similarité phonétique et des similarités visuelle et conceptuelle entre les signes.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Cindy BAREL

Saida CRABBE

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.