Zamítnutí přihlášky ochranné známky Evropské unie (Článek 7 Nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení“) a Článek 42 (2 Nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení“)

Alicante, 05/10/2018

Pavel Cink

Veleslavínova 33

CZ-30100 Plzeň

REPÚBLICA CHECA

Přihláška č. :	017592619
Vaše značka :
Ochranná známka :	SpreadCharts.com
Druh známky :	Slovní známka
Přihlašovatel :	SpreadCharts s.r.o., Korunní 926/30 CZ-12000 Praha REPÚBLICA CHECA

Úřad vznesl dne 03/01/2018 výhradu zápisné nezpůsobilosti v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení, jelikož zjistil, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, a to z důvodů uvedených v přiloženém dopise, který tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnuti.

Přihlašovatel dne 30/01/2018 předložil své vyjádření, které je možné shrnout takto:

„SpreadCharts.com“ je originálním a jedinečným označením, které má osobité znaky se schopností individualizovat přihlašované výrobky a služby, když dané označení je užíváno i v jiné souvislosti, než pro přihlašované výrobky a služby.

Jedná o fantazijní slovní spojení a dané označení disponuje dostatečným množstvím rozlišovacích prvků, když slovní spojení „SpreadCharts.com“ běžný spotřebitel, zajímající se o danou oblast, nevnímá pouze ve smyslu „diagramu, grafu nebo tabulky znázorňující tzv. spread – rozptyl resp. rozdíl mezi nabízenou a poptávanou cenou finančního instrumentu jako např. akcie“, ale především si pod daným označením představí právě přihlašovatele, což přihlašovatel prokazuje odkazy na různé webové

stránky, kde je jeho jméno zmíněno a uváděno s velmi kvalitními referencemi.

Pod označením „SpreadCharts.com“ jsou ze strany přihlašovatele již po delší dobu poskytovány zákazníkům výrobky a služby (od roku 2013), pro které chce dané označení registrovat. Dále pak při vyhledávání daného označení na www.google.com se přihlašované označení objeví na prvním místě, kdy následující odkazy se také vztahují právě k přihlašovateli, z čehož plyne, že dané označení má rozlišovací způsobilost, když dané slovní spojení je spojováno i na veřejných webových stránkách právě s přihlašovatelem.

Přestože přihlašovatel požaduje slovní přihlašované označení, používá také logo, díky kterému průměrný spotřebitel dokáže dané označení rozpoznat. V logu přihlašovatele je vyobrazen graf, kdy každý průměrný spotřebitel dokáže z daného odvodit, že se jedná o označení “SpreadCharts.com“ a naopak, když uvidí označení „SpreadCharts.com“ vybaví si dané logo a tím tak dané označení odliší od jiných.

Přihlašovatel pod daným označením poskytuje primárně služby stejnojmenné cloudové aplikace, která slouží ke komplexní analýze komoditních trhů (futures a spreadu). Danou aplikaci v současné době využívá zhruba 5.000 spotřebitelů po celém světě. Dále pak přihlašovatel pod daným označením poskytuje služby Spread reportu zaměřeného na analýzu komoditních a dalších finančních trhů, které každé 2 týdny vydává jako ‚research‘ formou videa a pdf. Nabízí také vzdělávací kurzy zaměřené právě na obchodování na finančním trhu. Přihlašovatel pod daným označení působí globálně, primárně na anglosaském trhu, kdy dané je také zřejmé z přiložených referencí.

Přihlašovatel za to, že jím přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost již před zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek, a to užíváním v obchodním styku ve vztahu ke službám přihlašovatele, pro které je požadován jeho zápis, když dané označení používá přihlašovatel již delší dobu, a to od roku 2013.

Dne 02/05/2018 sdělil přihlašovatel Úřadu, na základě předchozí výzvy, že jeho prohlášení ze dne 30. ledna 2018 o tom, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU, bylo zamýšleno jako prohlášení hlavní.

V souladu s článkem 94 nařízení úřad přijme rozhodnutí založené na důvodech nebo důkazech, ke kterým měl přihlašovatel možnost se vyjádřit.

Po řádném zvážení argumentů přihlašovatele úřad dospěl k rozhodnutí, že trvá na vznesené výhradě.

Vnitřní rozlišovací způsobilost

Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení se nezapisují „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“.

Ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení, jsou zejména ty ochranné známky, které neumožňují relevantní veřejnosti „při dalším nabytí dotčených výrobků nebo využití služeb zopakovat nákupní zkušenost, pokud byla její zkušenost pozitivní, nebo se jí vyhnout, pokud byla tato zkušenost negativní“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Je tomu tak mimo jiné v případě označení, která jsou běžně používána pro uvádění dotyčných výrobků nebo služeb na trh (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Článek  7 odst. 1 písm. b) nařízení se tedy vztahuje na výrazy, které jsou vnímány příslušnou veřejností jako výraz pouze informující o vlastnostech daných výrobků a/nebo služeb, a nikoliv jako označení původu. Tak tomu bylo v případě výrazu „medi“, jenž podle soudu pouze informuje příslušnou veřejnost o lékařském nebo léčebném účelu výrobků nebo všeobecně ukazuje na jejich souvislost s oblasti lékařství (rozsudek ze dne 12.07.2012, T-470/09, Medi, bod 22).

Úřad trvá na tvrzeni, že výraz „spreadcharts.com“ by byl, v relevantním tržním odvětví, jmenovitě ve světě finančnictví a obchodováni s komoditami, vnímán anglicky mluvícími spotřebiteli v tom smyslu, že dané výrobky nebo služby jsou založené, využívají, používají, nabízejí nebo se jinak vztahují k „spread charts“, což jsou grafy resp. tabulky znázorňující tzv. spread – rozptyl resp. rozdíl mezi nabízenou a poptávanou cenou finančního instrumentu jako např. akcie.

Význam slova výrazu ‚spread charts‘ lze potvrdit například těmito odkazy (pořízenými 05/10/2018):

https://www.blackoakfin.com/markets/spreadchart.php

http://futures.tradingcharts.com/premium_subscriber/spreadcharts.php

Pro výrobky a služby ve třídách 09, 36, 41, 42 jako např. software a mobilní aplikace a jejich vývoj, poradenství a analýzy v oblasti finančnictví, vydavatelské služby, vzdělávací činnosti označení pouze poskytuje informaci o tom, že umožňuji (software) resp. v rámci pro jejich nabízení se využívá nástroj ‚spread charts‘ resp. informuji/vzdělávají spotřebitele ve vztahu k nástroji „spread charts“. Takové sdělení nebudou spotřebitelé vnímat jako údaj o konkrétním obchodním původu. Koncovky domén nejvyššího řádu, jako je .com, pouze udávají, kde lze na internetu najít určitou informaci, a nemohou tudíž nedistinktivní ochrannou známku učinit způsobilou k zápisu. Spotřebitelé opět nebudou označení vnímat jako údaj o konkrétním obchodním původu ale pouze jako sdělení o tom, kde lze pro dané výrobky a služby nalézt informace ve vztahu k ‚spread charts‘.

K argumentu přihlašovatele ohledně originality označení resp. k tvrzení, ze při vyhledávání daného označení na www.google.com se přihlašované označení objeví na prvním místě:

Skutečnost, že dotčené označení může mít více významů, že může být vnímáno jako nečekané, jej však nečiní rozlišujícím. Tyto různé prvky toto označení činí rozlišujícím pouze tehdy, pokud je dotčenou veřejností vnímáno bez dalšího jako označení obchodního původu výrobků a služeb přihlašovatele, a to za účelem umožnit dotčené veřejnosti bez možnosti záměny odlišit výrobky a služby přihlašovatele od těch, které mají jiný obchodní původ ((15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Získaná rozlišovací způsobilost

Přihlašovatel za to, že jím přihlašované označení získalo rozlišovací způsobilost již před zápisem ochranné známky do rejstříku ochranných známek, a to užíváním v obchodním styku

Na podporu svého prohlášení předložil následující druhy důkazů:

• WEBOVÉ STRÁNKY PŘIHLAŠOVATELE – ÚVODNÍ STRANA

• V¨YSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ OZNAČENÍ PŘIHLAŠOVATELE NA WWW.GOOGLE.COM

• WEBOVÉ STRÁNKY, KDE JEPŘIHLAŠOVATEL ZMIŇOVÁN (i reklamní sdělení)a to v anglickém, slovenském, polském

• TWITTER – komunikace v AJ s různými uživateli.

Posouzení důkazů

Podle čl. 7 odst. 3 [nařízení] absolutní důvody pro zamítnutí zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) téhož nařízení nebrání zápisu ochranné známky, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je její zápis požadován, rozlišovací způsobilost. Za okolností stanovených v čl. 7 odst. 3 nařízení je skutečnost, že označení, které tvoří předmětnou ochrannou známku, je skutečně vnímáno relevantní částí veřejnosti jako označení obchodního původu výrobku nebo služby, výsledkem hospodářského úsilí přihlašovatele ochranné známky. Tato okolnost odůvodňuje odmítnutí hledisek obecného zájmu, na nichž jsou založena ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) [nařízení], která vyžadují, aby ochranné známky, kterých se týkají tato ustanovení, mohly být volně užívány všemi tak, aby nebyla vytvořena neoprávněná soutěžní výhoda ve prospěch jediného hospodářského subjektu …

Pro zápis ochranné známky podle čl. 7 odst. 3 nařízení musí být rozlišovací způsobilost získaná užíváním ochranné známky prokázána v té části Evropské unie, kde známka tuto rozlišovací způsobilost postrádala s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) uvedeného nařízení…

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; a 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Z důkazů předložených přihlašovatelem není možné učinit závěr, že by alespoň podstatná část relevantní části veřejnosti, tedy anglicky mluvících spotřebitelů, identifikovala díky ochranné známce dotyčné výrobky a služby jako pocházející od určitého podniku, konkrétně od podniku přihlašovatele. Okolnosti, za kterých může být podmínka spojená se získáním rozlišovací způsobilosti užíváním považována za splněnou, nemohou být určeny pouze na základě údajů, jako jsou webové recenze resp. komunikace na sociálních sítích ve vztahy ke službám přihlašovatele resp. odkazy na vlastní webové stránky, které představuji portfolio činnosti přihlašovatele.

Získání rozlišovací způsobilosti užíváním je třeba prokázat kvalitativně jinými důkazy, jako jsou zejména podklady ohledně podílu předmětného označení na relevantním trhu, intenzita, rozsah a doba užívání označení, výše investic, které podnik vynaložil na jeho propagaci, poměr zúčastněných kruhů, které identifikují výrobek jako pocházející od určitého podniku díky označení, a prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení.

Na základě tvrzení a podkladu předložených přihlašovatelem nelze kladně odpovědět na otázku, zda zúčastněný okruh osob, nebo alespoň jeho podstatná část, identifikuje díky označení výrobek jako pocházející od určitého podniku.

.

Proto je nutné dojít k závěru, že podmínky vyžadované čl. 7 odst. 3 nařízení pro zápis ochranné známky nejsou splněny.

Z výše uvedených důvodů a v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a nařízení o OZEU a  čl. 7 odst. 2 nařízení o OZEU se přihlašovaná OZEU č.  tímto zamítá pro všechny výrobky a služby.

Podle článku 67 nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení o OZEU“) máte právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí. Podle článku 68 nařízení o OZEU musí být odvolání podáno u úřadu písemně do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává v jazyce řízení, ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno. Kromě toho musí být do čtyř měsíců od téhož dne předloženo písemné odůvodnění odvolání. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení poplatku za odvolání ve výši 720 EUR.

Robert MULAC