OPPOSIZIONE N. B 3 048 383

Design Republic S.r.l., Corso di Porta Ticinese, 3, 20123, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Trading Group s.r.l., Via Morimondo, 26, 20143, Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Rosalba Palmas, Via A. Calzoni 1/3, 40128, Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/09/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 048 383 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 593 617 per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 646 308 e sulla registrazione di marchio italiano n. 2016000128860, entrambi per il marchio denominativo “DESIGN REPUBLIC”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 646 308

Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; lavori di ebanisteria; appendi abiti e grucce per indumenti; cuscini; porte di mobili; materassi; guanciali; oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche.

Classe 21: Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana a maiolica non comprese in altre classi.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli; materie plastiche (succedanei del tessuto).

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita all'asta; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; servizi di agenzie di informazioni commerciali; organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; servizi di comparazione dei prezzi; servizi di approvvigionamento conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; servizi di pubbliche relazioni; locazione di spazi pubblicitari.

Registrazione di marchio italiano n. 2016000128860

Classe 11: Apparecchi di illuminazione; lampade; lampadari; lampade a piedistallo; lampade da pavimento; lampade ad arco; lampade da tavolo; lampade da parete; lampade da soffitto; lampade per comodini; lampade a muro; lampade a sospensione; globi per lampade; lampade da lettura; basi per lampade; pendagli per lampade; lampadine per illuminazione; ornamenti terminali per lampade; vetri paralume per lampade; portaparalumi; paralumi; diffusori [illuminazione]; lampade portatili [per illuminazione]; lanterne per lampade ad olio; luci a soffitto per mobili; lampade per esterno; apparecchi di riscaldamento; apparecchi di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari; rubinetti; lavabi.

Classe 20: Mobili; mobili per la casa, l'ufficio e il giardino; mobili e complementi di arredo; tavoli; tavolini; librerie; scaffali per libri; porta-libri; supporti per libri; staffe per mensole (non metalliche -); mensole per documenti; mensole per biblioteche; poltrone; poltrone letto; poltrone da ufficio; pouf; letti in pouf; letti; reti per letti; materassi per letti; testiere per letti; mobili comprendenti letti; telai di letti; letti a castello; molle per letti; basi per letti; mobili trasformabili in letti; sedie; sedie pieghevoli; sedie a sdraio; sedie a dondolo; sgabelli; divani; divani letto; basi per divani; chaise longue; cassettiere; scrivanie; scrivanie modulari; scrivanie a piano scorrevole; raccoglitori da scrivania [mobili]; comodini; pannellature per mobili; accessori da esposizione [mobili] in metallo; angoliere [mobili]; ante di mobili; appendiabiti [mobili]; appoggia-testa [mobili]; armadi; armadietti; articoli per ufficio [mobili]; buffet a rotelle [mobili]; cassetti per mobili; cassettoni [mobili]; cavalletti [mobili]; componenti per mobili; console [mobili]; contenitori per dépliant [mobili]; coperture (sagomate -) per mobili; credenze [mobili]; divisori [mobili]; elementi di connessione (non metallici -) per mobili; fermi (per mobili -), non in metallo; finiture in plastica per mobili; fodere di protezione per mobili [sagomate]; giardiniere [mobili]; mobili componibili; mobili componibili da parete; mobili da cucina; paraventi [mobili]; porta-asciugamani [mobili]; portabottiglie [mobili]; portachiavi da parete [mobili]; portariviste [mobili]; raccoglitori da scrivania [mobili]; ripiani di mobili; rivestimenti in materie tessili [sagomati] per mobili; scaffalature [mobili]; scaffali; scrivanie [mobili]; sgabelli [mobili]; staffe (non metalliche -) per mobili; vetrine [mobili]; prolungamenti per tavolini; tavolini per computer; portaombrelli; cestini; cestini [per fiori] pensili in materiali non metallici; carrelli [mobili]; portavivande [carrelli] mobili; culle; cuscini; guanciali; appendi abiti e grucce per indumenti; oggetti d’arte in legno, cera, gesso o materie plastiche; supporti per vasi da fiori; piedestalli per vasi da fiori; cornici per quadri; specchi; cornici per specchi; cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; porta-candele; contenitori in vetro per candele; vasi; vasi decorativi per fiori; sottovasi per vasi di piante; vasi da cucina [non in metalli preziosi]; piatti da collezione; servizi da tavola; caraffe; cesti in metallo comune per uso domestico; contenitori multiuso portatili per la casa; piatti; piatti da portata; piattini; piattini decorativi; servizi da caffè; servizi [vasellame]; tazze; tazzine da caffè; vasellame; vasi; vassoi; bicchieri; supporti per bicchieri; servizi di bicchieri; bicchierini da liquore; calici; sottobicchieri non in carta o in tessuto; cestini metallici [utensili da cucina]; cestini portarifiuti; contenitori per il ghiaccio; contenitori per sapone; contenitori per spazzolini da denti; contenitori per il pane [da cucina]; contenitori multiuso portatili per la casa; contenitori per lozioni, vuoti, per uso domestico; cucchiai per mescolare [utensili da cucina]; cucchiaini da caffè; macina spezie manuale; macina caffè; macinini da pepe manuali; macinini da sale; dosatori di sale; bruciatori per olio profumato; set per olio ed aceto [oliere]; bottiglie; apri-bottiglie; bottiglie per profumo; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi; articoli in porcellana per uso decorativo; busti in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro; cristalli [vetreria]; figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro; oggetti d'arte in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro; salvadanai; candelieri; centro tavola; portacandele.

Classe 35: Servizi di vendita, servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita online in relazione a: apparecchi di illuminazione, lampade, lampadari, lampade a piedistallo, lampade da pavimento, lampade ad arco, lampade da tavolo, lampade da parete, lampade da soffitto, lampade per comodini, lampade a muro, lampade a sospensione, globi per lampade, lampade da lettura, basi per lampade, pendagli per lampade, lampadine per illuminazione, ornamenti terminali per lampade, vetri paralume per lampade, portaparalumi, paralumi, diffusori [illuminazione], lampade portatili [per illuminazione], lanterne per lampade ad olio, luci a soffitto per mobili, lampade per esterno, apparecchi di riscaldamento, apparecchi di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, rubinetti, lavabi; servizi di vendita, servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita online in relazione a: mobili, mobili per la casa, l'ufficio e il giardino, mobili e complementi di arredo, tavoli, tavolini, librerie, scaffali per libri, porta-libri, supporti per libri, staffe per mensole (non metalliche -), mensole per documenti, mensole per biblioteche, poltrone, poltrone letto, poltrone da ufficio, pouf, letti in pouf, letti, reti per letti, materassi per letti, testiere per letti, mobili comprendenti letti, telai di letti, letti a castello, molle per letti, basi per letti, mobili trasformabili in letti, sedie, sedie pieghevoli, sedie a sdraio, sedie a dondolo, sgabelli, divani, divani letto, basi per divani, chaise longue, cassettiere, scrivanie, scrivanie modulari, scrivanie a piano scorrevole, raccoglitori da scrivania [mobili], comodini, pannellature per mobili, accessori da esposizione [mobili] in metallo, angoliere [mobili], ante di mobili, appendiabiti [mobili], appoggia-testa [mobili], armadi, armadietti, articoli per ufficio [mobili], buffet a rotelle [mobili], cassetti per mobili, cassettoni [mobili], cavalletti [mobili], componenti per mobili, console [mobili], contenitori per dépliant [mobili], coperture (sagomate -) per mobili, credenze [mobili], divisori [mobili], elementi di connessione (non metallici -) per mobili, fermi (per mobili -), non in metallo, finiture in plastica per mobili, fodere di protezione per mobili [sagomate], giardiniere [mobili], mobili componibili, mobili componibili da parete, mobili da cucina, paraventi [mobili], porta-asciugamani [mobili], portabottiglie [mobili], portachiavi da parete [mobili], portariviste [mobili], ripiani di mobili, rivestimenti in materie tessili [sagomati] per mobili, scaffalature [mobili], scaffali, scrivanie [mobili], sgabelli [mobili], staffe (non metalliche -) per mobili, vetrine [mobili], prolungamenti per tavolini, tavolini per computer, portaombrelli, cestini, cestini [per fiori] pensili in materiali non metallici, carrelli [mobili], portavivande [carrelli] mobili, culle, cuscini, guanciali, appendi abiti e grucce per indumenti, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, supporti per vasi da fiori, piedestalli per vasi da fiori, cornici per quadri, specchi, cornici per specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche; servizi di vendita, servizi di vendita al dettaglio, servizi di vendita online in relazione a: utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, portacandele, contenitori in vetro per candele, vasi, vasi decorativi per fiori, sottovasi per vasi di piante, vasi da cucina [non in metalli preziosi], piatti da collezione, servizi da tavola, caraffe, cesti in metallo comune per uso domestico, contenitori multiuso portatili per la casa, piatti, piatti da portata, piattini, piattini decorativi, servizi da caffè, servizi [vasellame], tazze, tazzine da caffè, vasellame, vasi, vassoi, bicchieri, supporti per bicchieri, servizi di bicchieri, bicchierini da liquore, calici, sottobicchieri non in carta o in tessuto, cestini metallici [utensili da cucina], cestini portarifiuti, contenitori per il ghiaccio, contenitori per sapone, contenitori per spazzolini da denti, contenitori per il pane [da cucina], contenitori multiuso portatili per la casa, contenitori per lozioni, vuoti, per uso domestico, cucchiai per mescolare [utensili da cucina], cucchiaini da caffè, macina spezie manuale, macina caffè, macinini da pepe manuali, macinini da sale, dosatori di sale, bruciatori per olio profumato, set per olio ed aceto [oliere], bottiglie, apri-bottiglie, bottiglie per profumo, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, articoli in porcellana per uso decorativo, busti in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro, cristalli [vetreria], figurine [statuette] di porcellana, di ceramica, di terracotta o di vetro, oggetti d'arte in porcellana, in ceramica, in terracotta o in vetro, salvadanai, candelieri, centro tavola, portacandele.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 8: Strumenti per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e strumenti da taglio, coltelleria per uso alimentare; utensili per la preparazione di alimenti, coltelli da cucina e coltelleria.

Classe 16: Adesivi per la cartoleria o per uso domestico; carta e cartone; cartoleria e materiale di insegnamento; decorazioni, materiali e mezzi di produzione artistica; asciugamani di carta; bandiere di carta; bavaglini di carta; biancheria da tavola di carta; carta per armadi [profumato o meno]; carta profumata per rivestire cassetti; cartelli in carta; centrotavola decorativi di carta; produzioni artistiche e statuette in carta e cartone, e plastici per architetti; sacche ed articoli per imballaggio, impacchettatura e immagazzinaggio di carta, cartone o plastica; stampati.

Classe 18: Ombrelli e ombrelloni; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Classe 20: Casette e cucce per animali; mobili e complementi di arredo; recipienti e loro tappi e contenitori, non in metallo; scale e scale mobili, non in metallo; schermi, espositori ed insegne, non in metallo; statue, statuette e opere d'arte e ornamenti e decorazioni, realizzate in legno, cera, gesso o plastica, incluse in questa classe.

Classe 21: Cesti per piante; ciotole per decorazioni floreali; guanti da giardinaggio; innaffiatoi; fioriere; bocce per pesci rossi; statue, statuette, targhe e opere d'arte, fatte in porcellana, terracotta o vetro, incluse in questa classe; utensili per cosmetici, da toeletta e articoli da bagno; vasellame, pentole e recipienti; apparecchi per profumare l'aria.

Classe 28: Decorazioni per feste e per alberi di Natale artificiali; giochi, giocattoli, balocchi e ninnoli.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici o simili ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come se tutti i prodotti contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa essere esaminata.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere, in ipotesi, identici, sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

DESIGN REPUBLIC
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è costituito dall’Unione europea per quanto riguarda la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 9 646 308 e dall’Italia per quanto invece riguarda la registrazione di marchio italiano n. 2016000128860

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

I marchi anteriori sono costituiti dai due termini “DESIGN REPUBLIC”. Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dai termini “Democracy Design” posti l’uno sopra l’altro e riprodotti in caratteri neri, tutti minuscoli ad eccezione delle prime due lettere “D”. Alla sinistra degli elementi verbali si trovano due triangoli neri che, essendo adiacenti l’uno all’altro, danno forma ad un rombo irregolare.

Nelle proprie osservazioni formulate in data 08/10/2018 l’opponente sostiene che i marchi siano identici in virtù del fatto che essi condividono il termine “DESIGN” e nei termini “Republic” e “Democracy” possiedono due concetti identici in quanto si tratterebbe di […] forme di governo in cui la sovranità viene esercitata dal popolo […].

La Divisione d’Opposizione non rigetta in toto le suddette osservazioni ma ritiene si tratti di un’interpretazione assai forzata che non trova riscontro nella realtà semantica e nella capacità distintiva dei termini, in particolare della parola “Design”.

In via preliminare, è indubbiamente necessario precisare che gli elementi verbali saranno intesi dalla pressoché totalità del pubblico di riferimento.

Il termine “Design” indica, tra le altre lingue, in italiano, in inglese e in francese la progettazione, nella produzione industriale, che mira a conciliare i requisiti tecnici, funzionali ed economici degli oggetti prodotti in serie, così che la forma che ne risulta è la sintesi di tale attività progettuale. Questo termine è passato in forma identica o quasi identica anche nelle altre lingue dell’Unione europea. È il caso ad esempio del polacco o del danese, che utilizzano il termine design così com’è, o del croato o del bulgaro, che ne usano un adattamento, quali sono rispettivamente dizajn e Дизайн (disain).

Questo termine in relazione a pressoché qualsivoglia prodotto che possa essere oggetto di produzione industriale non presenta alcun grado distintività, dato che descrive una caratteristica ovvia dei prodotti.

Per quanto riguarda i termini “Republic” e “Democracy” essi pure saranno intesi dalla totalità del pubblico di riferimento, perché pur essendo termini della lingua inglese, hanno origine latina e greca e possiedono equivalenti assai simili in tutte le lingue dell’Unione europea, a partire dall’italiano, repubblica e democrazia. Si pensi poi, a titolo esemplificativo, ai termini francesi république e democratie, ai tedeschi Republik e Demokratie o ai polacchi republika e demokracja.

Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall’opponente, la Divisione d’Opposizione ritiene che i due termini siano riconducibili a due diverse definizioni. Mentre “republic” fa riferimento a una forma di governo in cui il potere politico è detenuto, secondo criterî differenti, da un singolo capo (capo dello stato) o da un insieme di cittadini (parlamento) eletti direttamente, con mandato temporaneo e non ereditabile, da una parte più o meno estesa della popolazione, il termine “democracy” richiama invece una forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi; in particolare una forma di governo che si basa sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive, e che garantisce a ogni cittadino la partecipazione, su base di uguaglianza, all’esercizio del potere pubblico.

È poi importante precisare che mentre in italiano e nelle altre lingue che non sono l’inglese i termini “Design Republic” e “Democracy Design” saranno intesi indipendentemente gli uni dagli altri, in inglese essi danno vita ad espressioni più complesse, che si possono rendere in italiano come “la repubblica del design” da una parte e “il design della democrazia” dall’altra.

Ad ogni modo, anche alla luce delle suddette definizioni, è evidente che nel caso di “Republic” e “Democracy” si tratti di due termini distintivi, dato che non presentano alcun collegamento con i prodotti coperti dai marchi in disputa.

Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Per quanto riguarda il segno impugnato si deve tener presente che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono soltanto nelle lettere che formano l’elemento non distintivo “Design”. Tutti gli altri elementi normalmente distintivi dei segni, ovvero i termini “REPUBLIC”, “Democracy” e l’elemento figurativo del segno impugnato, sono radicalmente diversi.

Pertanto, i segni sono visivamente, nella migliore delle ipotesi, soltanto simili in assai ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dell’elemento non-distintivo “design” comune a entrambi i segni. Essi differiscono nella pronuncia degli elementi normalmente distintivi “REPUBLIC” e “Democracy”. Ne consegue che i segni siano foneticamente simili soltanto in assai ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. La Divisione d’Opposizione non concorda con la conclusione effettuata dall’opponente circa la mancanza da parte del consumatore medio di strumenti tali da consentire la distinzione dei concetti di “repubblica” e “democrazia”. Si ritiene infatti che il consumatore medio assocerà in ogni caso due significati distinti ai due termini, indipendentemente dal grado di precisione che sappia dare al riguardo di un’eventuale definizione. A dimostrazione della distanza semantica tra i due termini vale rammentare, sempre a titolo esemplificativo, la possibilità che esistano repubbliche non democratiche e, all’opposto, democrazie che non sono affatto repubbliche. Da quanto sopra consegue che la sola affinità semantica tra i segni possa derivare dalla presenza in entrambi dell’elemento, peraltro, non distintivo, “design”. Limitamene a questo elemento i segni presentano pertanto una assai remota somiglianza concettuale.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo dei marchi anteriori

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, i marchi anteriori possiedono un elevato carattere distintivo a seguito dell’uso prolungato e intensivo che ne è stato fatto nell’Unione europea e in Italia per tutti prodotti e servizi per i quali sono stati registrati.

La rivendicazione deve essere adeguatamente valutata in quanto il carattere distintivo dei marchi anteriori è un fattore che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione. Invero, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto i marchi che possiedono un elevato carattere distintivo dovuto alla loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opponente ha depositato le seguenti prove:

 Una vasta selezione di pagine tratte da riviste di moda e arredamento italiane, quali Vogue, Elle Decore, D di Repubblica, Glamour, Living, Marie Claire, Famiglia Cristiana e altre, riguardanti articoli e pubblicità di prodotti “Design Republic” quali portacandele, tazze in porcellana o sedie. Tutti i documenti fanno esclusivamente riferimento all’anno 2016 e all’anno 2017.

La Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l’uso del marchio anteriore nonché un elenco non esaustivo di fattori.

Nell’effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (Sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

Dopo avere esaminato il materiale sopra elencato, la Divisione d’Opposizione conclude che le prove presentate dall’opponente non dimostrano che i marchi anteriori hanno acquisito un elevato carattere distintivo attraverso l’uso che ne è stato fatto.

Alla luce di quanto prodotto dall’opponente è impossibile trarre alcuna conclusione circa il grado di conoscenza da parte dei consumatori dei marchi de quo.

Nei regolamenti non vi è alcuna espressa indicazione in ordine al tipo di prove più idoneo per dimostrare la notorietà. L’opponente può avvalersi di tutti i mezzi probatori di cui all’articolo 97, paragrafo 1, RMUE, purché idonei a dimostrare che il marchio abbia effettivamente acquisito la notorietà richiesta.

Tuttavia, l’opponente si è limitato a fornire un solo tipo di documentazione, ossia materiale pubblicitario pubblicato su riviste e pubblicazioni italiane. Peraltro, tutto il materiale fa riferimento a un periodo di soli due anni.

Per quanto si tratti di una documentazione, a livello di pagine, piuttosto ampia, essa tuttavia non presenta alcuna varietà, il che è piuttosto limitante, se si pensa che l’opponente avrebbe potuto presentare, indagini od inchieste di mercato, sondaggi, fatture, listini prezzi, dichiarazioni scritte e giurate, volumi di vendita e ancora, relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali.

Si nota peraltro come i documenti presentati non siano corroborati da alcun dato circa la diffusione delle riviste sulle quali compaiono le pubblicità dei prodotti dell’opponente.

Anche senza prestare, per il momento, alcun riguardo all’assenza di qualsivoglia menzione rispetto alla quota di mercato detenuta dai marchi o all’intensità del loro uso, salta all’occhio, allo stato degli atti, la durata dell’uso di tali marchi. Come detto poc’anzi, tutto il materiale probatorio fa riferimento a un uso circoscritto agli anni 2016 e 2017.

Le indicazioni relative alla durata dell’uso sono soprattutto utili per accertare la longevità del marchio. Quanto più a lungo il marchio è stato usato sul mercato, tanto maggiore sarà il numero di consumatori che presumibilmente lo avranno incontrato, probabilmente in più di un’occasione. Ad esempio, una presenza sul mercato di 45, 50 o più di 100 anni dà luogo ad una forte presunzione di notorietà.

Nel presente caso la durata dell’uso non può superare, per i limiti probatori visti poc’anzi, i due anni, il che è indubbiamente un periodo di tempo piuttosto scarso nell’ottica della creazione di un qualsivoglia grado di notorietà.

Ciò non sarebbe un dato necessariamente deficitario se fosse in ipotesi compensato da dati certi e incontrovertibili relativi, ad esempio, all’intensità dell’uso.

Tuttavia, l’opponente non si è premurato di fornire alcuna indicazione in ordine ad altri diversi e decisivi fattori dai quali si può desumere la notorietà. Nessun dato è stato fornito circa la conoscenza dei marchi e la quota di mercato e, a parte del materiale promozionale, circa l’intensità dell’uso. È impossibile fondare una constatazione della notorietà del marchio su mere presunzioni. In assenza dei summenzionati elementi probatori non si può desumere da una presenza sul mercato limitata a due anni e corroborata solo da materiale promozionale, che i marchi anteriori abbiano raggiunto qualsivoglia grado notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo dei marchi anteriori si baserà sul loro carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, i marchi anteriori risultano, nel loro complesso, privi di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere considerato normale, nonostante la presenza in essi di un elemento non distintivo, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti contestati nelle classi 8, 16, 18, 20, 21 e 28 sono stati considerati essere, in ipotesi, identici ai prodotti e servizi dell’opponente. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio. I marchi anteriori godono di un carattere distintivo normale per le ragioni viste nella sezione c) della presente decisione.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto in assai ridotta misura.

Il marchio anteriore è formato dai due termini “Design Republic”. Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, esso è un marchio figurativo che, a parte un elemento figurativo piuttosto semplice, contiene gli elementi verbali “Democracy Design”. Se è vero che i due marchi contengono il medesimo termine “Design”, si deve però tenere in conto che si tratta di un elemento non distintivo. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi, quelli sì distintivi, ovvero “Republic” e “Democracy”, essi sono visivamente e foneticamente radicalmente diversi.

Peraltro, contrariamente a quanto asserito dall’opponente, essi presentano una divergenza notevole anche dal punto di vista concettuale. Se è pur vero che essi appartengono alla medesima grande area semantica, se cosi si può chiamare, ossia quella di termini legati alla definizione di forme di governo, ciò non può tuttavia determinare la forte somiglianza semantica rivendicata dall’opponente. Si ritiene, infatti, che anche il consumatore che presti un livello medio di attenzione e di media cultura sia ben consapevole della differenza che esiste, a livello semantico, tra il concetto di repubblica e quello di democrazia. Peraltro, neppure è lecito attendersi elaborazioni particolarmente raffinate sul tema, anche in considerazione dei prodotti coperti dai marchi in disputa, che nulla hanno a che vedere, neppure lontanamente, con termini che appartengono alla sfera della politica. Non pare certo in grado questo tenue e sfumato legame di controbilanciare la radicale differenza, sia visiva che fonetica, dei termini “republic “ democracy”.

La Divisione d’Opposizione ritiene che le somiglianze tra i segni siano quindi globalmente assai limitate. Esse sono infatti concentrate in un termine che risulta essere non distintivo per la totalità del pubblico di riferimento.

Gli elementi aggiuntivi e differenti dei marchi sono chiaramente percettibili. La Divisione d’Opposizione ritiene che nonostante la coincidenza nel termine “Design” e anche ammettendo una assai remota connessione semantica tra i termini “republic” e democracy”, anche alla luce del fatto che i segni non sono comunque concettualmente simili, non sussista un rischio di confusione dato che l’impressione globale fornita dai marchi è decisamente diversa.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti fossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.

La Divisione d’Opposizione procederà con l’esame dell’opposizione in quanto basata sugli ulteriori motivi rivendicati dall’opponente di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMUE

In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, RMUE sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 I segni devono essere identici o simili.

 Il marchio dell’opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente alla data del deposito della domanda di marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.

 Rischio di pregiudizio: l’uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l’assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l’opposizione può comunque essere respinta se il richiedente dimostra un giusto motivo per l’uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

a) Notorietà dei marchi anteriori

Le prove presentate dall’opponente per dimostrare la notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio anteriore (o dei marchi anteriori) sono già state esaminate in precedenza nell’ambito dell’esame degli impedimenti previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Si fa riferimento ai rispettivi risultati che sono ugualmente validi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

La Divisione d’Opposizione ritiene che le prove presentate dall’opponente non dimostrino che i marchi anteriori abbiano acquisito notorietà tramite l’uso.

Come precedentemente menzionato, la notorietà del marchio anteriore è un requisito perché l’opposizione venga accolta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE. Dal momento che non è stato dimostrato che i marchi anteriori godano di notorietà, una delle condizioni necessarie stabilite nell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE non è soddisfatta e l’opposizione dev’essere respinta anche in quanto basata sui motivi di cui al suddetto articolo.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Valeria ANCHINI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.