Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 19/07/2018

PERANI & PARTNERS SPA Piazza Armando Diaz, 7 I-20123 Milano ITALIA

In data 16/01/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 12/03/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

La Corte di Giustizia con la sentenza del 12 luglio 2012, causa C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 33 (ma anche con la sentenza del 4 ottobre 2001, causa C-517/99, MERZ & KRELL) ha affermato che la circostanza che segni o indicazioni siano utilizzati quali slogan commerciali, non esclude, in quanto tale, la possibilità che detti segni siano dotati di carattere distintivo. Infatti, “il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo” (Sentenza del 21 gennaio 2010, causa C-398/08 P, Audi/UAMI).

Il marchio “BUONPERTUTTI” potrebbe essere considerato solamente evocativo in relazione ai prodotti della classe 30. Infatti, sostiene la richiedente, non è percepibile alcun messaggio promozionale nell'espressione “buonpertutti” dal momento che le parola BUON PER TUTTI sono unite a formare un’unica parola, che introduce un elemento di sicura originalità rispetto al semplice accostamento dei tre termini sopra citati. Altro elemento di originalità sarebbe dato, secondo la richiedente, dall’elisione della vocale finale nella parola “buon”.

Secondo la richiedente, date le premesse, il consumatore medio di riferimento dev’essere considerato in grado di cogliere il carattere inusuale ed insolito di tale espressione, attribuendole di conseguenza la funzione di indicatore di origine commerciale dei prodotti.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro i seguenti prodotti:

Classe 30: Prodotti da forno; pasticceria; cioccolato; dolci; Biscotti; Cracker; Panettone; Uova di cioccolato; Frollini (biscotti); Dolciumi (caramelle); Snack ai cereali; Snack dolci al riso; Snack dolci alla frutta; Cracker al riso; Torte; Pane; Grissini; Biscotti salati; Lievito e agenti lievitanti.

Ciò premesso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine “è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

La richiedente sostiene, in linea con una costante giurisprudenza della Corte, che la circostanza che segni o indicazioni siano utilizzati quali slogan commerciali, non escluda, in quanto tale, la possibilità che detti segni possano essere dotati di carattere distintivo (e, quindi, registrabili). Tuttavia, non va trascurato che, come sostiene la Corte, è pur sempre necessario che questi slogan possano essere percepiti dal pubblico di riferimento immediatamente anche nella loro funzione d’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Come sostiene la Corte, una distintività può essere riconosciuta soltanto a condizione che il segno possa essere percepito immediatamente anche nella sua funzione d’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione. L’accento va posto quindi, sulla percezione del pubblico di riferimento che dev’essere in grado, icto oculi, di riconoscere nel segno anche una volontà del titolare del segno stesso di distinguere i suoi servizi da quelli della concorrenza e non semplicemente una dichiarazione di contenuto meramente pubblicitario in senso ampio.

Infatti, si tratta pur sempre di verificare la capacità distintiva del segno, cioè la sua adeguatezza a indicare l’origine commerciale di un prodotto in quanto distinta da quella di altri prodotti identici o simili provenienti o commercializzati da altri soggetti diversi dal richiedente.

Tenuto conto di tale premessa, è tuttavia opinione dell’Ufficio che questo argomento della richiedente non si applichi al caso in esame. Infatti, l’espressione “BUONPERTUTTI” ha, prima facie, un’esclusiva connotazione di generica dichiarazione o affermazione propagandistica come si cercherà di argomentare meglio qui di seguito.

Infatti, benché possano coesistere nello stesso slogan due livelli semantici, quindi due livelli interpretativi dello stesso significante, cosicché quest’ultimo possa essere allo stesso tempo percepito nella sua ambiguità tra comunicazione propagandistica ed espressione arbitraria, è necessario che questa coesistenza o, meglio, che la percezione che il pubblico di riferimento riceve di questa coesistenza, sia contestuale o contemporanea e non sfasata nel tempo.

Detta ambiguità non deve risultare trasparente solamente in seguito ad un più o meno elaborato processo interpretativo.

In altri termini, detta ambiguità dev’essere immediatamente evidente nel senso che il segno appaia al pubblico di riferimento, nella sua relazione con i prodotti in oggetto, come contemporaneamente dotato dei due significati.

In effetti, la valutazione della distintività del segno non va fatta in astratto ma sempre in relazione ai prodotti e servizi che il segno dovrebbe distinguere.

Ora, se anche il segno in sé e per sé è potenzialmente capace di questa doppia interpretazione, la sua contestualizzazione con riferimento ai prodotti alimentari o di pasticceria rivendicati, inevitabilmente cambia la percezione del significato del segno stesso (il significato di un segno è sempre contestuale) elidendo quella arbitraria o “di fantasia” a favore del significato più evidente che è quello pubblicitario, messo in luce nella nostra precedente comunicazione e senza che vi sia un contestuale significato distintivo residuale.

In realtà, si tratta piuttosto di un’affermazione squisitamente rivolta a comunicare un contenuto di valore commerciale e propagandistico: comunicare al pubblico l’immagine di un presunto e generico valore aggiunto, così come già osservato nella nostra comunicazione precedente a cui si fa riferimento. Sostenere che il segno sia semplicemente “allusivo” non pare corretto. Infatti qui non è in gioco la descrittività del segno ma la sua capacità ad essere percepito come astrattamente capace di svolgere (anche) una funzione distintiva.

La locuzione di cui alla domanda non costituisce un gioco di parole, né introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, né ha qualche particolare originalità o risonanza e neppure innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo. Forse, è proprio la relativa banalità della locuzione che induce a far ritenere che in essa, il pubblico di riferimento non possa cogliervi nient’altro che un mero slogan, un motto finalizzato unicamente a scopi commerciali, una specie di “ornamento concettuale” all’immagine che si vuole dare del prodotto.

Non è chiaro al presente Ufficio in cosa si caratterizzi l’elemento fantasioso, sorprendente o inaspettato del segno. Segno altrimenti così chiaramente e pianamente comprensibile e, soprattutto, plausibile nel suo messaggio schiettamente commerciale con riferimento a tutti i prodotti di cui alla domanda.

In sostanza, all’Ufficio non sembra affatto probabile che questo stesso consumatore possa percepire o individuare nel segno di cui in oggetto un quid di distintività che, all’occasione, possa permettergli di discernere e, quindi, ripetere l’atto d’acquisto, con cognizione di causa.

Questa volontà non si evince dalla natura del segno in sé e per sé né dagli argomenti della richiedente.

Da quanto precede, è chiaro che "BUONPERTUTTI" non deve essere respinto semplicemente perché si tratta di uno slogan promozionale, ma piuttosto perché si tratta di uno slogan con un significato chiaramente e unicamente pubblicitario. Oltre al suo significato promozionale, esso non contiene alcun elemento che consenta al pubblico interessato di percepirlo come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e servizi in questione (v. anche 12/07/2012, C-311/11 P, Wir Machen das Besondere einfach, UE):C:2012:460, § 33-34; 06/06/2013, T- 515/11, Innovazione per il mondo reale, EU:T:2013:300, § 53, confermato dall'ordinanza del 12/06/2014, C 448/13 P, Innovazione per il mondo reale, EU:C:2014:1746 § 36-37).

Pertanto l’obiezione non è fondata e dev’essere respinta.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 608 811 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO