BESLISSING

van de Vierde Kamer van Beroep

van 11 november 2019

In zaak R 0375/2019-4

Verenigde Bedrijven Nimco B.V Oude Kleefsebaan 119 Berg en Dal 6572 AK
Nederland	Aanvraagster / Appellante

Vertegenwoordigd door HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Nederland

BEROEP betreffende de aanvrage om een Uniemerk nr. 17 625 021

DE VIERDE KAMER VAN BEROEP

Bestaande uit D. Schennen (Voorzitter), L. Marijnissen (Rapporteur) en R. Ocquet (Lid)

Griffier: H. Dijkema

neemt de volgende

Beslissing

Beknopt overzicht van de feiten

1. Op 21 december 2017 heeft Verenigde Bedrijven Nimco B.V. (‘aanvraagster’) een aanvrage ingediend voor inschrijving het onderstaande positiemerk

als Uniemerk voor de waren ‘schoeisel’ in klasse 25 met de volgende beschrijving:

Het merk bestaat uit het visuele element dat is aangebracht onder de zool van het schoeisel en zichtbaar is, zoals weergegeven op de afbeelding. De stippellijnen tonen de positie van het merk en maken geen onderdeel uit van het merk.

2. Op 17 januari 2018 heeft de onderzoeker aanvraagster meegedeeld dat de aanvrage niet tot inschrijving kon leiden op grond van artikel 7(1)(b) van de Uniemerkenverordening (‘UMV’).

3. In haar reactie van 16 maart 2018 heeft aanvraagster de toepassing van dit artikel bestreden.

4. Bij beslissing van 14 december 2018 heeft de onderzoeker de aanvrage geweigerd op grond van de artikelen 7(1)(b) en 42 UMV.

5. De onderzoeker oordeelde dat hoewel het donkergrijze kussentje, door aanvraagster ‘het visuele element’ genoemd, voor de consument waarneembaar was, de consument zonder gewenning niet in staat was daaraan een commerciële herkomst te verbinden. Niet was aangetoond dat het kussentje significant afweek van de norm in de markt. Daarbij oordeelde de onderzoeker dat het kussentje donkergrijs was terwijl de kleur van de schoen zelf, die geen deel van het merk uitmaakte, niet bekend was. Daardoor was het niet duidelijk of het kussentje door een afwijkende kleurstelling in het oog sprong of niet. Onderzoeker concludeerde dat het relevante publiek, zelfs ingeval van een hoge mate van oplettendheid, in de merkaanvrage geen merkenrechtelijke herkomstaanduiding zou herkennen.

Gronden van het beroep

6. Op 13 februari 2019 heeft aanvraagster tegen de bestreden beslissing een beroepschrift ingediend, gevolgd door een uiteenzetting van gronden op 12 april 2019. Aanvraagster verzoekt de Kamer van Beroep de beslissing van de onderzoeker van 14 december 2018 te vernietigen en het aangevraagde merk in te schrijven conform de aanvrage.

7. Aanvraagster stelt dat het aangevraagde merk significant afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is voor de positionering van merktekens. Vrijwel de meeste schoenen hebben een doorlopende niet-onderbroken zool. Het onderscheidende van het aangevraagde merk is dat het aangebrachte element zichtbaar wordt door de onderbreking van de zool wat temeer in het oog springt door de contrasterende kleuren van het element en de zool. Aanvraagster licht toe dat het aangevraagde merk geen comfort verhogend kussentje is en ook niet donkergrijs. Het aangevraagde merk is een blokvormig visueel element dat op een specifieke plek aan de onderkant van het geleng van de schoen is aangebracht. De kleurstelling van dit visuele element en de kleurstelling (en de vorm) van de rest van de schoen doen niet ter zake. Uit het merkdepot blijkt duidelijk dat het visuele element contrasteert ten opzichte van het voorwerp waarop het positiemerk is aangebracht.

8. Bij communicatie van 6 augustus 2019 heeft de rapporteur aangegeven dat de Kamer overwoog de merkaanvrage te weigeren op grond van artikel 7(1)(a) UMV, het betreffende teken niet in overstemming zijnde met artikel 4 UMV. Aanvraagster werd uitgenodigd haar opmerkingen ten aanzien van deze communicatie in te dienen.

9. Op 4 oktober 2019, binnen de daarvoor gestelde termijn, heeft aanvraagster haar opmerkingen ingediend. Zij verwijst naar de beschrijving ingediend met de merkaanvrage, zie paragraaf 1 hierboven. Ter verduidelijking geeft ze aan dat het aangevraagde merk is gepositioneerd aan de onderkant van het geleng van de schoen. Zij legt uit dat het geleng het smalle middenstuk van een schoenzool is dat hoger ligt dan de rest van de zool. Door het geleng wordt de zool visueel onderbroken en wordt de hak afgescheiden van de loopzool. Het positiemerk is geplaatst in de holling tussen de hak en de loopzool en is goed zichtbaar vanaf de zijkant van de schoen. De positie en de grootte of proportie van het merk ten aanzien van de schoen blijkt duidelijk uit de weergave en deze verhouding verandert ook niet als er sprake is van een grote(re) of kleine(re) schoenmaat. De vorm van de schoen maakt geen onderdeel uit van het merk en is met een stippellijn weergegeven om de positie van het geclaimde visuele element weer te geven. Wat de aanvraagster beoogt te beschermen is het opgeroepen beeld van een element aan de onderkant van de zool, tussen de hak en de loopzool, wat van de zijkant duidelijk zichtbaar is. Aldus is het aangevraagde positiemerk weergegeven op een wijze die de autoriteiten en het publiek in staat stelt het geclaimde visuele element duidelijk en nauwkeurig vast te stellen, namelijk aan de onderkant van het geleng van de schoen, goed zichtbaar vanaf de zijkant van de schoen.

10. Samenvattend stelt aanvraagster dat het geclaimde merk onderscheidend is én nauwkeurig en precies is weergegeven. Zij herhaalt haar verzoek om over te gaan tot inschrijving van de aanvrage.

Motivering

11. Het verzoek van aanvraagster aan de Kamer om tot inschrijving over te gaan is als zodanig niet ontvankelijk. Ingevolge artikel 44 UMV zal een aanvrage gepubliceerd worden voor oppositie krachtens artikel 46 UMV, tenzij de aanvrage overeenkomstig artikel 42 UMV is afgewezen. Het verzoek van aanvraagster zal dan ook gelezen worden als zijnde het verzoek om tot publicatie in overeenstemming met artikel 44 UMV over te gaan.

12. Dit verzoek zal worden afgewezen. Naar de opvatting van de Kamer is de aanvrage krachtens artikel 7(1)(a) UMV uitgesloten van inschrijving.

13. Ingevolge artikel 7(1)(a) UMV wordt inschrijving geweigerd van tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4 UMV.

14. Artikel 4 UMV bepaalt dat Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:

1. de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en

2. in het register van Uniemerken kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

15. Ten aanzien van positiemerken bepaalt artikel 3(3)(d) UMIV: ‘in het geval van een merk dat bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt geplaatst of aangebracht (positiemerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een weergave waaruit de positie en de grootte of proportie van het merk ten aanzien van de betrokken waren naar behoren blijken. De bestanddelen die geen deel uitmaken van het voorwerp van de inschrijving worden visueel onderscheiden, bij voorkeur door middel van onderbroken of stippellijnen. De weergave mag vergezeld gaan van een nadere beschrijving van de wijze waarop het teken op de waren wordt aangebracht;’

16. De merkaanvrage betreft het volgende positiemerk:

met als beschrijving

Het merk bestaat uit het visuele element dat is aangebracht onder de zool van het schoeisel en zichtbaar is, zoals weergegeven op de afbeelding. De stippellijnen tonen de positie van het merk en maken geen onderdeel uit van het merk.

Het merk is aangevraagd voor de waren ‘schoeisel’ in klasse 25.

17. De Kamer meent dat de weergave van deze merkaanvrage het Bureau en het publiek niet in staat stelt het voorwerp van de aan aanvraagster te verlenen bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen, artikel 4(b) UMV. Uit de weergave blijkt de positie en de grootte of proportie van het merk ten aanzien van de betrokken waren niet naar behoren, artikel 3(3)(d) UMIV.

18. De merkaanvrage toont de zijkant van een schoen, die geen onderdeel van het voorwerp van de inschrijving uitmaakt, met een zwart vlakje getekend onder deze virtuele zijkant tussen de zijkant van de virtuele hak en de zijkant van de virtuele bal van de schoen. Wat dit zwarte vlakje voorstelt wordt noch uit de weergave van het merk noch uit de beschrijving duidelijk. Dat het om een kussentje zou gaan is speculatief.

19. De betrokken waren betreffen echter niet de zijkant van een schoen maar ‘schoeisel’, i.e. een schoen in zijn geheel. Uit de weergave zoals in de vorige paragraaf omschreven blijkt niet de positie en de grootte of proportie van het merk, door aanvraagster beschreven als ‘het visuele element dat is aangebracht onder de zool van het schoeisel’, ten aanzien van het alomvattende product ‘schoeisel’ waarvoor het merk is aangevraagd.

20. Zo blijft de vraag onbeantwoord hoe het visuele element zich verhoudt tot de betrokken waren ‘schoeisel’ in zijn geheel. Is het visuele element bijvoorbeeld ononderbroken aangebracht onder de zool over de gehele breedte van de schoen en wat voor vorm heeft het in die toepassing? Indien dit niet het geval is, maakt het visuele element ook onderdeel uit van de andere zijde van de schoen en hoe is in dat geval het verloop aan de onderkant van de schoen?

21. De argumenten die aanvraagster noemt in haar opmerkingen van 4 oktober 2019 doen aan dit alles niet af. Zij herhaalt de beschrijving zoals die uit het register blijkt en legt uit wat het geleng van een schoen is en dat het positiemerk is geplaatst aan de onderkant daarvan. Maar hóe dat er dan precies uitziet ten aanzien van de schoen als geheel blijft onduidelijk.

22. In dit verband benadrukt de Kamer dat met de weergave van het merk het voorwerp van de inschrijving wordt gedefinieerd. Indien de weergave vergezeld gaat van een beschrijving kan deze het toepassingsgebied van de aanvrage niet uitbreiden, artikel 3(2) UMIV.

23. De Kamer bestrijdt ten overvloede de stelling van aanvraagster dat het visuele element goed zichtbaar zou zijn vanaf de zijkant van de schoen. Zoals aanvraagster zelf aangeeft maakt de vorm van de schoen geen onderdeel van het merk uit. Dit gegeven ondermijnt het eerder aangehaalde argument van aanvraagster dat uit het merkdepot duidelijk blijkt dat het visuele element contrasteert ten opzichte van het voorwerp waarop het positiemerk is aangebracht.

24. Geconcludeerd moet worden dat de merkaanvrage voor de betreffende waren ‘schoeisel’ in klasse 25 afgewezen dient te worden ingevolge artikel 7(1)(a) UMV. De vraag of de aanvankelijke weigering van de aanvrage op grond van artikel 7(1)(b) UMV al dan niet terecht was, is hiermee niet meer aan de orde en behoeft derhalve geen oordeel. De Kamer benadrukt dat zij met haar overweging en uiteindelijke oordeel om de merkaanvrage te weigeren op grond van artikel 7(1)(a) UMV geen oordeel heeft gegeven over de juistheid van de toepasselijkheid van artikel 7(1)(b) UMV.

Uitspraak

Op deze gronden beslist

DE KAMER VAN BEROEP

als volgt:

Het beroep wordt verworpen.

Ondertekend D. Schennen

Ondertekend L. Marijnissen

Ondertekend R. Ocquet

Griffier: Ondertekend H.Dijkema