OPOSICIÓN Nº B 3 050 339

Vizgar Shoes SL, Plg. ind. "europolis", c/ Cabo Rufino Lazaro 3, nave D, 28232 Las Rozas, España (parte oponente), representada por Newpatent, Puerto 34, 21001 Huelva, España (representante profesional)

c o n t r a

Alfonso Garrido Gil de Gómez, c/ Joan Miró 6 - 3º A, 26580 Arnedo (La Rioja), España (solicitante) representado por AB Asesores, Calle Bravo Murillo 219 - 1º B, 28020 Madrid, España (representante profesional).

El 14/02/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 050 339 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos (clase 25) de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 665 621 . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 8 867 673 ; y en el registro de marca española nº 2 726 838 “ALMA EN PENA”.

La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE en relación a ambas marcas, y el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo en relación a la marca española. La parte oponente también alegó el artículo 8, apartado 3, del RMUE.

PRUEBA DEL USO

La prueba del uso de las marcas anteriores fue solicitada por el solicitante. Sin embargo, en este punto, la División de Oposición no considera oportuno evaluar las pruebas de uso presentadas (15/02/2005, T‑296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). El examen de la oposición seguirá su curso como si se hubiera demostrado el uso efectivo de las marcas anteriores respecto de todos los productos invocados, que es la mejor perspectiva desde la que se puede considerar el caso de la parte oponente.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

1. registro de la Unión Europea nº 8 867 673

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 35: Venta al por menor y mayor en comercios y a través de redes mundiales de informática.

2. registro de marca española nº 2 726 838

Clase 25: Prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño. Calzado de todas clases (excepto ortopédicos). Sombrerería.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 25: Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería.

Las prendas de vestir impugnadas se incluyen en las categorías más amplias: vestidos (marca oponente nº1) y prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño (marca oponente nº2) de la parte oponente. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los productos impugnados, deben considerarse idénticos.

El resto de productos impugnados, es decir calzado y artículos de sombrerería son claramente idénticos a calzados y sombrerería (incluyendo sinónimos) de ambas marcas anteriores.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio.

c) Los signos

ALMA EN PENA
Marcas anteriores	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea en relación con el registro de marca de la UE y España para el registro de marca española.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Las expresiones en su conjunto “Alma en Pena” y “Alma de Candela” tienen significado para algunos consumidores del territorio de referencia, en concreto, para aquellos consumidores que entienden el español. La expresión “Alma en Pena” viene recogida como tal en el diccionario, se trata de “una persona que anda sola, triste y melancólica” (ver diccionario de la RAE https://dle.rae.es/alma). Por lo que respecta a “Alma de Candela”, la palabra “Alma” puede referirse al espíritu o la vida humana de una mujer de nombre Candela.

Asimismo, la palabra "Alma" presente en ambas marcas podría ser asociada por algunos consumidores con un nombre propio femenino (por ejemplo en alemán, inglés o sueco). Para otros consumidores no tendrá ningún significado. En cualquier caso, se trata de un término distintivo para los productos relevantes, ya que no es descriptivo, evocador o, de algún otro modo, débil para dichos productos.

Por lo que respecta al resto de elementos verbales, es decir, “en Pena” y “de Candela”, si bien es cierto que en algún idioma puede ser entendida alguna de las palabras, como por ejemplo: “candela” en inglés o francés, “pena” en italiano, además de “en” y “de” en varios idiomas, no tienen un significado claro al estar junto a otras palabras. Se deben considerar distintivas en grado normal para los productos en cuestión.

El elemento figurativo del signo impugnado (las flores similares a las de diente de león) es distintivo para los productos en conflicto. Los aspectos figurativos (la tipografía estilizada en el signo impugnado y la marca oponente nº 2, y los colores en el signo impugnado), aunque son decorativos, no pasarán desapercibidos para los consumidores.

Los signos figurativos bajo comparación no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos

Sobre la similitud visual y fonética

Las marcas son visualmente similares en la medida en que ambas empiezan por la palabra “Alma” y difieren en el resto de elementos, a saber, los componentes verbales “en Pena” contra “de Candela”, los componentes figurativos y colores. Si bien es cierto que la marca anterior nº1 y el signo impugnado están representados por un estilo de escritura a mano, estos tienen un trazo diferente, además, el empleo de color en la marca impugnada y los elementos figurativos favorecen una diferenciación clara entre estos signos.

Lo mismo ocurre en el plano fonético, independientemente de las reglas de pronunciación en las distintas partes del territorio relevante, la solicitud será pronunciada como /alma de candela/, mientras que la marca oponente /alma en pena/.

Por consiguiente, las marcas son similares en grado bajo tanto visual como fonético.

Sobre la similitud conceptual

El elemento común “Alma” será vinculado por algunos consumidores como un nombre, para otros consumidores no tendrá significado. Por consiguiente, las marcas serán similares conceptualmente en grado medio. Por el contrario, para aquellos que no comprenden los elementos verbales de las marcas y sólo percibirán el concepto incluido en el elemento figurativo de la marca solicitada, las marcas no son similares.

La diferencia conceptual es evidente en español debido a que las marcas tienen un concepto claro, por consiguiente las marcas son conceptualmente dispares.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de las marcas anteriores

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según la parte oponente, “Alma en Pena” goza de renombre en España para los productos designados. Esta reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. De hecho, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior y, por tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

La parte oponente presentó las siguientes pruebas:

Los anexos 2 a 6 revelan la una gran cantidad de publicaciones en prensa digital de la marca “Alma en Pena”. Se observa una fuerte presencia en el sector de la moda, y destacan algunos medios de reconocido prestigio como la revista Telva, año 2015, Marie Claire y Telva durante el año 2016, y la revista HOLA y Woman en el 201. Asimismo, la marca anterior está presente en el diario español ABC en el 2018. Además, la marca “Alma en Pena” se menciona en otras páginas web, tales como SherpaFinanciero, revistadelcalzado.com, armas-de-mujer.com, Telecinco.es, elespañol.com, informaría.com, cincodias.elpais.com, empresaexterior.com, eleconomista.es, modaes.es, etc. En todos estos artículos, fechados durante los años 2014 hasta el 2018, aparece la marca anterior “Alma en Pena” en relación con la moda, en concreto para calzado y accesorios. Cabe destacar algunos hechos mencionados a lo largo de estos, como por ejemplo “ en 2015 una facturación de 10 millones de euros, lo que supuso un incremento del 30% sobre la cifra de negocio de 2014. Este año la empresa española prevé superar el 50% de crecimiento de las ventas” (economiadehoy.es, 26/04/2016); “ALMA EN PENA ARRASA EN MOMAD SHOES, informaría.com 14/03/2016).

Asimismo, se presenta un extracto de un artículo realizado en Inforcif.es, titulado “Alma en pena, del cierro de un negocio al pódium del calzado”. En este artículo se recoge una entrevista a la directora general de la empresa del oponente, que afirma que existen 5000 puntos de venta y la facturación es de 13 millones de Euros, según datos de 2016.

Por otro lado, esta documentación demuestra la existencia de varias modelos españolas, como Vanesa Romero, como imágenes de la marca.

Por otro lado se observa documentación de productos fechados e indicados por la entidad que fabrica los calzados en China, indicándose datos de referencia de los modelos. De igual modo se disponen datos de transporte de la referida mercancía bajo transporte internacional (anexo 6).

Respecto a las ventas, el oponente presenta alguna factura (anexo 7), emitidas a diversos clientes en España y a nivel Europeo entre los años 2014 a 2018 que reflejan las ventas de diferentes productos en el periodo relevante. En algún caso, las cuantías son elevadas y la cantidad de artículos vendidos considerables. De igual modo se aportan datos de facturas recibidas respecto a servicios prestados a “Alma en Pena”, emitidas a Vizgar Shoes SL.

Por último, se demuestra la participación de la marca anterior en ferias sectoriales en ferias del sector de moda y calzado entre los años 2014 y 2018 en España y el extranjero. Se destacan las ferias de- MICAM (Italia),- Momad Shoes / Metropolis Momad (España), Rexor (Bélgica), Panorama Berlin (Alemania), Gallery Shoes (Alemania).

Análisis de la prueba

Está claro que los productos de la parte oponente se han promovido en gran medida en España. La marca se menciona por ejemplo, en diarios y revistas de reconocido prestigio en España. Esto se puede inferir de la gran cantidad de publicaciones de terceros a nivel local y nacional, periódicos, revistas, y distintas redes sociales. Finalmente, a esto se une que bajo tal marca se han vendido varios artículos en España mayormente y algún caso aislado en otros países, como Alemania o Eslovenia.

Por ello, y tras examinar el material anteriormente citado, la División de Oposición considera que “Alma en Pena” ha adquirido un elevado carácter distintivo a través de su uso en el mercado, en España. Sin embargo, la prueba presentada por el oponente no es suficiente para demostrar que la marca ha adquirido reputación entre el público del territorio de referencia, España. Eso obedece a que, la prueba no incluye indicaciones con respecto a la cuota de mercado de la marca en relación con otras del mismo sector y tampoco hay encuestas que avalen el reconocimiento de la marca en el mercado, lo que lleva a la conclusión de que se ha mejorado el carácter distintivo, pero a partir del material presentado no se puede inferir que la marca anterior sea conocida por una parte importante del público relevante, que es necesario para concluir que la marca tiene una reputación. Por tanto, la documentación presentada por el oponente demuestra que se han llevado a cabo actividades promocionales de tal forma que el carácter distintivo se vuelve más elevado por el uso, pero este uso no es suficiente para alcanzar el umbral mínimo necesario para el renombre.

4. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

En el presente caso, los productos son idénticos, y están dirigidos al público en general con un nivel de atención medio. Los signos son visual y fonéticamente similares en grado bajo y conceptualmente similares en grado medio para algunos consumidores (este sería el mejor escenario para el oponente). Estas conclusiones obedecen a que los signos únicamente comparten la palabra “Alma”.

Teniendo en cuenta lo arriba indicado (sección d), el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse alto en España.

A pesar de ello, el público de habla española no se confundirá debido a que conceptualmente son claramente diferentes, y se excluye cualquier posibilidad de confusión entre las marcas. A este respecto procede recordar que, según la jurisprudencia, las diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos en conflicto [sentencias de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, apartado 56, y de 3 de junio de 2015, GIOVANNI GALLI, T-559/13, EU:T:2015:353, apartado 95]. Tal es la situación en el presente asunto. En efecto, es poco probable que, ante las marcas en conflicto, que consumidor razonablemente atento, informado y perspicaz en España se confunda, a pesar del carácter distintivo relativamente alto.

Por consiguiente, habida cuenta de todos estos elementos, el grado de similitud entre las marcas de que se trata no es lo suficientemente elevado para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

En vista de todo lo anterior, no existe riesgo de confusión entre el público español.

Por último, tampoco puede haber un riesgo de confusión en la parte restante de la Unión Europea, donde las marcas anteriores tienen un carácter distintivo normal. Si bien es cierto que las marcas tienen en común el elemento “ALMA” que es distintivo, que existen similitudes conceptuales igualmente, no son razones suficientes para que exista confusión entre los consumidores restantes.

La apreciación de la similitud entre dos marcas exige considerar cada una de dichas marcas en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, solo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes, podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (24/03/2011, C−388/10 P, Riojavina, EU:C:2011:185, § 53; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours, EU:T:2015:282, § 50;).

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los aspectos visual, fonético o conceptual no siempre tienen el mismo peso cuando se adquieren o se contratan determinados servicios. De esta forma, es importante analizar la categoría de productos y servicios contemplada y las condiciones objetivas en las que las marcas pueden presentarse en el mercado (03/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 57; 22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

A este respecto, en las tiendas de ropa (donde se puede encontrar calzado y artículos de sombrerería), los clientes pueden elegir las prendas que desean comprar por sí solos o solicitar la ayuda de los vendedores. Aunque no se excluye la comunicación verbal respecto al producto y la marca, la elección del artículo se realiza, generalmente, de forma visual. Por ese motivo, la percepción visual de las marcas en cuestión se producirá normalmente antes de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (06/10/2004, T 117/03 - T 119/03 & T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Por ello, las diferencias visuales entre los signos, debidas a los elementos denominativos diferentes, resultan especialmente relevantes para la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas.

Si bien es necesario recordar que el consumidor habitualmente no verá los signos simultáneamente, sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por ello, no le parece probable a la División de Oposición que el consumidor cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas se confunda y las asocie, y que llegue a considerar que la marca impugnada es un signo derivado de la anterior.

Por lo tanto, aunque los productos sean idénticos, teniendo en cuenta todo lo anterior, y dado que las diferencias entre los signos son aún mayores que las similitudes, la existencia de un riesgo de confusión es igualmente descartada. En consecuencia, procede desestimar la oposición según el Art. 8(1) (b) del RMUE.

En vista de que la oposición no está fundamentada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del RMUE, no es necesario examinar las pruebas de uso presentadas por la parte oponente.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Renombre de la marca anterior

Las pruebas presentadas por el oponente para demostrar el renombre y el carácter altamente distintivo de la marca anterior ya se examinaron previamente en el contexto del motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.

La División de Oposición considera que las pruebas presentadas por el oponente no demuestran que el uso de la marca anterior proporcionase renombre a la misma.

Aunque ponen de manifiesto un cierto uso de la marca, las pruebas aportan escasa información sobre la extensión de dicho uso. El material probatorio presentado no proporciona indicación alguna del grado de renombre de la marca entre el público pertinente. Por otro lado, tampoco existen indicaciones sobre la cuota de mercado de la marca, ni sobre el alcance de las medidas dirigidas a su promoción. En consecuencia, las pruebas no demuestran que la marca sea conocida por una parte significativa del público pertinente. En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que la marca goza de renombre.

Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea renombrada, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la oposición debe ser desestimada.

En cualquier caso, la División de Oposición señala, también, que el oponente no ha aportado hechos, pruebas o alegaciones contundentes que permitan avalar la conclusión de que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o resultaría perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

Presentación sin autorización por parte de un agente o representante del titular de la marca – Artículo 8, apartado 3, del RMUE

De acuerdo con el artículo 8, apartado 3, del RMUE, mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o representante justifique su actuación.

Por lo tanto, los motivos de denegación del artículo 8, apartado 3, del RMUE están sujetos a los siguientes requisitos:

• que los signos sean idénticos o solo se diferencien en elementos que no afecten de forma sustancial a su carácter distintivo;

• que los productos y servicios sean idénticos o equivalentes desde el punto de vista comercial;

• que el solicitante sea un agente o representante del titular de la marca anterior;

• que la solicitud se presentase sin el consentimiento del titular de la marca anterior;

• que el agente o el representante no consiga justificar sus actos.

Las condiciones son acumulativas, por lo que si una de ellas no se cumple, la oposición basada en el artículo 8, apartado 3, del RMUE no podrá prosperar.

Los signos

Como ya se vio al analizar el riesgo de confusión, los signos no son idénticos, ni se puede considerar que solo se diferencian en elementos que no afecten de forma sustancial a su carácter distintivo. Dado que no se cumple una de las condiciones necesarias se debe desestimar la oposición, al no poderse fundamentar adecuadamente en el artículo 8, apartado 3, del RMUE.

Relación de agente o representante

La parte oponente no ha presentado prueba alguna para demostrar que el solicitante es un agente o un representante de la marca anterior. Dado que no se cumple, no sólo una, sino dos de las condiciones necesarias se debe desestimar la oposición, al no poderse fundamentar adecuadamente en el artículo 8, apartado 3, del RMUE

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Martin EBERL

Gonzalo BILBAO TEJADA

Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).