OPOSICIÓN Nº B 3 065 090

Bikini, S.A., C/ de Déu i Mata, 105, 08029 Barcelona, España (parte oponente), representada por Ponti & Partners, S.L.P., C/ Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Cathylicious, S.L., Carrer de la Deessa Tanit, nº 3 – 5, 07817 Sant-Jordi - Ibiza / Illes Balears, España (solicitante), representado por Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 30/03/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 3 065 090 se estima para todos los servicios impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 17 736 208 se deniega para todos los servicios impugnados. Se admite para los demás productos y servicios.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 736 208, “BIKINI by CATHY GUETTA”, en concreto, contra algunos de los servicios de las clases 41 y 43. La oposición está basada en el registro de marca española nº 2 665 594, . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición, .

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 26/01/2018. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 26/01/2013 al 25/01/2018 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 41: Servicios de discoteca, sala de fiestas, espectaculos públicos; organización de espectaculos musicales.

Clase 43: Servicios de bar.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 3, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 05/07/2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 2, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que, tras una extensión, finalizaba el 10/11/2019. La parte oponente presentó pruebas el 08/11/2019 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son, además de las pruebas presentadas para demostrar el renombre, unas 90 facturas, fechadas en los años 2015, 2016 y 2017, por la organización de conciertos (Colaboración con la Sala BIKINI por los gastos del concierto…) y espectáculos, y servicios anexos, como iluminadores, camareros o provisión de bebidas y comida.

Todas las facturas demuestran que el lugar de uso es España, ya que están emitidas a clientes en España y todas ellas están fechadas en los tres últimos años del periodo de referencia. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio y al periodo de referencia.

El número de facturas presentadas ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso.

Las pruebas demuestran que la marca ha sido utilizada de acuerdo con su función y tal como fue registrada, en relación con todos los servicios para los que ha sido registrada.

En el contexto del artículo 10, apartado 3, del RDMUE (antigua regla 22, apartado 3, del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), la expresión “naturaleza del uso” se refiere al uso del signo de acuerdo con su función, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca, en la forma en que se utilice, también esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 18, por analogía, para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, en todas las facturas aparece el logo . Al comparar el signo tal y como se utiliza en las facturas, con su forma registrada, se aprecia una diferencia de tonalidad y proporción en las letras que componen los elementos denominativos “BIKINI” y “BARCELONA” y además, el elemento figurativo de un oval negro no está presente en el signo utilizado. Sin embargo, la División de Oposición considera que la forma en que se ha utilizado la marca no altera su carácter distintivo en la forma en que ha sido registrada, ya que la disposición de los dos términos en dos líneas, el tamaño mucho menor de las letras que componen el término “BARCELONA” y especialmente, la alternancia de rojo y negro en las letras que componen el término “BIKINI” son características que aparecen en ambas representaciones.

En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 18, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que la prueba presentada por la parte oponente es suficiente para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 41: Servicios de discoteca, sala de fiestas, espectáculos públicos; organizacion de espectáculos musicales.

Clase 43: Servicios de bar.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 41: Servicios de recreo; contratación de artistas para actos (servicios de promotor); servicios de artistas del espectáculo; Organización de eventos recreativos; Organización de eventos con fines de entretenimiento; Servicios de eventos de entretenimiento para empresas; Organización de eventos de entretenimiento y culturales; planificación de eventos especiales (servicios de entretenimiento); Celebraciones de bodas (organización de entretenimiento); Planificación de fiestas; Organización de fiestas; Servicios de maestro de ceremonias para fiestas y eventos especiales; Organización de eventos culturales y artísticos; Realización de eventos culturales; Producción de conciertos de música; Producción de eventos recreativos en directo; Servicios de reserva de localidades para eventos culturales; servicios de ocio; Servicios de entretenimiento y esparcimiento,; consultoría en el ámbito del entretenimiento; Alquiler de instalaciones de recreo; Suministro de instalaciones para actividades recreativas Servicios de clubs, discotecas servicios de composiciones musicales; alquiler de equipos de discotecas, servicios de disc- jockey; suministro de información en relación con clubes nocturnos.

Clase 43: Cafés-restaurantes; Servicios de restauración; Restauración [comidas]; Suministro de información en relación con hoteles y alojamiento temporal, restaurantes, bares; Servicios de reserva de hoteles, alojamiento temporal; suministro de información en relación con hoteles y alojamiento temporal para vacaciones; Servicios de reserva en restaurantes; Suministro de información sobre catering para bodas; Todos los servicios mencionados también se prestan, ofrecen o solicitan en línea a través de Internet o cualquier otra plataforma electrónica interactiva Servicios de un catering.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios de recreo; contratación de artistas para actos (servicios de promotor); servicios de artistas del espectáculo; organización de eventos recreativos; organización de eventos con fines de entretenimiento; servicios de eventos de entretenimiento para empresas; organización de eventos de entretenimiento y culturales; planificación de eventos especiales (servicios de entretenimiento); celebraciones de bodas (organización de entretenimiento); planificación de fiestas; organización de fiestas; servicios de maestro de ceremonias para fiestas y eventos especiales; organización de eventos culturales y artísticos; realización de eventos culturales; producción de conciertos de música; producción de eventos recreativos en directo; servicios de reserva de localidades para eventos culturales; servicios de ocio; servicios de entretenimiento y esparcimiento,; consultoría en el ámbito del entretenimiento; alquiler de instalaciones de recreo; suministro de instalaciones para actividades recreativas Servicios de clubs, discotecas servicios de composiciones musicales; alquiler de equipos de discotecas, servicios de disc- jockey; suministro de información en relación con clubes nocturnos impugnados tienen como principal propósito el recreo, la diversión y el entretenimiento, como por ejemplo, las actuaciones en directo. Estos servicios impugnados son idénticos a los servicios de discoteca, sala de fiestas, espectáculos públicos; organización de espectáculos musicales de la parte oponente, ya sea porque se encuentran comprendidos de forma idéntica en las especificaciones de ambas listas (incluyendo sinónimos), o porque los servicios de la parte oponente incluyen, están incluidos en, o coinciden con, los servicios impugnados.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios impugnados cafés-restaurantes; servicios de restauración; restauración [comidas]; servicios de un catering abarcan, como categorías más amplias, los servicios de bar de la parte oponente. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los servicios impugnados, estos se consideran idénticos a los servicios de la parte oponente.

Los servicios de reserva en restaurantes impugnados son similares a los servicios de bar de la parte oponente porque coinciden en canales de distribución, público destinatario y son complementarios.

Los servicios de suministro de información en relación con restaurantes, bares; suministro de información sobre catering para bodas impugnados son similares a los servicios de bar de la parte oponente porque coinciden en canales de distribución, público destinatario y proveedor.

Los servicios de suministro de información en relación con hoteles y alojamiento temporal; servicios de reserva de hoteles, alojamiento temporal; suministro de información en relación con hoteles y alojamiento temporal para vacaciones; impugnados son similares en bajo grado a los servicios de bar de la parte oponente porque pueden coincidir en canales de distribución y público destinatario.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares en varios grados están dirigidos al público en general.

El grado de atención se considera medio.

c) Los signos

	BIKINI by CATHY GUETTA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es figurativa, compuesta por el elemento verbal “BIKINI” escrito en mayúsculas, alternando el color rojo para las consonantes y el color negro para las tres vocales, y el elemento verbal “BARCELONA”, también en mayúsculas, aunque de menor tamaño y todas las letras en negro. Un elemento figurativo en forma oval, con unas líneas en su interior indefinibles, se presenta a la izquierda del signo.

El signo impugnado es denominativo, compuesto por los términos, “BIKINI”, “by”, “CATHY” y “GUETTA”.

El elemento común “BIKINI” no tiene ningún significado en relación a los servicios pertinentes y, por lo tanto, es distintivo.

El elemento “BARCELONA” de la marca anterior será entendido por el público destinatario como el nombre de la ciudad en la que se prestan los servicios pertinentes y por lo tanto, no es distintivo.

El elemento “BIKINI” de la marca anterior es el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención.

Cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Por lo tanto, el elemento figurativo en la marca anterior, aún siendo distintivo, tiene un menor impacto.

Los elementos “CATHY” y “GUETTA” del signo impugnado serán entendidos por el público destinatario como un nombre propio femenino y un apellido. La expresión “by CATHY GUETTA” en su conjunto, será interpretada como una referencia al proveedor de los servicios pertinentes, ya que “by” es una palabra inglesa muy básica, que se entiende en todos los Estados miembros, y por lo tanto, su carácter distintivo es menor.

Visualmente, los signos coinciden en la presencia del elemento distintivo “BIKINI”. Si bien el tipo de letra difiere, se trata de las mismas letras que no han sido muy desfiguradas, de modo que se perciben como visualmente equivalentes, sin perjuicio de sus diferencias en el tipo de letra y grafía escogido en la marca anterior. No obstante, se diferencian en los restantes componentes verbales y gráficos, que no son tan distintivos ni dominantes.

Teniendo en cuenta que el elemento coincidente es distintivo, dominante en la marca anterior y que se encuentra al inicio del signo impugnado, los signos tienen un grado de similitud visual medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “B-I-K-I-N-I”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de los restantes componentes verbales, que no tienen equivalentes en el otro signo, pero que no son tan distintivos.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud fonética.

Conceptualmente, ambos signos se asociarán con un significado similar al término distintivo común “BIKINI”, por lo que los signos son similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado “Apreciación global”).

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos no distintivos en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Los servicios impugnados son idénticos y similares en varios grados, y se dirigen al público en general con un grado de atención medio.

Se ha considerado que los signos tienen un elevado grado de similitud fonética y un grado medio de similitud visual y conceptual.

La marca anterior tiene un carácter distintivo normal.

Los signos coinciden en el elemento verbal “BIKINI”, el primer término del signo impugnado y el dominante en la marca anterior. “BIKINI” además, constituye precisamente el elemento más distintivo de cada signo, pues el resto de componentes no son tan distintivos u ofrecen una naturaleza descriptiva o meramente decorativa, y por lo tanto, la coincidencia en dicho elemento es de gran relevancia.

Por lo tanto, existe la posibilidad de confusión porque las diferencias entre los signos se limitan a elementos y aspectos no distintivos o secundarios.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El solicitante expone que la marca impugnada goza de renombre y presenta varias pruebas para sustentar esta afirmación.

A este respecto, cabe notar que el derecho a una marca de la Unión Europea comienza en la fecha de presentación de la solicitud y no antes; en relación con el procedimiento de oposición, la solicitud debe examinarse a partir de esa fecha.

Por lo tanto, al examinar si la marca de la Unión Europea incurre en algún motivo de denegación relativo, los acontecimientos o hechos ocurridos antes de la fecha de presentación de la marca de la Unión Europea carecen de importancia, ya que los derechos de la parte oponente, en la medida que preceden a la marca de la Unión Europea, son anteriores a la marca de la Unión Europea del solicitante.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca española nº 2 665 594. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios impugnados, incluidos los servicios similares en bajo grado, ya que las semejanzas existentes entre los signos son suficientes para contrarrestar el bajo grado de similitud entre dichos servicios.

Puesto que se ha estimado la oposición sobre la base del carácter distintivo inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del carácter distintivo de dicha marca debido a su extenso uso/reputación, según alega la parte oponente. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

Puesto que la oposición ha sido estimada en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, no es necesario examinar el otro motivo de la oposición, a saber, el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Marine DAYTERE

Loreto URRACA LUQUE

Cristina CRESPO MOLTO

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).