OPPOSIZIONE N. B 3 057 157

Rizzoli Education S.p.A., Via Bianca di Savoia, 12, 20122, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Dragotti & Associati S.r.l., Via Nino Bixio 7, 20129, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

RCS Mediagroup S.p.A., Via A. Rizzoli 8, 20132, Milano, Italia (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Via Senato 8, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 06/11/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 057 157 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 9: Apparecchi e strumenti d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact discs, DVD e altri supporti di registrazione digitali; computer; corredo per il trattamento dell'informazione; software; ad esclusione di CD ROM a uso librario.

Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici, clichés e, in particolare, riviste, giornali, periodici e relative rubriche.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 38: Telecomunicazioni, in particolare emissioni radiofoniche e televisive.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali e, in particolare, pubblicazione di giornali e riviste, produzione di film, supporti di registrazione digitali, programmi radio, televisivi, teatrali e spettacoli, noleggio di pellicole cinematografiche, supporti di registrazione digitali e registrazioni sonore, organizzazione di concorsi.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 736 323 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 736 323 per il marchio denominativo “RIZZOLI EDITORE”. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 125 297 per il marchio denominativo “RIZZOLI” e sulla registrazione di marchio italiano n. 734 532 per il marchio denominativo “RIZZOLI LIBRI”. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 125 297

Classe 9: CD ROM a uso librario.

Classe 16: Libri.

Classe 41: Pubblicazione e edizione di libri; pubblicazione e edizione di e-books.

Registrazione di marchio italiano n. 734 532

Classe 16: Carta e cartone; stampati; articoli per legataria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio; caratteri tipografici; cliché.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 38: Telecomunicazioni.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact discs, DVD e altri supporti di registrazione digitali; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori; ad esclusione di CD ROM a uso librario.

Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici, clichés e, in particolare, riviste, giornali, periodici e relative rubriche.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 38: Telecomunicazioni, in particolare emissioni radiofoniche e televisive.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali e, in particolare, pubblicazione di giornali e riviste, produzione di film, supporti di registrazione digitali, programmi radio, televisivi, teatrali e spettacoli, noleggio di pellicole cinematografiche, supporti di registrazione digitali e registrazioni sonore, organizzazione di concorsi.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “in particolare”, utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi della richiedente, indica che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 9

I computer; corredo per il trattamento dell'informazione; ad esclusione di CD ROM a uso librario del marchio impugnato sono simili ai servizi di progettazione e sviluppo di computer della registrazione di marchio italiano n. 734 532 poiché essi pur avendo natura diversa sono complementari e coincidono in pubblico di riferimento e produttore.

I supporti di registrazione magnetica; dischi acustici; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; compact discs, DVD e altri supporti di registrazione digitali; ad esclusione di CD ROM a uso librario del marchio impugnato sono simili ai CD ROM a uso librario della registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 125 297 poiché essi coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. Inoltre questi prodotti sono in concorrenza tra di loro.

Il software; ad esclusione di CD ROM a uso librario del marchio impugnato è simile ai servizi di telecomunicazioni della registrazione di marchio italiano n. 734 532 poiché essi, pur avendo natura diversa, condividono destinazione, canali di distribuzione e pubblico di riferimento. Inoltre, essi sono complementari.

Gli apparecchi e strumenti d'insegnamento; ad esclusione di CD ROM a uso librario del marchio impugnato sono simili in basso grado rispetto ai servizi di educazione della registrazione di marchio italiano n. 734 532 poiché hanno la stessa destinazione, sono complementari e coincidono nel loro pubblico di riferimento.

Meccanismi per apparecchi di prepagamento; estintori; apparecchi e strumenti scientifici; apparecchi e strumenti nautici; apparecchi e strumenti geodetici; apparecchi e strumenti fotografici; apparecchi e strumenti cinematografici; apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti di misura; apparecchi e strumenti di segnalazione; apparecchi e strumenti di controllo (ispezione); apparecchi e strumenti di soccorso (salvataggio); apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; registratori di cassa; macchine calcolatrici; ad esclusione di CD ROM a uso librario del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e servizi del marchio anteriore poiché essi non possiedono alcun fattore di somiglianza in comune. La natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità non presentano alcun punto di contatto.

Prodotti contestati in classe 16

Articoli per legatoria; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); carta; cartone; caratteri tipografici, clichés e, in particolare, riviste, giornali, periodici e relative rubriche; stampati; materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); fotografie; pennelli; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materiale per artisti; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

I prodotti in queste materie [carta e cartone], non compresi in altre classi del marchio impugnato si sovrappongono ai prodotti di cartoleria del marchio anteriore. Pertanto, sono identici.

I prodotti di cartoleria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Servizi contestati in classe 35

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) del marchio impugnato e della registrazione di marchio italiano n. 734 532.

Servizi contestati in classe 38

Telecomunicazioni, in particolare emissioni radiofoniche e televisive sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) del marchio impugnato e della registrazione di marchio italiano n. 734 532.

Servizi contestati in classe 41

Educazione; divertimento; formazione sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) del marchio impugnato e della registrazione di marchio italiano n. 734 532.

Attività sportive e culturali e, in particolare, pubblicazione di giornali e riviste, produzione di film, supporti di registrazione digitali, programmi radio, televisivi, teatrali e spettacoli, noleggio di pellicole cinematografiche, supporti di registrazione digitali e registrazioni sonore, organizzazione di concorsi sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) del marchio impugnato e della registrazione di marchio italiano n. 734 532.

Servizi contestati in classe 42

Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer sono identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) del marchio impugnato e della registrazione di marchio italiano n. 734 532.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

RIZZOLI (registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 125 297) RIZZOLI LIBRI (registrazione di marchio italiano n. 734 532)	RIZZOLI EDITORE
Marchi anteriori	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea per quanto concerne la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 125 297 e l’Italia in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 734 532.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Gli elementi “LIBRI” ed “EDITORE” hanno un significato in lingua italiana. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla italiano.

La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 125 297 è composta dal termine “RIZZOLI” mentre la registrazione di marchio italiano n. 734 532 dai termini “RIZZOLI LIBRI”. Il marchio impugnato consiste nei due termini “RIZZOLI EDITORE”.

Mentre il termine “RIZZOLI” è da considerarsi distintivo, poiché sarà inteso come un cognome italiano, i termini “LIBRI” ed “EDITORE” sono da considerarsi quantomeno deboli, se non privi di distintività, giacché indicano l’oggetto dei prodotti e servizi e descrivono il ramo di attività nel quale operano i soggetti economici, alla luce del fatto che, ad esempio, il termine “editore” designa una persona o azienda che fa stampare e pubblicare libri, giornali, opere musicali ecc., curandone la distribuzione e la vendita e assumendosene gli utili o le perdite, oppure l’imprenditore o la società che ha la proprietà o il controllo di una testata giornalistica o, anche, un’azienda che produce media e prodotti multimediali (anche, per es., trasmissioni televisive), come da descrizione presente nel Vocabolario Treccani, edizione online.

Si deve poi notare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore.

Visivamente, foneticamente e concettualmente i segni coincidono nel termine distintivo “RIZZOLI”, presente in tutti i segni in disputa. Essi differiscono limitatamente ai termini aggiuntivi “LIBRI” della registrazione di marchio italiano n. 734 532 ed “EDITORE” del segno impugnato, i quali sono peraltro quantomeno deboli, se non addirittura privi di distintività.

Pertanto, i segni sono molto simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di quantomeno modesta capacità distintiva nella registrazione di marchio italiano n. 734 532, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti e servizi nelle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili in vario grado e in parte dissimili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che ad un pubblico professionale composto da specialisti, il grado di attenzione dei quali è da considerarsi medio.

I segni sono molto simili dato che coincidono nell’unico termine che li costituisce o quantomeno nel termine dotato di normale distintività, ossia “RIZZOLI”.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

La Divisione d’Opposizione ritiene che alla luce della forte somiglianza tra i segni sussiste un rischio di confusione quantomeno da parte del pubblico di lingua italiana anche se non necessariamente soltanto per esso e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio dell’Unione europea e sulla base della registrazione di marchio italiano dell’opponente. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in vario grado a quelli dei marchi anteriori.

I restanti prodotti contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Francesca CANGERI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.