Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 05/07/2018

Kosch & Partner Rechtsanwälte GmbH Hauptplatz 32 2700 Wiener Neustadt Österreich

Anmeldenummer	17789421
Ihr Zeichen	HelvAG/MARKEN
Marke
Art der Marke	Bildmarke
Anmelderin	Helvetia Versicherungen AG Hoher Markt 10-11 1010 Wien Österreich

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 23. Februar 2018 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 23. April 2018 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Nur Angaben, die dem normalen Sprachgebrauch entsprächen und wesentliche Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschrieben, seien zurückzuweisen.

2. Selbst wenn das Zeichen etwas beschreiben sollte, dann zumindest nicht für alle Dienstleistungen.

3. Vor allem das @-Zeichen verleihe der Kombination Unterscheidungskraft.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 94(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Dienstleistungen zurückzuweisen:

35

Administrative Dienstleistungen in Bezug auf die Vermittlungen von Versicherungsagenten; Geschäftsführung für Versicherungsagenturen und Versicherungsmakler als ausgelagerte Dienstleistung; Verkaufsförderung für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen im Auftrag Dritter; Werbung für Versicherungsdienstleistungen im Auftrag Dritter; Zusammenstellung von verschiedenen Versicherungsdienstleistungen für Dritte, um den Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen zu erleichtern.

36

Versicherungsberatung; Versicherungsdienstleistungen.

41

Durchführung von Kursen [Unterricht] in Bezug auf das Versicherungswesen; Durchführung von Bildungskursen im Bereich Versicherungen.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Nur Angaben, die dem normalen Sprachgebrauch entsprächen und wesentliche Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschrieben, seien zurückzuweisen.

Diese Meinung stützt sich insbesondere auf zwei Gerichtsurteile, die mittlerweile von anderen ersetzt worden sind und die man deshalb nicht mehr anwenden sollte: BABY-DRY (C-383/99) und EUROPREMIUM (T-334/03 und C-121/05).

Heutzutage sind Urteile wie POSTKANTOOR, DOUBLEMINT oder BIOMILD maßgeblich. In diesen Urteilen ist die Rede von einem „merklichen Unterschied“ im Vergleich zu dem üblichen Sprachgebrauch in der diesbezüglichen Branche.

POSTKANTOOR sagt auch ausdrücklich, daß es bei der Feststellung des beschreibenden Charakters einer Markenanmeldung unerheblich ist, ob das Zeichen wesentliche oder nebensächliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen beschreibt.¹

2. Selbst wenn das Zeichen etwas beschreiben sollte, dann zumindest nicht für alle Dienstleistungen.

Die Anmelderin behauptet, daß „intelligentes online versichern“ nicht beschreibend ist für Dienstleistungen, die nichts mit Versicherungen zu tun haben:

„Wenn ein Wort zwar grundsätzlich für gewisse Waren und Dienstleistungen als beschreibend anzusehen ist, im konkreten Zusammenhang jedoch für Waren und Dienstleistungen verwendet wird, für die es keine beschreibende Wirkung hat, handelt es sich um eine unterscheidungskräftige Fantasiebezeichnung.“

Die Dienstleistungen, für die der beschreibende Charakter der Angabe geprüft werden soll, sind alle auf Versicherungen bezogen. Was die Anmelderin behauptet, ist also an sich wahr, aber trifft nicht auf diesen Fall zu, weil ausschließlich versicherungsbezogene Dienstleistungen beansprucht werden.

Ob die Anmelderin die Angabe „SM@RT INTELLIGENT ONLINE VERSICHERN“ später vielleicht für andere Dienstleistungen benutzen wird, ist unerheblich, weil die Eintragungshindernisse des Artikels 7 UMV nur nach Registerlage und nicht auf Grund künftiger Benutzung geprüft werden dürfen.

3. Vor allem das @-Zeichen verleihe der Kombination Unterscheidungskraft.

Diese Behauptung geht klar gegen die herrschende Rechtsprechung. Vergleiche Urteil des Gerichts vom 20. Mai 2009 in der Rechtssache T-405/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) ./. EUIPO [P@YWEB CARD], Rn. 39:

„Zum englischen Ausdruck „pay“ oder „p@y“ hat die Beschwerdekammer zutreffend festgestellt, dass er „bezahlen“ („pay“) bedeutet, wobei die Ersetzung des Buchstabens „a“ durch das typografische Zeichen „@“ – das nur aus dem klein und kursiv geschriebenen Buchstaben „a“ in einem Kreis besteht – auf dieses Verständnis des Durchschnittsverbrauchers keinen nennenswerten Einfluss hat. Wie das HABM geltend gemacht hat, steht der Umstand, dass dieses Wort im Englischen hauptsächlich als Verb gebraucht wird, seiner Verwendung als Substantiv, wie in den Zusammensetzungen „payTV“ oder „payphone“, nicht entgegen. Folglich ist festzustellen, dass der Ausdruck „pay“ oder „p@y“ aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers einen ausgeprägten Bezug zum Finanz- und Bankwesen aufweist.

Auch ein roter Hintergrund ist nicht in der Lage, einer beschreibenden Wortkombination Unterscheidungskraft zu verleihen.

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. „SM@RT INTELLIGENT ONLINE VERSICHERN“ ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen deutschsprachigen Verbraucherkreise, ob nun Durchschnittsverbraucher oder professionelle Versicherungsleute, wie Vermittler oder Agenten, einen Hinweis auf das clevere online-Abschließen von Versicherungen darstellt.

2. das Wort „sm@rt/smart“ sowohl in der Bedeutung „intelligent“ als auch in der Bedeutung „mit Hilfe von „smart devices“ (Handy, Tablet)“ beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ist.

3. das Dienstleistungsverzeichnis neben Versicherungsdienstleistungen in der Klasse 36 mehrere Dienstleistungen in anderen Klassen (35 und 41) enthält, die jedoch alle auf das Versicherungswesen eingeschränkt sind.

4. die graphischen Elemente äußerst minimal sind (@ für „a“ und ein roter Hintergrund) und deshalb nicht in der Lage sind, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.

5. das Zeichen daher nach Artikel 7(1)(b) und 7(1)(c) UMV für alle Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung (Artikel 94(3) UMV)

Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen.

Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA