Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 19/07/2018

TERHAAG & PARTNER RECHTSANWÄLTE Graf-Adolf-Str. 70 D-40210 Düsseldorf ALEMANIA

Anmeldenummer:	017791501
Ihr Zeichen:	36-18/VH
Marke:	Fan-Merch
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Jansen Bitzhöfer GbR (Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Jannik Jansen und Alexander Bitzhöfer) Talstraße 2b D-56316 Raubach ALEMANIA

I. Das Amt beanstandete am 26/03/2018 die Anmeldung für die Wortmarke

Fan-Merch

unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Folgende Waren sind von der Beanstandung betroffen:

Klasse 1 Thermoplastische Elastomere; thermoplastische Verbindungen; thermoplastische Harze [im Rohzustand]; thermoplastische Harze zur Verwendung beim Formen.

Klasse 6 Figuren aus unedlen Metallen; Statuen aus unedlem Metall; dekorative Actionfiguren aus unedlem Metall.

Klasse 9 Kontaktlinsen; kosmetische Kontaktlinsen; Mauspads [Mausmatten].

Klasse 10 Kissen für orthopädische Zwecke.

Klasse 14 Schmuckwaren für Kostüme; Schmuck für Kostüme; Schmuckwaren für Hüte; Schmuckwaren; Schmuckketten; Armbänder [Schmuck]; Schmuckimitate; Ringe [Schmuck]; Perlen [Schmuck]; Schmuckanhänger; Schmucksteine; Halsketten [Schmuck]; Schmuckwaren, einschließlich Schmuckimitaten und künstlichem Schmuck; unechte Schmuckwaren; Schmuckwaren aus edlem Metall; Ringe [Schmuckwaren] aus unedlen Metall; Ringe [Schmuckwaren] aus edlen Metallen; Anhänger [Schmuckwaren] aus allgemeinen Metallen; Juwelier- und Schmuckwaren aus unedlen Metallen; Schmuckwaren, eingefasst in nicht edlen Metallen; Diademe; Schlüsselanhänger; Schlüsselanhänger aus unedlem Metall; Schlüsselanhänger, nicht aus Metall; Schlüsselanhänger [Schmuckgegenstände oder Anhänger]; Schlüsselanhänger [Fantasie-Schmuckwaren]; Imitationsschmuckstücke; Uhren; Wecker; Zier-Action-Figuren aus Edelmetall; Schmuckfigurinen aus Edelmetall; Modelltiere [Schmuck] aus Edelmetall; Modell-Figuren [Schmuck] aus Edelmetall; Statuen aus edlen Metallen und deren Legierungen; Statuen aus Edelmetall.

Klasse 16 Gedruckte Muster für Kostüme; Zeichenbedarfsartikel; Notizbücher; Stifte [Schreibwaren]; vielfarbige Stifte; Stifte [mehrfarbig]; Zeichenblöcke; Wandabziehbilder; Bilder; Drucke als Bilder; Postkarten; Poster aus Papier; gerahmte Poster; Stickers [Papierwaren]; Stickers, Aufkleber [Papeteriewaren]; Figuren aus Pappe; Figuren, bestehend aus Papier; Dekorations- und Künstlerbedarfsmaterialien und -mittel.

Klasse 18 Taschen; Sporrans [Geldbeutel]; Geldbörsen [Geldbeutel]; Geldbeutel aus Leder; Geldbeutel nicht aus Edelmetall; mit Schmuckwaren besetzte Geldbeutel; Geldbeutel zur Befestigung an Gürteln.

Klasse 20 Statuen, Figuren und Kunstwerke sowie Verzierungen und Dekorationen aus Materialien wie Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff, soweit in dieser Klasse enthalten; Figuren aus Kunststoff; Figuren aus Holz; aus Kunststoffmaterialien geformte Figuren; Action-Figuren aus Gips; Statuen aus Holz, Wachs, Gips oder Kunststoff; dekorative Actionfiguren aus Kunststoff; dekorative Actionfiguren aus Holz; Kissen.

Klasse 21 Geschirr; Tassen; Gläser [Trinkgefäße]; Gläser [Gefäße]; Teller; Porzellanwaren zur Dekoration; Glasgegenstände zu Dekorationszwecken; Dekorationsfigurinen aus Porzellan; Dekorationsfigurinen aus Glas; Dekorationsgegenstände aus Porzellan; Dekorationsgegenstände aus Glas; Sparbüchsen; Sparschweine; Sparbüchsen aus Porzellan; Sparbüchsen aus Metall; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut, Terrakotta oder Glas.

Klasse 24 Filzstückwaren [Heimtextilien]; Handtücher; textile Handtücher; Bettwäsche; Bettdecken [Bettwäsche]; Bettzeug [Bettwäsche]; Flaggen aus Kunststoff; Kissenbezüge; Kissenbezugsstoffe.

Klasse 25 Kostüme; Kostüme zur Verwendung bei Rollenspielen; Hüte; Kopftücher; Kopfschals; Mützen [Kopfbedeckungen]; T-Shirts; bedruckte T-Shirts; Pullover; Schals; Tücher [Schals]; Mützen; Schirmkappen; Socken; Handschuhe.

Klasse 26 Perücken; Perücken für das Haarstyling im japanischen Stil [Kamoji]; Anstecker [Buttons]; modische Buttons [Abzeichen] für Bekleidungsstücke.

Klasse 28 Modelle für Rollenspiele; Rollenspiele; Scherzartikel in Form von Hüten; Spielzeug-Schmuck; Spielzeug zum Zaubern; Geräte für Zauberkünstler; menschliche Figuren als Spielzeug; Action-Figuren [Spielzeug oder Spielsachen]; Actionfiguren; Brettspiele; elektronische Brettspiele; Kartenspiele; Kartenspiele als Set; Spielkarten und Kartenspiele.

II. Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 19/04/2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Der Begriff „Merch“ sei lexikalisch nicht belegt und könne auch anders verstanden werden. Das Zeichen sei insgesamt eine Fantasiebezeichnung.

2. Das Zeichen sei nicht direkt beschreibend für die Waren. Zwar könnten diese rein theoretisch Fanartikel sein; dies sei aber für die allermeisten der genannten Waren fernliegend.

3. In vergleichbaren Fällen seien keine Eintragungshindernisse festgestellt worden.

4. Es bestehe kein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen.

III. Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrecht zu erhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (Urteil vom 16.09.2004, C‑329/02 P‚ „SAT.1“, Randnummer 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 31.)

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (Urteil vom 26.11.2003, T‑222/02, „ROBOTUNITS“, Randnummer 34).

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist,

ist nicht vorauszusetzen ist, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(Vgl. Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, Randnummer 32, Hervorhebung hinzugefügt.)

Das Amt hat die vorliegende Anmeldung nach den dargelegten Grundsätzen geprüft.

Es ist hierbei zu dem Ergebnis gekommen, dass das Zeichen Fan-Merch als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV anzusehen ist, da es vom englischsprachigen Verkehr im Sinne von „Fan-Merchandise“ und damit als Fanartikel verstanden werden kann und dem Verkehr dadurch unmittelbar vermittelt, dass die betreffenden Waren Fanartikel sind oder sie zur Herstellung solcher Artikel bestimmt sind (siehe auch die Ausführungen in der Beanstandung).

1. Die Behauptung der Anmelderin die Bedeutung von „Merch“ im Sinne von „merchandise“ sei nicht lexikalisch belegt ist unzutreffend und daher zurückzuweisen.

Bereits in der Beanstandung vom 26/03/2018 wurde diesbezüglich ein Nachweis aus dem Merriam Webster English Dictionary zitiert, nämlich https://www.merriamwebster.com/dictionary/merch: Definition of merch: merchandise 2; Definition of merchandise 2: the commodities or goods that are bought and sold in business : wares - Definition von Merch: merchandise; Definition von merchandise: die Güter und Waren die im Geschäftsleben gekauft und verkauft werden: (Handels-)Ware).

Eine entsprechende Definition enthält z.B. auch das English Oxford Dictionary (https://en.oxforddictionaries.com/definition/merch,18/07/2018, Definition of merch in English: short for merchandise, Definition of merchandise in English: 1 Goods to be bought and sold.1.1 Branded products used to promote a film, pop group, etc., or linked to a fictional character – Waren die gekauft und verkauft werden, Markenartikel zur Bewerbung von z.B. Popgruppen ,Filmen etc. , oder die sich auf einen fiktiven Charakter beziehen).

Folglich kann das Wort „Merch“ wie vom Amt dargelegt verstanden werden. Das Zeichen Fan-Merch als Ganzes ist unmittelbar im Sinne von „Fan-Merchandise“ d.h. Fanartikel zu verstehen. Geistige Anstrengung ist hierzu nicht erforderlich.

2. Das Zeichen ist aus Sicht des Verkehrs auch geeignet die Beschaffenheit der Waren zu beschreiben. Diesen können sämtlich Fanartikel (zur Bewerbung von z.B. Popgruppen, Filmen, Comichelden, etc.) sein (Klassen 6-28) oder der Herstellung solcher Waren dienen (Klasse 1). Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die in der Beanstandung ausgeführten Beispiele und Erläuterungen in Hinblick auf die Waren der einzelnen Klassen verwiesen.

Dies ist angesichts der Natur der Waren auch nicht fernliegend; heutzutage werden Merchandising-Artikel aller Art produziert, denn die entsprechenden Lizenzinhaber (oder Lizenznehmer) sind regelmäßig bestrebt ihre Rechte so umfassend wie möglich wirtschaftlich zu verwerten. Auch bezüglich der von der Anmelderin explizit angezweifelten Waren ist dies nicht ausgeschlossen; so können z.B. Statuen solche von Film- oder Comichelden sein, die als Fan-Merch vertrieben werden, Kontaktlinsen als Fan-Merch können gefärbt sein um das Erscheinungsbild bestimmter Film- oder Comichelden nachzuempfinden, und auch Waren wie orthopädische Kissen, Schmuckwaren, Drucksachen und Dekowaren, sowie Taschen können ohne Weiteres (mit entsprechenden Aufschriften, Motiven, etc. versehen) als Fan-Merch zur Bewerbung von Filmen, Popgruppen, etc. vertrieben werden.

Nach der Rechtsprechung der europäischen Gerichte fehlt einer Marke, die ausschließlich Merkmale von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz Buchstabe c GMV beschreibt, damit zwangsläufig für diese Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz Buchstabe b UMV (siehe Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, „TWIST & POUR“, Randnr. 39).

3. Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten nationalen Entscheidungen gemäß ständiger Rechtsprechung:

ist die Unionsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat.

(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

„Zudem […] geht auch der Hinweis auf nationale Eintragungen in nicht englischsprachigen Mitgliedstaaten fehl, da das Zeichen sich in diesen als unterscheidungskräftig erweisen kann, ohne dass dies in der gesamten Union der Fall sein müsste“ (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

4. Zum Argument der Anmelderin, dass kein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen bestehe, ist darauf hinzuweisen, … dass die Anwendung des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104/EWG, welche dem Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV entspricht, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht. (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

IV. Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 791 501 für alle Waren zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Tobias KLEE