OPOSICIÓN Nº B 3 055 845

Laboratorios Ern, S.A., C. Perú 228, 08020 Barcelona, España (parte oponente), representada por Ponti & Partners, S.L.P., C. Consell de Cent 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Cam-Ferti S.L., Paseo Rosales 26, Esc. 4, Planta 1ª, 4-5, 50008 Zaragoza, España (solicitante), representado por Isern Patentes y Marcas S.L., Avenida Diagonal 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, España (representante profesional).

El 28/05/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 055 845 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 797 515 (figurativa). La oposición está basada en el registro de marca española nº 126 625 “LEVELINA”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición, en concreto, de la marca española nº 126 625 “LEVELINA”.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 09/02/2018. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 09/02/2013 al 08/02/2018 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 1: Productos químicos.

Clase 5: Productos y específicos farmacéuticos, desinfectantes, sueros, vacunas y demás productos y preparados para la curación humana y animal.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 02/08/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 17/11/2018, plazo que fue extendido hasta el 17/01/2019 a petición de la parte oponente. La parte oponente presentó pruebas el 17/01/2019 (dentro del plazo establecido).

Dado que la parte oponente solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Oposición se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Documento 1: Extractos de la página web de la parte oponente, fechados el 15/01/2019, relativos a las diferentes presentaciones (crema, polvo y solución - en spray) del producto farmacéutico de uso cutáneo “Levelina” (medicamento antifúngico indicado para el tratamiento de infecciones de la piel producidas por hongos y levaduras). Aparecen imágenes de cada una de las presentaciones del producto bajo los nombres “Levelina® crema”, “Levelina® polvo” o “Levelina® solución”.

• Documento 2: Extractos de la página web del Centro de Información del Medicamento (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, fechados el 15/01/2019, relativos a la autorización para comercialización en fecha 01/09/1990 de las tres presentaciones del producto farmacéutico “Levelina” (Nº 58476 – crema, Nº 58479 – polvo cutáneo, y Nº 58478 – solución para pulverización cutánea). Las tres presentaciones constan con situación actual de “comercializado”.

• Documento 3: Ficha técnica y prospecto de las tres presentaciones del producto “Levelina” (crema, polvo cutáneo y solución para pulverización cutánea). Los documentos contienen la fecha de primera autorización (01/09/1990) y de renovación de la autorización (01/09/2010) y/o la fecha de revisión del texto (noviembre de 2013).

• Documento 4: 68 facturas emitidas por la parte oponente a diversos clientes en España entre el 11/01/2013 y el 22/10/2018 (aproximadamente 12 facturas por año y una por cada mes). Una factura de 2013 y 9 de 2018 están fechadas fuera del periodo relevante de uso. En las facturas aparecen, entre otros productos, las tres presentaciones de “Levelina” (crema, polvo y solución para uso cutáneo).

Las facturas, así como las informaciones del Centro de Información del Medicamento (CIMA) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos (español), la divisa mencionada (euro) y las direcciones en España que aparecen en las facturas. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

La fecha de la mayoría de las facturas corresponde al periodo pertinente.

Por otro lado, las pruebas referentes al uso hecho fuera del periodo pertinente no se tienen en cuenta, a menos que contengan pruebas indirectas concluyentes de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo también durante dicho periodo. Las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea durante el mismo (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

En el asunto en cuestión, la prueba relativa al uso fuera del periodo pertinente confirma el uso de la marca de la parte oponente durante dicho periodo, dado que, al menos una parte de las facturas fechadas antes y después del periodo pertinente se refieren a un uso muy cercano en el tiempo al mismo. Por otro lado, los restantes documentos, esto es, los extractos de internet, fichas técnicas y prospectos refuerzan la información de las facturas con la especificación del producto en cuestión.

Los documentos presentados, en particular, las facturas, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso. De hecho, si bien el volumen comercial no es particularmente elevado, la parte oponente ha presentado una serie de facturas que no solo cubren todo el periodo relevante sino que prácticamente fueron emitidas en cada uno de los meses del mismo, lo que demuestra que son meramente ejemplificativas de un uso constante y prolongado en el tiempo.

En el contexto del artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo de acuerdo con su función, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca, en la forma en que se utilice, también esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 18, por analogía, para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, la marca denominativa “LEVELINA” ha sido utilizada tal como fue registrada en las facturas mientras que en las fotografías de productos que aparecen en los extractos de la página web de la parte oponente, la marca aparece como “Levelina”, diferencia que resulta irrelevante puesto que en el caso de marcas denominativas, es la denominación como tal la que queda protegida y no la forma en que está representada (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Por otro lado, la adición del tipo de presentación del producto, esto es “Levelina® crema”, “Levelina® polvo” o “Levelina® solución”, no modifica el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada dado que son indicaciones meramente descriptivas.

En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 18, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los productos incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 47, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiera utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que está registrada, solo se considerará registrada, a los efectos del examen de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

Con arreglo a la jurisprudencia pertinente, al aplicar la disposición anterior deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

«…si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse, dentro de ella, varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de “parte de los productos o servicios” pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.»

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45‑46.)

La definición de subcategorías es especialmente importante en el caso de las marcas registradas para productos farmacéuticos, que solo se suelen utilizar para un tipo de medicamento que trata una determinada enfermedad.

De hecho, en muchos casos, el Tribunal tuvo que definir las subcategorías apropiadas para productos farmacéuticos de la clase 5 y consideró que la finalidad y destino de un producto terapéutico viene expresada en su indicación terapéutica. Por lo tanto, la indicación terapéutica es fundamental para definir la correspondiente subcategoría de productos farmacéuticos (inter alia, 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR). En este sentido, son irrelevantes otros criterios (como la forma de dosificación, los ingredientes activos, si se vende con receta o si es de libre prescripción).

En el presente asunto, la prueba únicamente demuestra el uso para productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades fúngicas de la piel. Se puede considerar que estos productos forman una subcategoría objetiva de productos y específicos farmacéuticos, a saber, productos farmacéuticos antifúngicos indicados para el tratamiento de infecciones de la piel. Por tanto, la División de Oposición considera que la prueba demuestra un uso efectivo de la marca para dichos productos.

En aras de la exhaustividad, indicar que el oponente no ha probado el uso de la marca anterior con respecto a los productos químicos de la clase 1, ni en relación con el resto de productos de la clase 5, esto es desinfectantes, sueros, vacunas y demás productos y preparados para la curación humana y animal.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición y para los que se ha demostrado un uso efetivo son los siguientes:

Clase 5: Productos farmacéuticos antifúngicos indicados para el tratamiento de infecciones de la piel.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 1: Productos químicos utilizados en la agricultura; abonos para las tierras; abonos orgánicos.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos químicos utilizados en la agricultura; abonos para las tierras; abonos orgánicos impugnados son sustancias orgánicas o inorgánicas que contienen nutrientes en formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo de las plantas, etc., así como otros productos químicos utilizados en la producción agrícola como superfosfatos [fertilizantes], hormonas para acelerar la maduración de la fruta y de las verduras, o preparaciones para regular el crecimiento de las plantas. Es pertinente indicar que los productos químicos utilizados en la agricultura de la marca impugnada no cubren los insecticidas, fungicidas y herbicidas, sino que estos productos se clasifican en la clase 5.

Los productos impugnados y los productos farmacéuticos antifúngicos indicados para el tratamiento de infecciones de la piel de la parte oponente tienen una naturaleza, finalidad y método de uso diferentes, ya que los primeros se utilizan principalmente para aumentar el rendimiento de la producción agrícola, mientras que los productos de la parte oponente se destinan al restablecimiento de la salud cutánea. Además, los canales de distribución difieren, así como el público al que van destinados. Finalmente, no son productos competidores ni complementarios, por lo que el público relevante no pensará que son fabricados por las mismas empresas. El hecho de que en ambos casos pueda tratarse de productos químicos no es suficiente para establecer una cercanía entre dichos productos. En consecuencia, los productos comparados son diferentes.

2. Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Begoña URIARTE VALIENTE

Eva Inés PEREZ SANTONJA

Alicia BLAYA ALGARRA

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).