OPPOSITION n° B 3 061 279

Free, Société par actions simplifiee, 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49 Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Serge Cournoyer, 3 rue Stanley Saint-Charles Borromée, J6E7Y8 Quebec, Canada (demanderesse), représentée par Regimbeau, 139, rue Vendôme, 69477 Lyon, Cedex 06, France (mandataire agréé).

Le 08/04/2020, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 3 061 279 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir :

Classe 9: Supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; disques-compacts audio-vidéo; DVD; bandes vidéo; cassettes vidéo; Films cinématographiques impressionnés; disques optiques-compacts; disques magnétiques; Disquettes souples; supports d'enregistrements sonores; publications électroniques téléchargeables; vidéos comportant de la musique préenregistrée; musique numérique téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3; musique numérique téléchargeable; tous les produits précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY.

Classe 35: Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; opérations promotionnelles à savoir promotion de spectacles ou de soirées, d'émissions télévisées ou radiophoniques; services de vente au détail de disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, enceintes, supports d'enregistrement du son, des images, de données (CD, CDRom, DVD, DVD-Rom, disquettes, clés USB, disques et cassettes audio et vidéo), jaquettes (produits de l'imprimerie); tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY.

Classe 41: Production d'émissions de télévision ou de radio, mise à disposition de musique numérique, en particulier sites web MP3; mise à disposition numérique non téléchargeable sur Internet; production musicale; spectacles musicaux; services de divertissement fournis par des groupes de musique; tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 867 610 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les autres services.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 867 610 « FREECHILD » (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9 et certains des services compris dans les classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement français n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure française n°3 679 804, au titre de laquelle l'opposante prétend jouir d’une renommée en France.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

• les signes doivent être identiques ou similaires;

• la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

• risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

1. Renommée de la marque antérieure

Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 02/03/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

Classe 9: Appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique.

Classe 38: Services de télécommunication, communication; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication; services de télévision.

Classe 41 : Divertissements télévisés.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 14/01/2019, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:

 Extraits Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) relatifs à la société « Free SAS »;

 Copie des statuts de la société « Free SAS » datés du 29/06/2019;

 Convention d’absorption de « FREE » par « Free Telecom »;

 Extraits de wikipedia.org à propos du boîtier « Freebox »;

 Communiqué de presse du 14/12/2010 sur le boitier « freebox » conçue par le designer Philippe Starck. Celui-ci déclare notamment : « J’ai passé ma vie à mener la bataille du design démocratique : augmenter la qualité, baisser le prix, et rendre cela accessible au plus grand nombre, le donner à tout le monde. J’ai été très honoré de travailler pour Free car c’est exactement le même esprit. Elle est révolutionnaire car on peut tout en faire. On s’aperçoit que des boîtes comme la Freebox n’ont de limite que nous-mêmes. Il n’y a que notre imagination qui limite ce que l’on peut en faire. Le pouvoir au peuple est aujourd’hui accessible grâce à Free. Ça tombe bien, ça porte bien son nom ».

 Extrait du site « free.fr » du 20/05/2010 : on peut lire que « FREE » est l’inventeur en 2001 du concept de « box » boîtier multi-services donnant accès à Internet et offrant des services de téléphonie et télévision;

 Procès-verbal de constat d'huissier sur le site "free.fr" 23 et 24 avril 2015. Il est notamment indiqué que l’opposante offre des services de téléphonie, télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio etc.;

 Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013;

 Extraits du guide des chaînes numériques de février 2011 et mars 2013;

 Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France le 10/01/2012 sous la marque « FREE ».

 Sondage « GFK » publié le 16/01/2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile « FREE ».

 Article publié par quotidien « Le Monde » le 08/02/2013. « Avec ses offres low-cost, « FREE » a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité », ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires. ».

 Article publié par le site « lesechos.fr », le 29/05/2014, qui renvoie à une étude réalisée par UFC-Que Choisir, « deux ans plus tard après le lancement de l´offre mobile Free, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur ».

 Communiqués de presse entre 2010 et 2018 relatifs au nombre d’abonnés mobiles (aux alentours de 13 millions en 2017 et 2018), aux offres de « FREE » à ses abonnés ou indiquant par exemple qu’en 2013 « FREE » était le deuxième opérateur en ce qui concerne la fourniture d’accès à internet et qu’en ce qui concerne le marché mobile, il y a eu une augmentation significative de la part de marché (de 4,6% en mars 2012 à 19% en mars 2018).

 Mesures d’audience du site www.free.fr entre 2000 et 2018.

 Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l´organisme indépendant « Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2017 d’une valeur totale de 1 132 194 624 euros.

 Sondage « UFC - Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, l’opposante arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits.

 Étude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents.

 Étude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, s’agissant du palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. L’opposante arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de « FREE » s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur ».

 Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19^ème entreprise la plus utile et 22^ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image.

 Classement « Forbes », publié en 2015. L’étude est en anglais, mais l’opposante fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 (pièce 61) faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde :« La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49^ème place. »

 Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15 juillet au 29 août 2014 sur un panel de 5 500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public.

 Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014. Il est indiqué que « FREE » est connu, au moins de nom, par la quasi-totalité des individus de 15 ans et plus (96%).

 Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC - Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit : « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France ».

 Sondage « Ipsos 2014 » selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises les plus innovantes, les marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances, sont en avance sur leur temps, m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin, sont un exemple pour les marques concurrentes, me servent de comparaison pour évaluer la concurrence et ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs.

 Sondage « UFC - Que Choisir » du 16/07/2013 montrant que 94% des personnes interrogées sont globalement satisfaites de « FREE », 80% recommanderaient « FREE ».

 Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 13/06/2013 dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.

 Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 95% de satisfaction globale.

 Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé : « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »

 Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012.

 Sondage « UFC - Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%.

 Sondage Capital-BVA-Leo Burnett du 01/07/2011,  « FREE » est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe.

 Sondage « 60 millions de consommateurs » montrant 93% de clients satisfaits. Il n’apparait pas de dates, mais l’opposante indique que l’étude est datée d’octobre 2007.

 Étude « Benchmark Groupe » indiquant que suite à une étude opérée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005, 44% des personnes interrogées répondent que s’ils devaient changer d’opérateur, ils choisiraient en priorité « FREE ».

 Sondages « Taylor Nelson Sofres », septembre 2000 et novembre 2004, « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non et 88% des utilisateurs d’internet.

 Rapport de l’OCDE publiée le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaires de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais l’opposante fournit une traduction dans ses observations.

 Articles de presse générale, par exemple, « Aujourd’hui en France », « Figaro », « Le Monde, « La Tribune, « Le Point », « Libération », « L’Expansion », « L’Express » et spécialisée « Que Choisir », « Univers Mac », « Le Journal du Net », « Capital », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine, « Le Revenu », « Challenges Presence PC », de 2000 à 2018 sur « FREE » pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet; récompensée par le « CISCO innovation award » en 2005.

 Décisions des juridictions françaises sur la renommée de la marque « FREE » (Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2018, Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2016, Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 2016, Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2015, Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, Cour d’appel de Paris 14 mars 2014, Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2012, Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2010, Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2008, Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2007, Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2005, Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2004).

 Extraits de décisions des divisions d’opposition de l’EUIPO entre 2009 et 2013 sur la renommée de la marque « FREE ». L’opposante se réfère également à une série d’autres décisions des divisions d’opposition entre 2014 et 2019.

Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public est notamment prouvée par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau Internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site et les dépenses de campagnes publicitaires. Non seulement l’opposante a apporté de nombreuses données chiffrées, mais les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque, que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent pour les services de télécommunication de la classe 38, ainsi que pour des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9. En revanche, rien ne permet d’indiquer que la marque est réputée pour le reste des services en classe 41, pour lesquels la renommée était revendiquée.

2. Les signes

FREE	FREECHILD
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

S’agissant du mot « FREE » qui constitue la marque antérieure, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de ce terme anglais comme signifiant « libre » ou « gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de signification (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41).

Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément « FREE ». A l’appui de son argument, la demanderesse se rapporte à des milliers de marques enregistrées dans l’Union européenne.

La division d’opposition remarque que la présence de plusieurs enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. La division d’opposition poursuit que les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant l’élément « FREE ». Dans ces conditions, les revendications de la demanderesse doivent être rejetées.

En outre, les Chambres de recours ont récemment précisé que la partie du public pour qui ce mot n’a pas de signification est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017 2, FREEVOLT / FREE et al.). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Il est vrai que la deuxième acception de ce terme anglais, à savoir le sens de « gratuit », est moins connue en France. La partie la plus significative du public associera ce terme avec le concept de « liberté », une autre, plus marginale, l’associera à la seconde acception de « gratuit »  moins connue en France» et la partie restante du public ne le comprendra pas.

Pour une partie du public, ce terme peut avoir un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français (et donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.)

Même lorsqu’un signe verbal est composé d’un seul élément, le public, en le percevant, le décomposera si les composants de cet élément suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Le signe contesté est composé du seul terme « FREECHILD ». Selon l’opposante, le public percevra l’élément « Free » puisqu’il s’agit d’un mot anglais basique et associera l’élément « CHILD » avec le mot anglais signifiant « enfant ». La division d’opposition partage l’opinion de l’opposante sur la perception qu’aura le public français des termes composant le signe contesté. Le terme « CHILD », contrairement aux allégations de la demanderesse, est descriptif des produits et services contestés, en ce qu’il précise le public visé, à savoir les enfants.

Il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie d’une marque et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « FREE » qui constitue les quatre premières lettres de la marque contestée et l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent en raison de la présence de l’élément verbal « CHILD » de la marque contestée qui est formé de cinq lettres.

Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise au début de la marque contestée, que l’élément commun « FREE » a un caractère distinctif moyen pour une partie du public et, pour une autre partie, légèrement inférieur à la moyenne, les signes sont considérés visuellement et phonétiquement similaires, bien qu’à un degré au-dessous de la moyenne en raison des cinq lettres supplémentaires du signe contesté.

Sur le plan conceptuel, s’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « free » est associé à une signification, les marques sont conceptuellement similaires à un degré moyen, dans la mesure où les signes coïncident dans le concept associé au terme commun « free », sachant par ailleurs que l’élément « child » qui, bien qu’il différencie les signes, n’en modifie malgré tout pas la signification de l’élément commun.

Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

3. Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes présentent un degré moyen de similitude. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 le degré de similitude entre les signes;

 la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

 l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

 le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

 l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des services de télécommunications de la classe 38 et des appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 et les signes présentent certaines similitudes visuelles et phonétiques et, pour une partie du public, conceptuelles à un degré moyen, dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « free ».

À la suite de la limitation demandée le 04/03/2019, l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 9: Supports d'enregistrements magnétiques; disques acoustiques; disques-compacts audio-vidéo; DVD; bandes vidéo; cassettes vidéo; Films cinématographiques impressionnés; disques optiques-compacts; disques magnétiques; Disquettes souples; supports d'enregistrements sonores; publications électroniques téléchargeables; vidéos comportant de la musique préenregistrée; musique numérique téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3; musique numérique téléchargeable; tous les produits précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY.

Classe 35: Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; opérations promotionnelles à savoir promotion de spectacles ou de soirées, d'émissions télévisées ou radiophoniques; services de vente au détail de disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, enceintes, supports d'enregistrement du son, des images, de données (CD, CDRom, DVD, DVD-Rom, disquettes, clés USB, disques et cassettes audio et vidéo), jaquettes (produits de l'imprimerie); tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY.

Classe 41: Production d'émissions de télévision ou de radio, mise à disposition de musique numérique, en particulier sites web MP3; mise à disposition numérique non téléchargeable sur Internet; production musicale; spectacles musicaux; services de divertissement fournis par des groupes de musique; tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY.

Les services de télécommunication de la classe 38 et les appareils et équipements de télécommunication de la classe 9 de l’opposante qui sont renommés ont un lien évident avec les produits et services contestés. Les services et équipements de télécommunication sont ceux qui permettent aux gens de communiquer les uns avec les autres grâce à des moyens de communication à distance.

Quand bien même la déposante a limité l’étendue de ses produits et services en restreignant leur domaine « exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY », il demeure qu’il s’agit de produits et services du même marché et qu’ils sont, dès lors, inclus dans leurs correspondantes catégories générales.

Produits contestés en classe 9

Les produits contestés de la classe 9 sont des supports d'enregistrements magnétiques, des supports d'enregistrements audio-vidéo tels que disques, cassettes, disquettes souples, vidéos et DVD, des films cinématographiques, des publications électroniques téléchargeables et de la musique numérique téléchargeable qui présentent à tout le moins certaines similitudes avec les services et les appareils et équipements de télécommunication renommés de l’opposante, puisqu’ils sont destinés aux mêmes consommateurs pour être utilisés conjointement, comme par example, les contenus enregistrés ou téléchargés dans des appareils électroniques portables.

Services contestés en classe 35

Les services contestés organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques; opérations promotionnelles à savoir promotion de spectacles ou de soirées, d'émissions télévisées ou radiophoniques ; tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY ont une connexion certaine avec les services et équipements de télécommunication renommés de l’opposante puisqu’ils concernent principalement des services publicitaires, de marketing, de relations publiques ou d’intermédiation commerciale de la classe 35 et qu’il est habituel qu’une société de télécommunications offre de tels services à des tiers ou qu’elle assiste, conseille ou informe pour que les services et équipement de télécommunications offerts permettent et facilitent le réseautage social, commercial et professionnel en ligne ou l’accès à l’information et à diverses bases de données.

Les services de vente au détail permettent aux consommateurs de satisfaire différents besoins d’achat dans un seul lieu et sont généralement destinés au consommateur en général. Ils peuvent avoir lieu dans un emplacement fixe, comme un magasin, un supermarché, une boutique ou un kiosque, ou sous la forme d’une vente hors boutique, c’est-à-dire via internet, par catalogue ou par correspondance.

En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels ils se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables à des produits spécifiques en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents.

Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit existant entre ces produits sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique consistant à regrouper une variété de produits similaires ou hautement similaires et à les proposer à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des magasins ou supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.

Les services de vente au détail de disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, enceintes, supports d'enregistrement du son, des images, de données (CD, CDRom, DVD, DVD-Rom, disquettes, clés USB, disques et cassettes audio et vidéo), jaquettes (produits de l'imprimerie ; tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY) ont une certaine connexion avec les appareils et équipements de télécommunication renommés de l’opposante, même si le degré de similarité entre les produits de l’opposante et ceux proposés à la vente de la demande ne seraient que faiblement similaires, puisqu'ils relèvent du même segment de marché et qu'ils intéressent donc les mêmes consommateurs.

Services contestés en classe 41

Les services contestés production d'émissions de télévision ou de radio, réservation de places de spectacles; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; mise à disposition de musique numérique, en particulier sites web MP3; mise à disposition numérique non téléchargeable sur Internet; production musicale; spectacles musicaux; services de divertissement fournis par des groupes de musique; tous les services précités étant exclusivement liés à l'activité artistique de l'auteur-compositeur-interprète dénommé CHARLES TRACY relèvent du domaine du divertissement qui était, il n’y a pas si longtemps, bien distinct du secteur des télécommunications. Toutefois, ces services convergent actuellement et il est difficile aujourd'hui de tracer une ligne de séparation entre eux. De nombreuses sociétés de télécommunications proposent à leurs clients toutes sortes de divertissements.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu'un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

La demanderesse invoque des décisions nationales précédentes et des décisions antérieures de l’Office afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient d’une part, de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399). D’autre part, l’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités.

Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Bien que les décisions antérieures ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s'agit de statuer sur une affaire spécifique.

En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, car elles concernent des signes contestés figuratifs ou qui contiennent des termes distinctifs pour le public pertinent.

4. Risque de préjudice

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

• la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

• la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure

• la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

L’opposante considère que la renommée et l’image projetée par la marque antérieure en relation avec ses services de télécommunications vont être transférées par le public aux produits et services des classes 9, 35 et 41désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Elle soutient également que le signe contesté est susceptible d’entraîner un ternissement de l’image positive construite par l’opposante en relation avec la marque antérieure, et pourrait diluer son caractère distinctif. Selon l’opposante, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunication désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aux produits et services concernés des classes 9, 35 et 41 de la demanderesse. Il existerait un risque de transfert parasitaire des nombreux efforts (publicitaires, commerciaux, techniques, etc.) consentis par l’opposante vers la marque contestée.

En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)

Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:

• Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe dont l'enregistrement est sollicité et achèteraient les produits et services contestés en raison de la grande similitude entre les marques (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93).

• Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.

• La marque antérieure possède une renommée exceptionnelle.

• La similarité entre les marques est importante et il existe un risque d’association.

• Les produits contestés sont identiques ou similaires de ceux de l’opposante.

La division d’opposition est d’avis que, dans le cas présent, en raison d'un investissement important dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l'entreprise de l'opposante, celle-ci a effectivement créé au fil des années une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreuses enquêtes d’opinion fournies par l’opposante). Le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de risque de préjudice

L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

5. Conclusion

Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.

Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Begoña URIARTE VALIENTE

Loreto URRACA LUQUE

Cristina CRESPO MOLTÓ

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.