OPPOSITION n° B 3 060 055

Free, société par actions simplifiée, 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49 Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Shenzhen Leshi Video Tech. Co., Ltd, 5th Floor, 2nd Block, Zhongyuntai Industrial Park, Shiyan Street, Baoan District, 518108 Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Barker Brettell LLP, 100 Hagley Road, Edgbaston, B16 8QQ, Birmingham, Royaume-Uni (mandataire agréé).

Le 16/07/2019, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 3 060 055 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir :

Classe 9: Appareils photo; dispositifs de commande pour caméras de télévision en circuit fermé; caméras pour télévisions en circuit fermé; adaptateurs de télévision en circuit fermé; moniteurs de circuits de télévision fermés; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; caméras de surveillance; détecteurs électroniques de mouvement pour la surveillance; appareils de surveillance de cibles [électroniques]; appareils de surveillance autres qu'à usage médical; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; batteries pour appareils photo; télécommandes pour appareils photographiques numériques; circuits d'interface pour caméscopes; fichiers multimédias téléchargeables; dispositifs numériques sensoriels; logiciels de gestion vidéo pour télévision en circuit fermé; transmetteurs; caméscopes; appareils photo, commutateurs, moniteurs, microphones, et enregistreurs; caméras vidéo numériques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n°17 868 118 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits non contestés, à savoir :

Classe 9 : Sonnettes de portes, électriques.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 868 118 pour la marque figurative , à savoir contre certains produits compris dans la classe 9. L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement français n° 3 679 804 pour la marque verbale « FREE ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphes 4 et 5 RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure française n° 3 679 804, au titre de laquelle l'opposante prétend jouir d’une renommée en France.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

 les signes doivent être identiques ou similaires;

 la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

 risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

a) Renommée de la marque antérieure

Aux dires de l’opposante, la marque antérieure est renommée en France.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 02/03/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée en France avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

Classe 9: Appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique.

Classe 38: Services de télécommunication, communication, communications par terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication, services de télévision.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants:

Classe 9: Appareils photo; dispositifs de commande pour caméras de télévision en circuit fermé; caméras pour télévisions en circuit fermé; adaptateurs de télévision en circuit fermé; moniteurs de circuits de télévision fermés; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; caméras de surveillance; détecteurs électroniques de mouvement pour la surveillance; appareils de surveillance de cibles [électroniques]; appareils de surveillance autres qu'à usage médical; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; batteries pour appareils photo; télécommandes pour appareils photographiques numériques; circuits d'interface pour caméscopes; fichiers multimédias téléchargeables; dispositifs numériques sensoriels; logiciels de gestion vidéo pour télévision en circuit fermé; transmetteurs; caméscopes; appareils photo, commutateurs, moniteurs, microphones, et enregistreurs; caméras vidéo numériques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 21/12/2018, l’opposante a présenté, notamment, les preuves suivantes:

 Pièce 6 : extrait Kbis (document identifiant une entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés) de la société FREE SAS.

 Pièce 7 : extrait Kbis de la société ILIAD société mère.

 Pièce 9 : extrait Kbis de la société FREE SA.

 Pièce 11 : extraits de wikipedia.org à propos de la « Freebox ».

 Pièce 12 : communiqué de presse du 14/12/2010, design du boitier « FREE » crée par Philippe Stark. Celui-ci déclare notamment : « J’ai passé ma vie à mener la bataille du design démocratique : augmenter la qualité, baisser le prix, et rendre cela accessible au plus grand nombre, le donner à tout le monde. J’ai été très honoré de travailler pour Free car c’est exactement le même esprit. Elle est révolutionnaire car on peut tout en faire. On s’aperçoit que des boîtes comme la Freebox n’ont de limite que nous-mêmes. Il n’y a que notre imagination qui limite ce que l’on peut en faire. Le pouvoir au peuple est aujourd’hui accessible grâce à Free. Ca tombe bien, ça porte bien son nom ».

 Pièce 13 : extrait du site « free.fr » du 20/05/2010.

 Pièce 14 : extraits du livre « le guide pratique FREEBOX révolution ». Ce document n’est pas daté et indique ce que la « Freebox » permet de faire (téléphonie, internet etc).

 Pièce 15 : extrait du site free.fr du 16/10/2013.

 Pièce 16 : procès-verbal de constat d’huissier des 23 et 24 avril 2015. Il est notamment indiqué que l’opposante offre des services de téléphonie, télévision, incluant des chaînes de TV, de la vidéo sur demande, des chaînes personnelles, la radio etc. Article publié sur le site universfreebox.com le 27/03/2013.

 Pièce 17 : article publié sur le site « universfreebox.com » daté du 27/03/2013. Il fait notamment référence aux offres proposées par « Free ».

 Pièce 18 : extrait du guide des chaînes numériques de mars 2013. Il est notamment indiqué que « Free » propose une offre de 463 chaînes dont 203 comprises dans l’option TV.

 Pièce 19 : extrait du guide des chaînes numériques de février 2011. Il est notamment indiqué que « Free » propose une offre de 390 chaînes.

 Pièce 20 : communiqué de presse du 25/10/2016 indiquant que l’opposante enrichit son offre de Replay accessible pour les abonnés au Forfait Freebox Révolution.

 Pièce 21 : extrait du site « free.fr » du 15/05/2013. Il est indiqué que l’opposante offre un service de partage de fichiers.

 Pièce 22 : extrait du site « free.fr » du 02/02/2017. Il est indiqué que plus de 110 destinations sont comprises dans l’offre téléphonique de l’opposante.

 Pièce 23 : conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile sous la marque FREE, 4ème operateur en France le 10/01/2012.

 Pièce 24 : sondage GFK publié le 16/01/2012, quelques jours après le lancement des offres, 97% des personnes interviewées avaient entendu parler des offres mobile FREE.

 Pièce 25 : article publié par Le Monde le 8/02/2013. « Avec ses offres low-cost, Free a fait plus que dynamiser le marché, il l’a dynamité ». ou encore « En 2012, l’opérateur a connu une année d’expansion exceptionnelle, avec 4,5 millions de clients supplémentaires. »

 Pièce 26 : article publié par le site lesechos.fr, le 29/04/2014, qui renvoie à une étude réalisée par UFC-QUE CHOISIR, «  deux ans plus tard... après le lancement de l´offre mobile FREE, il n´y a pas de doutes sur les conséquences positives de l’arrivée du 4ème operateur ».

 Pièces 27-29 et 31-36: communiqués de presse du 18/05/2017, 13/11/2018, 15/05/2012, 15/05/2013, 29/08/2014, 31/08/2015, 31/08/2016, 01/09/2017, 15/05/2018.

 Pièce 37 : extrait du site insee.fr du 5/11/2014 selon lequel un foyer/ménage regroupe en moyenne 2,26 personnes. Selon l’opposante, puisqu’il y a 6 451 000 foyers abonnés à « FREE », ce sont environ 13.119.300 personnes qui reçoivent internet, et la télévision, téléphonent, jouent, enregistrent des programmes ou accèdent à des vidéos sur demande grâce aux boitiers FREE.

 Pièce 38 : extrait de freenew.fr du 08/08/2011, selon lequel il existe au moins 15 millions d’adresses mail « free.fr ».

 Pièce 39 : mesures d’audiences Médiamétrie publiées par l’agence France presse le 31/10/2000 selon lesquelles « FREE » fait partie des trois sites les plus visités.

 Pièces 40-57 : extraits du site www.01net.com et extraits de presse Médiamétrie/Net Ratings, faisant état de mesures d’audiences Médiamétrie/Net Ratings, datés de 2000 à 2018.

 Pièce 58 : relevé de campagnes publicitaires effectuées par l´organisme indépendant « SECODIP-TAYLOR NELSON SOFRES MEDIA INTELLIGENCE » (2008-2017) dont la source est KANTAR MEDIA de 1999 à 2014 d’une valeur totale de de 1.132.194.624 euros.

 Pièce 59 : sondage UFC QUE CHOISIR, publié le 28/03/2018. Il est indiqué que « FREE » est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs il est indiqué que en terme de satisfaction clients, l’opposante arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits.

 Pièce 60 : étude comparative, CAPITAL, datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « LES MEILLEURES ENSEIGNES ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents.

 Pièce 61 : étude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, s’agissant du palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. L’opposante arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de Free s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur ».

 Pièce 62 : classement IFOP-TERRE DE SIENNE, daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19^ème entreprise la plus utile et 22^ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image.

 Pièces 63-64 : classement FORBES, publié en 2015. L’étude est en anglais, mais l’opposante (pièce 64) fournit un extrait du site internet www.silicon.fr faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des entreprises les plus innovantes : « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49^ème place. »

 Pièce 64 : extrait du site internet www.lemonde.fr intitulé « la bonne performance de Free au premier trimestre 2015 ».

 Pièce 65 : sondage publié dans le magazine CHALLENGES réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15 juillet au 29 août 2014 sur un panel de 5500 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque FREE est en première position avec un capital sympathie unique du public.

 Pièce 66 : sondage TAYLOR NELSON SOFRES de février 2014. Il est indiqué que « Free » est connu, au moins de nom, par la quasi-totalité des individus de 15 ans et plus (96%).

 Pièce 67 : comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – UFC QUE CHOISIR, 20/11/2014. « Free » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit : « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-­play à moins de 30 € par mois, Free a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France ».

 Pièce 68 : sondage IPSOS 2014 selon lequel FREE est classée dans les 10 marques françaises les plus innovantes, les marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances, sont en avance sur leur temps, m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin, sont un exemple pour les marques concurrentes, me servent de comparaison pour évaluer la concurrence et ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs.

 Pièce 69 : sondage UFC-QUE CHOISIR du 16/07/2013 montrant que 94% des personnes interrogées sont globalement satisfaites de FREE, 80% recommanderaient FREE.

 Pièce 70 : sondage 01.NET, magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 10/06/2013 dans lequel il apparaît que FREE est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook.

 Pièce 71 : sondage 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS d’octobre 2012 dans lequel la marque FREE remporte un taux de 95% de satisfaction globale.

 Pièce 72 : article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé : « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »

 Pièce 73 : sondage 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012.

 Pièce 74 : sondage UFC-QUE CHOISIR du 07/05/2012, « FREE » est celui dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%.

 Pièce 75 : sondage CAPITAL-BVA-LEO BURNETT du 01/07/2011,  « FREE » est la marque préférée des français dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe.

 Pièce 76 : étude de 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS montrant 93% de clients satisfaits. Il n’apparait pas de dates, mais l’opposante indique que l’étude est datée d’octobre 2007.

 Pièce 77 : étude BENCHMARK GROUPE indiquant que suite à une étude opérée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005, 44% des personnes interrogées répondent que s’ils devaient changer d’opérateur, ils choisiraient en priorité FREE.

 Pièces 78 et 79: sondage TAYLOR NELSON SOFRES, septembre 2000 et novembre 2004, FREE était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non et 88% des utilisateurs d’internet.

 Pièce 80 : étude de l’OCDE publiée le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de FREE comme ayant été la première et la plus complète pour un prix forfaitaires de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais l’opposante fournit une traduction dans ses observations.

 Pièce 81 : article extrait du site actu.meilleurmobile.com daté du 31/03/2018 et intitulé « Free compte désormais plus de 650 000 abonnés à la fibre FTTH ! ». Il est notamment indiqué que « FREE est considéré comme l’un des opérateurs mobiles les plus dynamiques en Europe ».

 Pièces 82-93 : articles de presse générale, par exemple, AUJOURD’HUI EN France, FIGARO, LE MONDE, LA TRIBUNE, LE POINT, LIBERATION, L’EXPANSION, L’EXPRESS et spécialisée QUE CHOISIR, UNIVERS MAC, LE JOURNAL DU NET, CAPITAL, SCIENCES & VIE MICRO, 01.NET, ADSL MAGAZINE, LE REVENU, CHALLENGESPRESENCE PC, de 2000 à 2012 sur FREE pour des services de téléphonie mobile, fixe, télévision, internet et équipements multimédias de télécommunication. De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet ; récompensée par le « CISCO innovation award » en 2005.

 Pièces 94-107 : décisions des juridictions françaises sur la renommée de la marque FREE (Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2018, Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2016, Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juillet 2016, Cour d’appel de Paris, 16 octobre 2015, Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2014, Cour d’appel de Paris 14 mars 2014, Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2012, Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2010, Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2009, Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2008, Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2007, Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 novembre 2005, Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2004).

Il ressort clairement des preuves susmentionnées produites par l’opposante que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché dans le domaine de la fourniture d’accès à Internet comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises, rapport OCDE, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public est notamment prouvée par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site et les dépenses de campagnes publicitaires. Les diverses références dans la presse au succès de la marque établissent également sans aucune équivoque que les marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent, à tout le moins pour les services de télécommunications.

b) Les signes

FREE
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est constituée du mot « FREE », tandis que la marque contestée est une marque figurative qui est composée de l’élément « freecam », « free » étant en gris et « cam » en vert. De plus, dans le coin gauche de la marque, un élément figuratif faisant référence au signal du wifi est dessiné, de la même couleur verte que le mot « cam ».

S’agissant du mot « FREE » présent dans la marque antérieure, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser qu’une partie du public français comprend la signification de cet élément comme signifiant « libre ou gratuit », tandis que pour une autre partie du public, ce mot n’a pas de significations (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Cependant, les Chambres de recours ont plus récemment eu l’occasion de préciser que la partie du public pour qui ce mot n’a pas de significations est minoritaire (05/07/2017, R 298/2017‑2, FREEVOLT / FREE et al.). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne a indiqué que le mot « FREE » est largement utilisé, et pas uniquement parmi le public anglophone mais également parmi ceux qui possèdent un niveau d’anglais basique (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51). Pour la partie du public qui comprendra ce mot, celui-ci possède tout au plus un faible caractère distinctif intrinsèque, tandis que pour la partie du public qui ne comprend pas le mot, celui-ci possède un caractère distinctif normal.

Dans la marque contestée, l’élément « free » possède, dans le scénario où il serait compris, également un caractère distinctif tout au plus faible, car il consiste en un message laudatif, à savoir la (presque) gratuité des produits en cause.

L’élément « cam » au sein de la marque contestée, sera perçue par le public comme le diminutif de « caméra ». Cet élément est faible, voire non distinctif en relation avec l’ensemble des produits contestés, car ceux-ci sont soit des caméras en tant que tels (appareils photo, caméras de surveillance, caméscopes) soit possèdent une caméra (appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images; installations de vidéosurveillance électrique et électronique), ou encore en constituent un élément indispensable (batteries pour appareils photo, télécommandes pour appareils photographiques numériques). Pour estimer le faible ou l’absence de caractère distinctif de l’élément « cam » en relation avec les produits contestés, la division d’opposition renvoie aux décisions des Chambres de recours (30/11/2016, R 943/2016-4, TraffiCam ; 24/10/2016, R 2184/2015-5, CAM-CONNECT).

S’agissant de l’élément figuratif qui rappelle le symbole de Wi-Fi, cet élément est non distinctif dans la mesure où il indique que les produits possèdent/ou permettent d’accéder à internet (voir par analogie 23/04/2018, R 2219/2017-4, Smartlogin (FIG.)).

L’élément verbal « freecam » est l’élément dominant de la marque contestée, en raison de sa taille et de sa position centrale.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de l’élément « FREE » qui constitue les quatre premières lettres de la marque contestée et l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent en raison de la présence de l’élément figuratif et de l’élément verbal « cam » dans la marque contestée, ainsi que de la stylisation de la marque contestée, qui ne trouvent pas de contreparties dans la marque antérieure.

Il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie que le début d’un signe influence en général grandement l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Les éléments additionnels au sein de la marque contestée, qu’il s’agisse de l’élément figuratif ou de l’élément verbal « cam », ne possèdent pas un poids suffisant pour contrebalancer les similarités existants entre les marques, dans la mesure où ils possèdent tout au plus un faible caractère distinctif.

S’agissant de la différence liée au fait que la marque antérieure est en majuscule et la marque contestée en minuscule, il convient de rappeler que en ce qui concerne la marque antérieure, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (29/03/2012, T‑369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 42).

Compte tenu du fait que la marque antérieure est entièrement reprise dans la marque contestée, et qu’elle y occupe une position distinctive autonome, il convient de considérer que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité du mot « free » et diffère par la présence additionnelle du mot « cam » dans la marque contestée. Le mot « FREE » sera prononcé comme en anglais (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51, § 46).

Ainsi qu’il a déjà été établi, la partie initiale des mots attirent davantage le consommateur et par ailleurs, « free » possède une position distinctive autonome dans la marque contestée.

Dès lors, il convient de considérer les signes comme phonétiquement similaires à un degré moyen.

Sur le plan conceptuel, s’agissant de la partie du public pour laquelle le mot « free » ne revêt pas de signification, l’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Néanmoins, cette « non similarité » n’est due qu’à la présence dans la marque contestée d’éléments qui sont tout au plus faibles.

S’agissant de la partie du public pour laquelle « free » est associé à une signification, les marques sont conceptuellement similaires à un degré moyen, dans la mesure où la similarité se trouve cependant diminuée par le tout au plus faible caractère distinctif intrinsèque du mot « free » et par la présence additionnelle du mot « cam » et de l’élément figuratif dans la marque contestée qui sont non distinctifs.

Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

c) Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d'une renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 le degré de similitude entre les signes;

 la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

 l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

 le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

 l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans le domaine des télécommunications et les signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et, pour une partie du public, conceptuelles, dans la mesure où la marque contestée reprend l’élément « free », que celui-ci constitue la partie initiale de la marque, et y possède un caractère distinctif autonome.

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 9 : Appareils photo; dispositifs de commande pour caméras de télévision en circuit fermé; caméras pour télévisions en circuit fermé; adaptateurs de télévision en circuit fermé; moniteurs de circuits de télévision fermés; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images; installations de vidéosurveillance électrique et électronique; caméras de surveillance; détecteurs électroniques de mouvement pour la surveillance; appareils de surveillance de cibles [électroniques]; appareils de surveillance autres qu'à usage médical; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés; batteries pour appareils photo; télécommandes pour appareils photographiques numériques; circuits d'interface pour caméscopes; fichiers multimédias téléchargeables; dispositifs numériques sensoriels; logiciels de gestion vidéo pour télévision en circuit fermé; transmetteurs; caméscopes; appareils photo, commutateurs, moniteurs, microphones, et enregistreurs; caméras vidéo numériques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés.

Les produits contestés sont au moins en partie similaires avec les services de télécommunications de l’opposante pour lesquels cette dernière est réputée. Néanmoins, quand bien même certains des produits contestés ne seraient pas similaires aux services de l’opposante, la division d’opposition note que les produits contestés de la classe 9 sont des produits informatiques ou électroniques et ont un lien évident avec les services pour lesquels la marque antérieure est réputée qui sont des services de télécommunications (la télécommunication incluant la télécommunication par internet).

Depuis les années 1990, la frontière entre les équipements de télécommunications et les matériels et logiciels informatiques est devenue floue en raison du développement de l’internet et de son rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications. Il est également considéré que les équipements utilisés à des fins de télécommunication, tels que les modems, téléphones mobiles, répondeurs, télécopieurs, appareils de radiomessagerie, routeurs, etc., comprennent les logiciels de gestion des télécommunications dont la présence est nécessaire pour mener à bien ces télécommunications. Tout logiciel offrant la possibilité d’effectuer des opérations de télécommunication peut être considéré comme un logiciel de gestion des télécommunications. Par ailleurs, les produits contestés peuvent transmettre/communiquer des données.

Il existe clairement un lien entre les produits contestés en classe 9 et les services de l’opposante. Une partie au moins des produits et services sont similaires en raison de leur caractère complémentaire, et, bien que leur nature soit différente, leur destination et leurs circuits de distribution sont les mêmes (12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26). Par ailleurs ils s’adressent au même public. 

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et après appréciation de ces derniers, la division d'opposition conclut que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur, c'est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu'un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

 la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

 la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure

 la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

En l’espèce, l’opposante considère que la renommée et l’image projetée par la marque antérieure vont être transférées par le public aux produits désignés par la marque contestée, facilitant ainsi leur commercialisation. Elle soutient également que le signe contesté est susceptible d’entraîner un ternissement de l’image positive construite par l’opposante en relation avec la marque antérieure, et pourrait diluer son caractère distinctif.

En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)

Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:

- Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe dont l'enregistrement est sollicité et achèteraient les produits contestés en raison de la grande similitude entre les marques (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93).

- Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.

- La marque antérieure possède une renommée exceptionnelle.

- La similarité entre les marques est importante et il existe un risque d’association.

- Les produits contestés sont identiques ou similaires de ceux de l’opposante.

Les consommateurs attribuent des caractéristiques positives aux marques renommées. En particulier, dans la présente affaire, comme indiqué à la section a) de la présente décision, au fil des années, en raison d'un investissement important dans la promotion et la publicité et tirant parti des valeurs positives de l'entreprise de l'opposante, celle-ci a créé une image de marque innovante à laquelle les consommateurs ont démontré leur attachement (voir les nombreuses enquêtes d’opinion fournies par l’opposante).

En outre, les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et, pour une partie du public conceptuellement, à un degré moyen, comme indiqué à la section b) de la présente décision.

Par conséquent, en l'espèce, il est tout à fait concevable que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit, étant donné que la marque antérieure renommée est entièrement incorporée dans le signe litigieux en tant qu'élément indépendant et les produits et services pertinents, comme indiqué à la section c) de la présente décision, appartiennent, au sens large du terme, au même secteur de télécommunications.

Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits contestés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché.

En d'autres termes, compte tenu des liens particuliers existant entre les produits contestés et les services de l’opposante, des similitudes entre les signes et de la grande renommée de la marque antérieure, une partie substantielle des consommateurs peut décider de se tourner vers les produits contestés en croyant que la marque contestée est en quelque sorte liée à la marque réputée de l'opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des produits contestés dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à son propre investissement promotionnel et conduire à la situation inacceptable dans laquelle la demanderesse est autorisée à prendre « la vague » de l’opposante.

Sur la base de ce qui précède, la division d'opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de risque de préjudice

L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué plus haut, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle d’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE qui peut revêtir trois types différents. Pour qu’une opposition soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul de ces trois types soit présent. Comme mentionné plus haut, en l’espèce, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

e) Conclusion

Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.

Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels est fondée l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE , les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition

Zuzanna STOJKOWICZ

Birgit FILTENBORG

Christophe DU JARDIN

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.