OPOSICIÓN Nº B 3 057 940

Bodegas Osborne S.A.U., Fernán Caballero 7, 11500 El Puerto de Santa María, Cádiz, España (parte oponente), representada por Aguilar i Revenga, Consell de Cent 415, 5° 1ª, 08009 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

5M sprl, Drève de la Chevalerie 6, 1430 Bierghes, Bélgica (solicitante), representado por Michael Schiettekat, Drève de la Chevalerie 6, 1430 Bierghes, Bélgica (empleado representante).

El 15/05/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 057 940 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 874 612 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 874 612 “Carlito”. La oposición está basada, entre otros, en el registro de marca de la Unión Europea nº 552 547 “CARLOS I”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Renombre de la marca anterior

Según el oponente, la marca de la Unión Europea nº 552 547 “CARLOS I” es renombrada en la Unión Europea.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso, la marca impugnada se presentó el 14/03/2018. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión Europea antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 33: Bebidas alcohólicas; esencias alcohólicas; extractos alcohólicos; extractos de frutas con alcohol.

La oposición está dirigida contra los siguientes productos:

Clase 33: Vinos.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 04/12/2018, el oponente aportó, entre otras, las pruebas siguientes:

• Documento 1: Resolución emitida el 07/09/2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas contra las solicitud de marca española “DON CARLOS” en la que se estima las oposición presentada por Bodegas Osborne S.A.U. y se reconoce la notoriedad de, entre otras, la marcas oponente de la Unión Europea nº 552 547 “CARLOS I”.

• Documentos 2: Certificado con fecha 21/05/2013 emitido por la empresa AC NIELSEN COMPANY, S.L. según el cual la cuota de mercado alcanzada por el “Brandy Gran Reserva CARLOS I” en España alcanzó la segunda posición en el año 2012.

• Documentos 4-5: Catálogos del grupo al que pertenece Bodegas Osborne en los que aparece el brandy comercializado bajo las marcas “CARLOS I”, “CARLOS II” y “CARLOS III” , , .

• Documentos 6 y 9: Publicaciones en prensa, entre la cuales, algunas hacen referencia a los productos “CARLOS I”, “CARLOS II” y “CARLOS III”, a saber:

- Artículo publicado el 29/09/2012 en “El diario Vasco”, titulado “Brandies de película”, en el cual se publicita el brandy “CARLOS I” entre otros brandies.

- Copia del boletín digital de Osborne titulado “Canal toro”, con fecha 06/05/2015 según el cual “CARLOS I y CARLOS I Imperial han sido premiados en el prestigioso World Spirits Awards 2015”.

- Artículo publicado el 19/04/2017 en el “Diario de Jérez”, titulado “CARLOS I Imperial se viste de oro en el World Spirits Award” y según el cual “el gran reserva de Osborne es premiado el mejor brandy en este certamen internacional”.

- Artículo publicado el 17/10/2018 en el “Diario de Jérez”, titulado “CARLOS I conquista otra vez Alemania a través del brandy” y según el cual “bodegas Osborne recibe a los mejores cocteleros de Europa en la final de la competición ‘Escuela de Bartenders Carlos I’”. Además, según ese artículo, “el reconocimiento de esta bebida [CARLOS I] fuera de las fronteras españolas es brutal”.

- Artículo publicado el 01/03/2018 en la revista “Vinos y Restaurantes”, titulado “Regalos para padres sibaritas” y según el cual “Carlos I, el brandy de Jérez Solera Gran Reserva número uno en el mundo presenta dos exclusivas innovaciones”.

- Artículo publicado el 01/03/2018 en la revista “Robb Report”, titulado “Placer reposado” y según el cual “el número uno Carlos I, el brandy de Jérez Solera Gran Reserva es un clásico que no falla”.

- Copia del boletín digital de Osborne titulado “Canal toro”, con fecha 04/07/2018 según el cual “las nuevas innovaciones de Carlos I obtienen dos medallas de plata en el International Spirits Challenge 2018”. Otro artículo publicado en esa misma revista el 24/10/2016 titulado “Colegio de Brandy Carlos I” indica que “CARLOS I” celebra su concurso para seleccionar el mejor de entre los mejores cocteleros de Alemania.

• Documento 8: Facturas emitidas entre 2014 y 2018 a distintos clientes en España, Italia, Alemania y Luxemburgo para varios productos del grupo Osborne, entre ellos, los brandies “CARLOS I” y “CARLOS III”.

• Documento 12: Extracto del Registro Mercantil de Madrid en el cual se puede apreciar que la entidad emisora de las facturas aportadas, en concreto Osborne Distribuidora SA y Osborne Portugal, Vinhos Distribuçao e Serviços, LDA, está directamente vinculada con Bodegas Osborne, el oponente.

Sobre la base de cuando antecede, la División de Oposición concluye que la marca anterior goza de renombre al menos en España y en Alemania y, por ende, en la Unión Europea dónde ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo, como los certificados emitidos por AC NIELSEN COMPANY, S.L., según los cuales la cuota de mercado alcanzada por el “Brandy Gran Reserva CARLOS I” alcanzó la segunda posición en el 2012. Así también lo confirman los premios conseguidos por la marca “CARLOS I” en el World Spirit Awards 2015 y de nuevo en el 2017 cuando fue premiado mejor brandy, así como las medallas de plata recibidas en el International Spirits Challenge 2018. Los distintos artículos de prensa refiriéndose a los éxitos alcanzados por dicha marca como “un brandy de película”, “número uno en el mundo”, “un clásico que no falla”, son circunstancias que indican de forma inequívoca que la marca disfruta de un elevado nivel de reconocimiento entre el público pertinente. También queda patente el éxito de la marca fuera de España, en particular en Alemania donde la marca organiza concursos de cocteleros, lo cual le ha permitido gozar de un “reconocimiento brutal” según el “Diario de Jérez”.

El Tribunal ha aclarado que en el caso de una marca de la Unión Europea anterior, puede bastar con el renombre en todo el territorio de uno de los Estados miembros. El Tribunal señaló que una marca de la Unión Europea debe ser conocida en una parte sustancial de la Comunidad por una proporción significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por dicha marca (06/10/2009, C 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29 y 30). En general, sin embargo, cuando se analiza si la parte del territorio correspondiente es o no sustancial, será preciso tener en cuenta tanto las dimensiones de la región geográfica afectada como la proporción de la población total que reside en la misma, puesto que ambos criterios influyen en la importancia global del territorio específico. Se considera que los mercados español y alemán son suficientemente extensos y constituyen una proporción significativa del público de la Unión Europea.

Sin embargo, las pruebas aportadas no han logrado acreditar el renombre de la marca en relación con todos los productos en los que se basa la oposición y para los que se reivindica el renombre. En efecto, las pruebas se refieren principalmente a brandy, mientras que las referencias a los restantes productos son inexistentes.

2. Los signos

CARLOS I	Carlito
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

“CARLOS I” en la marca anterior será comprendido por parte del público en el territorio de referencia, como por ejemplo el público de habla española, como referido al monarca Carlos I de España que reinó desde 1516 hasta 1556. La palabra “Carlito” en la marca impugnada, a pesar de no llevar la “s” final, será asociada por ese mismo público al diminutivo del nombre propio masculino “Carlos”. Dichas referencias no aluden de ninguna manera a los productos que nos ocupan y, por lo tanto, su carácter distintivo es normal.

Por motivos de economía procesal, y dado que, como se ha concluido previamente, la marca anterior goza de renombre en España, el análisis que figura a continuación se centrará en el público de habla española.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Visual y fonéticamente, los signos coinciden en las letras “CARL” situadas al principio de los signos y en sus correspondientes sonidos. También coinciden en la letra/sonido “O” aunque situada en una posición distinta. No obstante, los signos se diferencian en la parte final de los mismos, en concreto en la última letra/sonido “S” de “CARLOS” en la marca anterior y en las letras/sonidos “IT” en el signo impugnado. Los signos también se diferencian en el número romano “I” en la marca anterior que será pronunciado “primero” y no tiene equivalente en el signo impugnado.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual y fonético bajo.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Aun si ambos signos se percibirán como haciendo referencia al nombre proprio masculino “CARLOS”, la marca anterior se refiere a una persona en concreto, es decir el monarca español, a diferencia del signo impugnado que puede referirse a cualquier hombre de nombre Carlos. Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, los signos son similares en bajo grado.

Teniendo en cuenta que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, el examen de la existencia de un riesgo de perjuicio seguirá su curso.

3. El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son, en cierta medida, similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por numerosas sentencias (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

Como ya hemos visto en la parte b), los signos presentan ciertas similitudes dado que ambos serán percibidos como refiriéndose al nombre proprio masculino “CARLOS” y existe una clara relación entre los productos implicados, a saber, el vino impugnado, y el brandy para el cual el oponente ha demostrado el renombre de su marca, ya que no sólo pertenecen a mercados conexos sino que también, el brandy es un aguardiente obtenido a través de la destilación del vino. Por lo tanto, considerando el renombre adquirido por la marca anterior “CARLOS I”, el público pertinente es susceptible de establecer un vínculo cuando se encuentre frente al signo “CARLITO”, lo cual podría provocar un aprovechamiento indebido.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos. Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

4. Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

• aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

La parte oponente alega que al escoger un signo tan parecido y fácilmente asociable al de las marcas prioritarias renombradas, el solicitante se aprovechará indebidamente de la inversión realizada por el oponente para promocionar sus marcas, de modo que la promoción de los vinos “Carlito” sería más fácil debido al extenso conocimiento que existe entre el público de las marcas prioritarias y a que será muy fácil que el consumidor de los vinos que designa la solicitud impugnada piense que son ofrecidos por “Bodegas Osborne”, al estar directamente relacionados con la vinicultura (con origen en el mismo sector agrícola). Si la marca impugnada fuera concedida, existiría un riesgo real de que los consumidores se encontraran atraídos por los vinos “CARLITO” y los adquiera por vincularlos a las marcas prioritarias “CARLOS” renombradas. Es obvio que lo que intenta el solicitante es aprovecharse de la reputación del oponente.

Con otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «... en relación con la infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, puesto que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, la existencia de dicha infracción deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registra la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.).

Por consiguiente, como el oponente ha demostrado, la marca anterior goza de un elevado carácter distintivo y de renombre para los productos mencionados anteriormente, disfrutando de una posición consolidada en el mercado de dicho sector. Así, el renombre adquirido por la marca anterior entre el público pertinente para productos de la misma naturaleza podría provocar que el público de referencia asocie la marca impugnada con la marca oponente y, con ello, se produzca un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Por lo tanto, y como ya se ha mencionado, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca anterior, el uso sin justa causa de la marca solicitada para los productos impugnados permitiría al solicitante, al fijar en sus productos un signo en cierta medida similar y ampliamente conocido en el mercado, beneficiarse del atractivo de la marca anterior apropiándose indebidamente de su poder de atracción y de su alto valor publicitario. Esto conducirá a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que el solicitante se lucraría principalmente de la inversión realizada por el oponente en la creación y promoción de su marca anterior.

Basándose en cuanto antecede, la División de Oposición concluye que el uso de la marca impugnada probablemente supondrá un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la oposición se fundamenta adecuadamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos impugnados.

Dado que la oposición ha prosperado en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 5 del RMUE, no es necesario examinar los restantes motivos y derechos anteriores en los que se basa la oposición.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartados 3 y 6, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso i), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Marta GARCÍA COLLADO

Sandra IBAÑEZ

Victoria DAFAUCE MENENDEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).