Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 18/03/2019

GLOBAMAS S.L. Avda. Bruselas 8 1ª Planta Oficina 21 E-01003 VITORIA-GASTEIZ ESPAÑA

Nº de solicitud:	017875315
Referencia:
Marca:	PENDRIVE
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	GLOBAMAS S.L. Avda. Bruselas 8 1ª Planta Oficina 21 E-01003 VITORIA-GASTEIZ ESPAÑA

La Oficina objetó el 06/12/2018 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 17/01/2019, que pueden resumirse del siguiente modo:

• Desea saber si es posible registrar cambiando a otra categoría o cambiando la marca por “TECHONETECH” que también desea registrar en la clase 9.

• Actualmente se encuentran registradas las MUE nº 2 341 873 “Pendrive” para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 así como la nº 5 852 108 “PENDRIVE” para servicios de las clases 38 y 42.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

La marca en estudio es ‘PENDRIVE’; en la notificación de 06/12/2018 la Oficina le puso en conocimiento que el signo solicitado será percibido como una variación de “pen-drive” definido como “a small piece of equipment that you connect to a computer or other piece of electronic equipment to copy and store Information” (información extraída del diccionario electrónico Cambridge Dictionary el 26/03/2018 en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/pen-drive); “pieza de tamaño pequeño que se conecta a una computadora o algún otro equipo electrónico para copiar y almacenar información” (traducción libre del examinador). Aplicado a las memorias USB; Memorias flash USB [no pregrabadas]; Memorias flash; Memorias flash portátiles de la clase 9, el signo informa al consumidor pertinente de habla inglesa y española que dichos productos son dispositivos para copiar y almacenar información. Por consiguiente, el signo describe el tipo de producto en cuestión. Además, el signo tendrá el mismo significado para el consumidor pertinente de lengua española.

El artículo 7(1) del RMUE señala que se denegará el registro a las marcas que se compongan exclusivamente por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, conforme a la letra d); no obstante, el mismo artículo también señala que se denegará el registro a las marcas que carezcan de carácter distintivo así como a las que estén compuestas exclusivamente por signo o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el calor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o la prestación del servicio, u otras características del producto o servicio, conforme a las letras b) y c) respectivamente y sobre los cuales esta autoridad basó la notificación de fecha 12/03/2018 y la presente decisión.

El signo ‘PENDRIVE’ será inmediatamente percibido por el público consumidor sin ningún esfuerzo intelectual como descriptivo de los productos en cuestión y por lo tanto, carente de distintividad; contiene información clara y directa sobre el tipo de producto en cuestión, inmediatamente perceptible por el consumidor sin realizar ningún esfuerzo mental, no contiene algún elemento especialmente memorable con el cual fácilmente pueda ser retenida y recordada por el público consumidor; el mensaje que transmite la marca es claro y directo, en consecuencia su significado es explícito.

Aunado a lo anterior, como se señaló en la notificación de 06/12/2018, la palabra ‘PENDRIVE’ es utilizada habitualmente en el mercado pertinente.

El solicitante desea saber si es posible registrar cambiando a otra categoría o cambiando la marca por “TECHONETECH” que también desea registrar en la clase 9; sobre este punto, conforme al Artículo 49(2) del RMUE, la solicitud de marca de la Unión sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente la marca ni amplíe la lista de productos o servicios.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En cualquier caso, la Oficina desea señalar que los signos citados por el solicitante han sido tenidos en cuenta en el presente caso, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los signos mencionados por la solicitante nº 2 341 873 “Pendrive” y nº 5 852 108 “PENDRIVE” se examinaron en los años 2001 y 2007 respectivamente; además la Oficina ha adoptado con el paso del tiempo un enfoque más estricto con respecto a los signos descriptivos y carentes de distintividad, por lo tanto, el umbral para superar las objeciones se ha elevado considerablemente, esto es, que la práctica de la Oficina ha evolucionado con el transcurrir de los años y actualmente es más estricta. Hay que señalar que esos precedentes indicados no constituyen precedentes vinculantes. Si una marca ha logrado acceder al registro cuando no debería haber sido registrada, la Oficina no debería agravar ese supuesto error al permitir que una marca posterior acceda al Registro. Por lo tanto, tal y como se ha señalado por la Jurisprudencia, ninguna persona puede invocar, en apoyo de sus pretensiones, un supuesto error cometido en favor de otro. Además se debe señalar que las citadas marcas podrán ser impugnadas en el marco de los procedimientos de cancelación y no necesitan mantenerse en el registro contrariamente al interés público.

Dado que el signo es claramente descriptivo, carece también de carácter distintivo y por lo tanto, también es objetable en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b) del RMUE, ya que no cumple con la función esencial de una marca, que es distinguir sus productos frente a los de sus competidores.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 875 315 “PENDRIVE” para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Moises Paulo ROMERO CABRERA