Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 18/12/2018

BEST RECHTSANWÄLTE PartmbB Hostatostr. 26 D-65929 Frankfurt am Main ALEMANIA

Anmeldenummer:	017884113
Ihr Zeichen:	23024MKEMDPX
Marke:	OnPerformance
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Voith Patent GmbH Sankt Pöltener Str. 43 D-89522 Heidenheim ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 24.04.2018 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 27.08.2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

Bei dem Zeichen „OnPerformance“ handle es sich um eine Wortneubildung, dass aus zwei Wörter der englischen Sprache gebildet sei. Die Wortkombination sei mehrdeutig und lasse sich nicht klar erfassen. Dies bestätige auch die deutsche Übersetzung der zwei Wörter. Die Ausführungen des Amtes bezüglich der Informationen die das Zeichen über die beanstandeten Waren und Dienstleistungen vermittle, überzeugen nicht.

Die Struktur der Wortkombination sei durch die Zusammenschreibung und die Großschreibung des zweiten Wortes ungewöhnlich.

Das Amt habe bereits Marken registriert die den Bestandteil „ Performance“ oder „On“ enthalten. Vor allem Marken wie „On Technology“ oder „On Roader“ stehen in direktem Bezug zu den Waren die im Zusammenhang mit den betreffenden Zeichen registriert wurden.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; und 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV finden die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, wie in diesem Fall im englischsprachigen Teil der Union.

Zu den Argumenten der Anmelderin nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Zu 1. Wie bereits in der amtlichen Beanstandung erklärt, würde im vorliegenden Fall der englischsprachige Durchschnittsverbraucher und Durchschnittsfachverbraucher aus den Bereichen Industrie, Technologie, Automatisierung, Mechanik, IT usw. das Zeichen folgendermaßen verstehen: um Leistung, Ausführung, Ergebnis, über Leistung, Ausführung, Ergebnis, für Leistung, Ausführung, Ergebnis, zur Leistung, Ausführung, zum Ergebnis.

Die zwei Wortbestandteile des Zeichens gehören zu dem Standardwortschatz der englischen Sprache. Das Zeichen ist grammatikalisch korrekt dargestellt.

Da der Ausdruck kurz und prägnant ist, wird er sofort verstanden werden. Außerdem ist die Aussage in semantischer Hinsicht banal. (siehe Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer vom 6/04/2018, in der Beschwerdesache R 2420/2017-4, JUST DIFFERENT. fig., Rn.nr. 18.)

Ausschlaggebend ist vielmehr, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit nichts enthält, was es dem Verbraucher ermöglichen wurde, die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen einem bestimmten Anbieter zuzuordnen. Die Wortfolge „OnPerformance“ erschöpft sich in einer allgemeinen Aussage und enthalt darüber hinaus nichts, was die Herkunftsfunktion einer Marke erfüllen konnte.

Die Tatsache, dass das fragliche Zeichen verschiedene Bedeutungen haben kann oder es als oder unerwartet wahrgenommen werden kann, reicht nicht aus, dass das Zeichen als unterscheidungskräftig angesehen werden kann. Diese verschiedenen Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden könnte, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können. (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).

Mit oder ohne Leerzeichen, der angesprochene Verbraucher würde die Zusammenstellung des Zeichens sofort erkennen. Die Großschreibung des Wortes „Performance“ unterstreicht zusätzlich die Zweiteilung des Ausdrucks.

Um die Erklärungen aus der amtlichen Beanstandung zu wiederholen:

ON Having (the thing mentioned) as a topic; having (the thing mentioned) as a basis. Having (the thing mentioned) as a target, aim, or focus. (Information abgerufen am 24.04.2018 unter https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/on .)

Zu Deutsch: die angegebene Sache ist Gegenstand, Basis, Ziel, Absicht oder steht im Mittelpunkt.

PERFORMANCE The action or process of performing a task or function, A task or operation seen in terms of how successfully it is performed, The capabilities of a machine, product, or vehicle. (Information abgerufen am 24.04.2018 https://en.oxforddictionaries.com/definition/performance .)

Zu Deutsch: Die Tätigkeit, Funktion oder Prozess/Vorgang wobei eine Aufgabe oder eine Funktion ausgeführt wird; eine Aufgabe oder ein Vorgang im Hinblick darauf wie erfolgreich es ausgeführt wird; die Fähigkeiten einer Maschine, eines Produkts oder eines Fahrzeugs.

= Leistung, Ausführung, Ergebnis (Information abgerufen am 24.04.2018 unter https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/performance .)

Es liegt auf der Hand, dass sowohl die Waren in der Klasse 9, Computersoftware; Computerhardware, wie auch die Dienstleistungen in der Klasse 42, Datenanalysedienstleistungen; Auswertung von Messwerten; Erstellung grafischer Darstellungen für Dritte; Cloud-Computing, mit dem Begriff „Performance“ in unmittelbarer Verbindung stehen, also dass es dabei etwa um die Leistung von Geräten, die Ausführung von Programmen und Einstellungen und um die hiermit erzielten Ergebnisse geht. Computersoftware und –hardware sichern die Funktionsweise der Computer und die Ausführung verschiedener Aufgaben etc. ; Datenanalysen, Auswertung von Messwerten, Erstellung grafischer Darstellungen und Cloud-Computing sind Dienstleistungen bei denen Aufgaben an Computern, mobilen Geräten usw. ausgeführt werden usw.

Zu 2. Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Die angebrachten Beispiele beziehen sich in manchen Fällen auf Marken die zu einem viel früheren Zeitpunkt eingetragen wurden, wie z. Bsp. EUTM 000678698 „THE TRUTH IS OUT THERE“ (1997), oder es geht dabei grundsätzlich um andere Zeichenbildungen und teilweise auch um andere Waren und Dienstleistungen die beansprucht wurden.

Das Amt weist darauf hin, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Außerdem sei angemerkt, dass die angebrachten Beispiele nicht mit der angefochtenen Marke identisch sind. Lediglich einen Bestandteil, nämlich das Wortelement „On“, hat die angefochtene Marke mit den von der Anmelderin angeführten Beispielen gemeinsam. Da es nur eine Präposition ist, hat es in der Zusammenstellung des verbalen Elements einer Marke keine große Bedeutung. Dabei handelt es sich bei den Beispielen die die Anmelderin besonders hervorhebt, EUTM 000224998 – On Technology und EUTM 000448530 – ON-ROADER, um alte Registrierungen, die seit mehreren Jahren abgelaufen sind.

Im Gegenzug hat das Amt eine Vielzahl von Marken zurückgewiesen die mit dem Substantiv „Performance“ gebildet wurden. Um nur beispielhaft Zurückweisungen neueren Datums zu nennen, die sich zugleich auf Waren in der Klasse 9 und Dienstleistungen in der Klasse 42 beziehen:

06.08.2018 EUTM 017883073 – Unreal performance, Realized – Kls. 9;

18.12.2017 EUTM 017215112 – Voltage performance contract – Kls. 42;

30.11.2017 EUTM 016999278 – SARTUO TOOOLS ENGINEERING PERFORMANCE – Kls. 9; 41; 42;

28.08.2017 EUTM 015815566 – PERFORMANCE + - Kls. 9; 42;

oder

die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 5.04.2018 in der Beschwerdesache R2206/2017-4 – TurboPerformance – Kls. 9; 37; 42.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in dem Zeichen keinen besonderen Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen werden. Das Zeichen vermittelt unmittelbar die Information, dass die angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit Leistung, Ausführung, Ergebnis in Verbindung stehen, dass es dabei z. Bsp. um die Leistung, Ausführung, dem Ergebnis von Computersoftware und –hardware geht, oder dass die Dienstleistungen, Auswertungen mit Leistung, Ausführung, Ergebnis in Verbindung stehen, etwa um diese Werte zu messen usw.

Dem betreffenden Zeichen fehlt es daher an Unterscheidungskraft im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 UMV.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 017884113 für alle Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Alina BUTUMAN