Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 13/09/2018

Patentanwälte Dr. Langfinger & Partner Partnerschaft m.b.B. In der Halde 24 67480 Edenkoben Deutschland

Anmeldenummer	17890722
Ihr Zeichen	SML100043EM
Marke	eCUTTER
Anmelderin	SML Verwaltungs Große Ahlmühle 31 76865 Rohrbach Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 22. Mai 2018 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm am 25. Juli 2018 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Gerade Fräsmaschinen auf dem Gebiet der Kanalsanierung seien hydraulisch und deshalb nicht elektronisch.

2. Für andere Anwendungen wäre „elektrisch“ abwegig, weil solche Fräsgeräte immer elektrisch seien.

3. Gerade ein Cutter mit einem Elektromotor sei somit ein „elektrischer“ Cutter, aber kein „elektronischer“ Cutter.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 94(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten und die Anmeldung für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen:

7

Bohrmaschinen; Bohrstücke für Bohrmaschinen; Bohrer [Elektrowerkzeuge]; Fräsmaschinen; Fräsbohrmaschinen; Fräser für Fräsmaschinen; Fräs- und Formmaschinen; Fräsen (Werkzeugmaschinen); Fräser für Maschinen; Maschinen zum Fräsen; Fräswerkzeuge (Teile von Maschinen); Fräsaufsätze zum Bohren von Kanälen; Bohrroboter; Fräsroboter; Maschinen und Werkzeugmaschinen für die Kanalsanierung, die Bodenverfestigung und das Bauwesen; Reinigungsmaschinen; maschinelle Vorrichtungen zur Sanierung von Rohrleitungen; maschinelle Anlagen und Geräte zur Kanaluntersuchung, Kanalsanierung und Bodenverfestigung; Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Roboter für die Durchführung von Bohr-, Ausbohr- und Fräsarbeiten für die Instandsetzung des Inneren von Kanälen, Rohren, Abflüssen, Abwasserkanälen, Schächten und Hausanschlussleitungen; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung, ausgenommen für Landfahrzeuge.

9

Wissenschaftliche, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente und Steuerapparate für den Gebrauch bei Instandsetzungsarbeiten in Kanälen, Rohren, Abflüssen, Abwasserkanälen, Schächten und Hausanschlussleitungen; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln, Kontrollieren und Verteilen von Elektrizität; Steuerungsapparate und –geräte für Roboter, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Computerprogramme und Datenträger; Bedienungspanels für Maschinen, insbesondere für Roboter; Bohrungsprüfinstrumente.

37

Bauwesen; Reparaturwesen, nämlich Sanierung von Kanälen, Rohren, Abflüssen, Abwasserkanälen, Schächten und Hausanschlussleitungen; Dienstleistungen im Kanalbauwesen, Kanalsanierung, Bodenverfestigung (jeweils soweit in Klasse 37 enthalten); Kanalreinigung und Rohrreinigung; Installation von Rohrleitungen; Installation von Auskleidungsschläuchen.

42

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software, einschließlich Entwicklung von Software zur Verknüpfung von Robotersoftware mit Anwendungs- und Fertigungssoftware; Dienstleistungen eines Ingenieurs; technische Beratung im Bereich Kanalsanierung, Kanalreinigung und Bodenverfestigung; Dichtheitsprüfung von Schächten, Bauwerken, abwassertechnischen Anlagen; Kanalinspektion; Vermessung, Erfassung und Ausarbeitung von technischen Dokumentationen im Bereich der Kanalsanierung; Erstellung von technischen Sanierungskonzepten im Bereich der Kanalsanierung; Erstellung von technischen Gutachten für den Bereich der Kanalsanierung, Kanalreinigung und Bodenverfestigung; Bohrlochvermessung.

• Begründung per Klasse

Klasse 7

„eCUTTER“ beschreibt elektrische oder elektronische, d.h. mit künstlicher Intelligenz funktionierende, Fräs-/Schneidegeräte. Die Angabe ist also beschreibend für die Fräsgeräte (Fräsmaschinen, Fräsbohrmaschinen) in der Klasse 7 (fräsen = to cut). Auch die sonstigen Maschinen und Werkzeugmaschinen könnten mit einem elektronisch (oder elektrisch) funktionierenden Fräsgerät ausgestattet sein.

Auffällig in dieser Klasse sind die Roboter, die ja ein Beispiel par excellence der Elektronik (der künstlichen Intelligenz) sind und die für die Durchführung von Bohr-, Ausbohr- und Fräsarbeiten (!) für die Instandsetzung des Inneren von Kanälen, Rohren, Abflüssen, Abwasserkanälen, Schächten und Hausanschlussleitungen, entwickelt worden sind.

Klasse 9

„eCUTTER“ beschreibt die Bestimmung oder den Gegenstand der Waren der Klasse 9, z.B. Steuerapparate und Steuerungspanels, aber auch optische, Signal-, Kontroll- oder Messgeräte, für den Gebrauch bei Instandsetzungsarbeiten in Kanälen, Rohren, Abflüssen, Abwasserkanälen, Schächten und Hausanschlussleitungen, die zusammen mit den elektronischen, robotergesteuerten Fräsgeräten benutzt werden, sowie alle sonstigen Waren, die für den Gebrauch bei Instandsetzungsarbeiten geeignet oder bestimmt sind und zusammen mit den elektronischen Fräsgeräten benutzt werden.

Auffällig in dieser Klasse auch sind die Fernsteuerungen und Bedienungspanels für Roboter, die ja ein Beispiel par excellence der Elektronik (der künstlichen Intelligenz) sind und die für die Durchführung von Bohr-, Ausbohr- und Fräsarbeiten für die Instandsetzung des Inneren von Kanälen, Rohren, Abflüssen, Abwasserkanälen, Schächten und Hausanschlussleitungen, entwickelt worden sind.

Klasse 37

In der Klasse 37 beschreibt „eCUTTER“ die Maschinen oder zumindest Teile der Maschinen, mit denen die Bauarbeiten und Reparaturen durchgeführt werden.

Klasse 42

Die Klasse 42 schließlich enthält alle technischen Dienstleistungen und die Entwicklung von Hardware und Software, die für den optimalen Gebrauch der Maschinen mit elektronischen Schneidegeräten unentbehrlich sind. Auch hier ist „eCUTTER“ Gegenstand oder Bestimmung dieser Dienstleistungen.

Zu beachten ist hier auch der Verweis auf Roboter(software), die Elektronik oder die sogenannte künstliche Intelligenz („i“): Entwicklung von Software zur Verknüpfung von Robotersoftware mit Anwendungs- und Fertigungssoftware.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Gerade Fräsmaschinen auf dem Gebiet der Kanalsanierung seien hydraulisch und deshalb nicht elektronisch.

Das Amt hat „elektronisch“ im Beanstandungsbescheid als Beispiel genommen. In seinem Urteil vom 29. April 2009 in der Sache T-81/08 EUIPO ./. Enercon GmbH [E-SHIP], Abs. 34 macht das Gericht keinen Unterschied zwischen „elektronisch“ oder „elektrisch“. Das einzelne „e“ kann beides beschreiben. Das Ergebnis ist nicht das gleiche, die Bedeutung ist jedoch in beiden Fällen beschreibend:

„Zum ersten Argument der Klägerin ist zunächst festzustellen, dass der Zusammenhang der fraglichen Waren und Dienstleistungen mit Elektrizität oder Elektronik keineswegs weit hergeholt scheint. Denn wie die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, ist der Großbuchstabe „E“ eine gängige Abkürzung der Wörter „elektro “, „elektrisch“ oder „elektronisch“, die auf dem Markt übrigens schon für „E Boote“ genannte elektrische Jachten verwendet wird. Demnach werden die betroffenen Verkehrskreise die Kombination des Großbuchstabens „E“ und des Begriffs „ship“ als eine eindeutige Bezugnahme auf ein elektrisches Wasserfahrzeug im Allgemeinen, auf eine Beförderungsdienstleistung durch ein „E Ship“ oder auf eine Beförderungsdienstleistung, die elektronisch gebucht wurde, verstehen.“

Dazu kommt, daß einige Waren der Klasse 7 auf diese Kanalsanierung beschränkt wurden, aber viele auch nicht. Also, auf einige Waren der Klasse 7 trifft die Bedeutung „electronic cutter“ und auf andere „electric cutter“ zu. Beide Bedeutungen sind beschreibend, beide ohne jegliche Unterscheidungskraft.

2. Für andere Anwendungen wäre „elektrisch“ abwegig, weil solche Fräsgeräte immer elektrisch seien.

Und hiermit will die Anmelderin sagen, daß „elektrisch“ nicht beschreibend sei, weil diese Geräte immer elektrisch seien. Dies kann doch nicht stimmen: Auch Angaben, die „logische“ Eigenschaften von Waren beschreiben, verstoßen gegen Artikel 7(1)(c) UMV, z.B. „süß“ für Honig.

3. Gerade ein Cutter mit einem Elektromotor sei somit ein „elektrischer“ Cutter, aber kein „elektronischer“ Cutter.

Die Tatsache, daß das einzelne „e“ sowohl für „elektronisch“ als auch für „elektrisch“ stehen könnte, führt nicht zu einer anderen Beurteilung des Zeichens „eCUTTER“, weil ein „elektronischer Cutter“ (ein mit intelligenten Elektronik- und/oder Softwarelösungen ausgestattetes Fräsgerät) für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, aber ein Cutter, der „elektrisch“ funktioniert, ebenfalls für diese Waren beschreibend ist.

Die Feststellung, daß ein bestimmter Ausdruck oder ein bestimmtes Wort mehr als nur eine Bedeutung hat, ist schon nicht ausreichend, um den beschreibenden Charakter aufzuheben. Vergleiche:

“Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das Amt setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.”

(Urteil des Gerichtshofs vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01P EUIPO ./. Wrigley [DOUBLEMINT], Rn. 32)

In diesem Fall sind die anderen Bedeutungen genauso beschreibend, was auch übrigens bei DOUBLEMINT der Fall war: doppelt so viel Minze wie üblich oder der Geschmack zweier unterschiedlicher Minzepflanzen.

Siehe weiter folgende Entscheidung zu dem Thema „beschreibend ohne die Einzelheiten zu kennen/verstehen“:

“To this respect, the Court has ruled that the public is often confronted with terms and expressions or acronyms which it regards as descriptive even if it does not grasp the exact meaning of them (29/01/2015, T-665/13, SPIN BINGO, § 38). The general public may indeed not exactly understand how ‘BIO CERAMIC’ and ‘BIO CERAMICA’ could be descriptive for the goods, though each of these words, taken separately, has a well-known meaning and their combination is close to the dictionary meaning ascribed to the term ‘bioceramic’.”

(DE: „Hierzu hat das Gericht entschieden, daß der Durchschnittsverbraucher oft mit Ausdrücken und Begriffen oder Abkürzungen konfrontiert wird, die er für beschreibend hält, selbst wenn er die genaue Bedeutung nicht versteht (29/01/2015, T-665/13, SPIN BINGO, § 38). Das allgemeine Publikum dürfte tatsächlich nicht genau verstehen, wie „BIO CERAMIC“ und „BIO CERAMICA“ die Waren beschreiben könnten, obwohl jedes der einzelnen Wörter an sich eine einleuchtende Bedeutung hat und die Kombination der lexikalischen Bedeutung von „bioceramic“ entspricht.“)

(BK-Entscheidung vom 1. August 2018 in der Rechtssache R 2254/2017-4, BIO CERAMICA F.I.R. (fig.) / Bio ceramic, Rn. 31)

Auf diesen Fall bezogen dürfte das angesprochene Publikum vielleicht nicht genau verstehen, wie „eCUTTER“ die Waren und Dienstleistungen beschreiben könnte („elektronisch oder elektrisch Fräsen“?), obwohl jedes der einzelnen Wörter an sich eine einleuchtende Bedeutung hat.

• Zusammenfassend urteilt das Amt, daß:

1. „eCUTTER“ ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen (englischsprachigen) Fachverbraucherkreise einen Hinweis auf ein Fräs-/Schneidegerät darstellt, das elektronisch (oder elektrisch) funktioniert.

2. die Feststellung, daß „eCUTTER“ nicht in Lexika auftauche und daß es sich also um eine „phantasievolle lexikalische Neuschöpfung“ handele¹, die Zurückweisung ebenfalls nicht aufheben kann.

3. einem Zeichen, wie „eCUTTER“, das aus beschreibenden Bestandteilen einen verständlichen Gesamtbegriff bildet, in dem keine Auffälligkeiten² festzustellen sind, auch die Unterscheidungskraft nach Artikel 7(1)(b) UMV fehlt.

4. die Tatsache, daß das einzelne „e“ sowohl für „elektronisch“ als auch für „elektrisch“ stehen könnte, nicht zu einer anderen Beurteilung des Zeichens „eCUTTER“ führt, weil ein „elektronischer Cutter“ (ein mit intelligenten Elektronik- und/oder Softwarelösungen ausgestattetes Fräsgerät) für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, aber ein Cutter, der „elektrisch“ funktioniert, ebenfalls für diese Waren beschreibend ist.

5. das Zeichen daher nach Artikel 7(1)(b) und 7(1)(c) UMV für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen ist.

• Beschwerdebelehrung (Artikel 94(3) UMV)

Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen.

Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA