Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 10/09/2018

J.M. TORO, S.L.P. Viriato, 56 - 1º izda E-28010 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	017894721
Referencia:	363593
Marca:	OUTDOOR PRO
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	EL CORTE INGLES, S.A. Hermosilla, 112 E-28009 Madrid ESPAÑA

La Oficina objetó el 16/05/2018 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 29/06/2018, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. La palabra ‘OUTDOOR’ no es un término descriptivo sino simplemente evocador respecto de los productos/servicios en cuestión. El componente ‘PRO’ puede significar diferentes cosas. No hace referencia de forma automática a ‘profesional’, también puede significar lo siguiente: a favor de, positivo, apoyo, beneficio, ventaja, etc., por lo que puede ser interpretada por los consumidores de diferente manera, no es descriptiva ni está desprovista de carácter distintivo, es un término evocador. Términos evocadores como ‘PRO’ o marcas como ‘OUTDOOR PRO’ son distintivas y registrables. El signo es suficientemente imaginativo.

2. El consumidor relevante no es profesional sino el público en general. El consumidor normal no verá en la palabra ‘PRO’ una indicación, abreviación o descripción del propósito de los productos para profesionales, sino que verán una marca de fantasía compuesta por ‘OUTDOOR’ y ‘PRO’ que son términos evocativos y pueden tener significados diferentes.

3. La mayoría de los productos y servicios solicitados no están destinados para ser usados en el exterior ni por parte de profesionales.

4. Existencia de marcas que han sido registradas bajo los términos ‘OUTDOOR’, ‘PRO’ o ‘OUTDOOR PRO’ para los mismos productos y servicios por oficinas nacionales de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido o Suecia; es decir, en países donde se entiende muy bien el inglés. La Oficina ha otorgado registros como MUE No. 12 305 967  , No. 15 926 033  , No. 16 320 971 o No. 15 050 495  .

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

1. La marca en estudio es ‘OUTDOOR PRO’, en la notificación del 16/05/2018 la Oficina le puso en conocimiento que el signo solicitado en su conjunto tiene la acepción de ‘al aire libre o exterior de nivel profesional’. En este sentido, la Oficina definió ‘OUTDOOR’ como ‘outdoor activities or things happen or are used outside and not in a building’ (información extraída del diccionario electrónico Collins el 16/05/2018 en https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/outdoor. ‘Actividades al aire libre o cosas que se llevan a cabo o son usadas en el exterior y no en un inmueble. Que tienen lugar, existen o están destinadas a usarse al aire libre’) y ‘PRO’ como ‘profesional’ (información extraída del diccionario electrónico Collins el 16/05/2018 en https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro_1. Traducción libre del examinador). Dado que la marca de referencia se compone de varios elementos (marca compuesta), para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Derivado de lo anterior, la Oficina le hizo de su conocimiento que el signo ‘OUTDOOR PRO’ proporciona información sobre los productos de las Clases 9,12, 14, 18, 22, 24, 25, 28, esto es, son para usarse en el exterior o en actividades al aire libre destinados a profesionales o bien, que poseen una calidad profesional, por lo que describe el tipo, calidad y destino de los productos en cuestión y los servicios de la clase 35 describen el tipo de producto a comercializar, esto es, los productos ofrecidos son para usarse en el exterior o en actividades al aire libre destinados a profesionales o bien, son de calidad profesional.

De este modo y contrario a los argumentos de la solicitante, la marca ‘OUTDOOR PRO’ no contiene algún elemento especialmente memorable con el cual fácilmente pueda ser retenida y recordada por el público consumidor y el hecho de conformar una marca por dos palabras básicas en inglés es insuficiente para otorgarle a la marca un carácter distintivo.

En este sentido, el signo será inmediatamente percibido por el público consumidor sin ningún esfuerzo intelectual como descriptivo de los productos y servicios en cuestión, esto es, que los productos son para uso en el exterior o en actividades al aire libre destinados a profesionales o bien, poseen una calidad profesional, para el caso de los servicios, los productos ofrecidos son para usarse en el exterior o en actividades al aire libre destinados a profesionales o bien, poseen calidad profesional.

La Oficina considera que la solicitante no logra demostrar la existencia de un elemento imaginativo, sorprendente o inesperado, en el sentido de exigir al menos alguna interpretación por parte del público relevante o desencadenar algún proceso cognoscitivo en la mente del consumidor que pueda conferir a la marca solicitada, un carácter distintivo capaz de desvirtuar la descriptividad y carencia de distintividad señalada por esta Oficina; en este sentido, no se aprecia la concurrencia de ningún elemento adicional que permita llegar a percibir la marca solicitada como una expresión inusual, dotada de un significado propio en el sentido de distinguir los productos y servicios en cuestión ofrecidos por la solicitante respecto de otras empresas.

En razón de lo anterior, la impresión transmitida por el signo no es evocativa, sino por el contrario, será inmediatamente percibida por el público consumidor sin ningún esfuerzo intelectual como descriptivo de los productos en cuestión, que consisten en productos ara uso en el exterior o en actividades al aire libre destinados a profesionales o bien, poseen una calidad profesional, para el caso de los servicios, los productos ofrecidos son para usarse en el exterior o en actividades al aire libre destinados a profesionales o bien, poseen calidad profesional y por lo tanto, carente de distintividad.

Por lo tanto, el signo no haría más que informar a los consumidores sobre una característica de los productos y servicios solicitados. El signo ‘OUTDOOR PRO’ contiene información clara y directa sobre el tipo, calidad y destino de los productos en cuestión así como de los productos a comercializar en la Clase 35, inmediatamente perceptible por el consumidor sin realizar ningún esfuerzo mental, contrariamente a lo que sostiene el solicitante, en consecuencia, las palabras ‘OUTDOOR’ y ‘PRO’ no son de fantasía ni una marca sugestiva o evocadora, sino claramente descriptiva de los productos y servicios solicitados.

Respecto a que el elemento ‘PRO’ puede tener varios significados por lo que puede ser interpretada por los consumidores de diferente manera, para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido.)

2. En la notificación de fecha 16/05/2018 la Oficina señaló que la evaluación dela descriptividad se basa en el modo en que el consumidor pertinente percibiría el signo, en este sentido, dicho consumidor pertinente, de conformidad con lo manifestado por la solicitante en su escrito del 29/06/2018 es el consumidor o público en general que compra productos para realizar actividades en el exterior el cual pensará justamente que la marca ‘OUTDOOR PRO’ describe características de los productos, esto es, que son precisamente para utilizarse en actividades al aire libre y que están elaborados con calidad profesional.

Es importante señalar que en la notificación referida la Oficina señaló que los productos cuya protección se solicita estaban destinado a profesionales o bien, que poseen calidad profesional, por lo que tomando en cuenta los argumentos de la solicitante, los mismos están enfocados al público general, razón por la cual esta Oficina considera que tales productos y servicios si bien no están enfocados a un público profesional, los mismos sí están elaborados con calidad profesional, consecuentemente, la objeción no se desvirtúa.

La solicitante señala que la marca es una combinación distintiva, sin embargo, como se mencionó en párrafos precedentes, el signo en estudio está compuesto por dos palabras que individualmente son descriptivas y de igual manera en su conjunto; asimismo, la “inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo” (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39) y contrario a los argumentos de la solicitante, la marca ‘OUTDOOR PRO’ no contiene algún elemento especialmente memorable con el cual fácilmente pueda ser retenida y recordada por el público consumidor general y el hecho de conformar una marca por dos palabras básicas en inglés es insuficiente para otorgarle a la marca un carácter distintivo; además el mensaje de la marca en relación con los productos y servicios es claro y directo, en consecuencia, su significado es explícito y el signo no será percibido como una marca simplemente sugestiva o evocativa.

3. La solicitante menciona que la mayoría de los productos solicitados en las Clases 9, 14, 18, 24 y 28 no están destinados para utilizarse en el exterior, es importante señalar que actualmente existen en el mercado productos para realizar actividades en el exterior o al aire libre tales como aparatos de reproducción de sonido o para su uso en jardines, aparatos e instrumentos fotográficos para ser usados en exteriores (Clase 9); relojes o cronómetros para actividades de montaña o senderismo (Clase 14); bastones para actividades deportivas al aire libre como el excursionismo, fustas para entrenamiento (ya sea para perros o caballos), baúles y artículos de guarnicionería para usarse en exteriores (Clase 18); tejidos y productos textiles en forma de rollo, dichas telas pueden usarse para exteriores como jardines o terrazas o bien para cubrir muebles que estén a la intemperie, ropa de cama que puede usarse para mobiliario exterior como una cama de jardín o ropa de mesa de géneros textiles misma que puede emplearse para mesas que estén al aire libre, ya sea un jardín, playa o que se utilicen en actividades como campismo (Clase 28); los juegos y juguetes pueden usarse al aire libre, tales como una casa de madera, pistolas de burbujas o cometas; de igual forma, existen artículos de deporte y gimnasia para realizar actividades al aire libre, tales como balones, patinetas, patines, raquetas, cañas de pescar, artículos para golf o béisbol, en cuanto a la gimnasia es común encontrar en parques o playas aparatos para realizar ejercicios como calistenia (clase 28).

4. En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Cabe destacar que las marcas europeas anteriores y arriba mencionadas, así como los que señala la solicitante en su listado adjunto a su respuesta, aun compartiendo el vocablo ‘OUTDOOR’ o ‘PRO’, contienen o presentan elementos verbales o figurativos diferenciadores que hacen que la impresión global y el mensaje no sea tan directamente descriptivos. Asimismo, conviene señalar que el examen de cada solicitud de marca se realiza por esta Oficina de forma individual y con arreglo a las características y méritos propios de cada signo en particular.

No obstante lo anterior, la Oficina desea señalar que los signos citados por la solicitante han sido tenidos en cuenta en el presente caso; sin embargo, esta Oficina señala que marcas conteniendo el vocablo ‘OUTDOOR’ han sido rechazadas tales como las solicitudes No. 17 153 446 en Clase 9, No. 14 633 614  para las Clases 11, 18, 20, 22 y 25; No. 14 490 577  para las Clases 18 y 25; No. 11 852 613 ‘WILD Outdoor Apparel’ en Clase 25.

Respecto al registro ‘OUTDOOR PRO’ con fecha de presentación 14/12/2005 a que hace referencia la solicitante en su anexo 1.2. adjunto a su respuesta, de la cual es titular, esta Oficina le informa que la misma se encuentra sujeta a un proceso de cancelación.

En relación con las resoluciones nacionales invocadas por el solicitante, como resulta de la jurisprudencia: el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional… Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

El sistema de registro de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, que dispone de un conjunto normativo con objetivos específicos, sistema cuya aplicación es independiente de los sistemas nacionales de registro de marcas (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47).

Por otra parte, no pueden aceptarse las referencias a registros nacionales otorgados por Estados miembros cuya lengua oficial no es el inglés donde el signo puede ser perfectamente distintivo sin que necesariamente ocurra lo mismo en el conjunto de la Unión” (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 894 721 ‘OUTDOOR PRO’ para los siguientes productos y servicios:

Clase 9 Transformadores de electricidad; Instrumentos y aparatos de medición; Aparatos e instrumentos geodésicos; Máquinas de distribución de energía eléctrica; Aparatos e instrumentos para la acumulación de la electricidad; Aparatos e instrumentos de pesar; extintores; Aparatos e instrumentos de salvamento; Reguladores [eléctricos]; Aparatos de registro de sonido e imágenes; Aparatos e instrumentos para la conducción eléctrica; Aparatos e instrumentos de control (inspección); Aparatos e instrumentos fotográficos; Aparatos para la reproducción de sonido; Aparatos e instrumentos náuticos; Aparatos e instrumentos para la enseñanza; Aparatos e instrumentos ópticos; Aparatos e instrumentos para el control de la electricidad; ordenadores; Aparatos e instrumentos de señalización; Aparatos cinematográficos; Aparatos para la transmisión de sonido, datos o imágenes; Aparatos para la reproducción de imágenes; Equipos audiovisuales, multimedia y fotográficos.

Clase 12 Vehículos; Aparatos de locomoción marítima; Aparatos de locomoción terrestre; Aparatos de locomoción aérea.

Clase 14 Instrumentos de relojería; instrumentos cronométricos.

Clase 18 Sombrillas; bastones; paraguas; fustas; Artículos de guarnicionería; Baúles y maletas.

Clase 22 Sacos; Materias de relleno; tiendas de campaña; velas; toldos; materias textiles fibrosas en bruto; Cuerda; redes.

Clase 24 Tejidos y productos textiles en forma de rollo; ropa de cama; Ropa de mesa de géneros textiles.

Clase 25 Calzado; Vestidos; Sombreros.

Clase 28 Juguetes; Juegos; Artículos de deporte y gimnasia.

Clase 35 Servicios de venta al por menor de toldos; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos para la enseñanza; Servicios de venta al por menor de bastones; Servicios de venta al por menor de calzado; Servicios de venta al por menor de aparatos de locomoción marítima; Servicios de venta al por menor de paraguas; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos geodésicos; Servicios de venta al por menor de ropa de cama; Servicios de venta al por menor de transformadores de electricidad; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos de control (inspección); Servicios de venta al por menor de materias textiles fibrosas en bruto; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos de señalización; Servicios de venta al por menor de cuerda; Servicios de venta al por menor de aparatos para la transmisión de sonido, datos o imágenes; Servicios de venta al por menor de instrumentos cronométricos; Servicios de venta al por menor de máquinas de distribución de energía eléctrica; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos de pesar; Servicios de venta al por menor de redes; Servicios de venta al por menor de fustas; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos para la acumulación de la electricidad; Servicios de venta al por menor de ropa de mesa de géneros textiles; Servicios de venta al por menor de aparatos de locomoción aérea; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos ópticos; Servicios de venta al por menor de juguetes; Servicios de venta al por menor de sombreros; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos fotográficos; Servicios de venta al por menor de instrumentos de relojería; Servicios de venta al por menor de tejidos y productos textiles en forma de rollo; Servicios de venta al por menor de artículos de guarnicionería; Servicios de venta al por menor de extintores; Servicios de venta al por menor de reguladores [eléctricos]; Servicios de venta al por menor de ordenadores; Servicios de venta al por menor de sacos; Servicios de venta al por menor de materias de relleno; Servicios de venta al por menor de aparatos de locomoción terrestre; Servicios de venta al por menor de aparatos cinematográficos; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos de salvamento; Servicios de venta al por menor de instrumentos y aparatos de medición; Servicios de venta al por menor de aparatos para la reproducción de sonido; Servicios de venta al por menor de velas; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos para la conducción eléctrica; Servicios de venta al por menor de vehículos; Servicios de venta al por menor de equipos audiovisuales, multimedia y fotográficos; Servicios de venta al por menor de juegos; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos para el control de la electricidad; Servicios de venta al por menor de vestidos; Servicios de venta al por menor de aparatos de registro de sonido e imágenes; Servicios de venta al por menor de baúles y maletas; Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos náuticos; Servicios de venta al por menor de sombrillas; Servicios de venta al por menor de tiendas de campaña; Servicios de venta al por menor de aparatos para la reproducción de imágenes; Servicios de venta al por menor de artículos de deporte y gimnasia.

La solicitud se aceptará para los siguientes productos y servicios:

Clase 9 Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; Mecanismos para aparatos de previo pago; Máquinas de calcular; Aparatos e instrumentos científicos; Equipos de tecnología de la información; Cajas registradoras.

Clase 14 Bisutería; Metales preciosos; Artículos de joyería de aleaciones de metales preciosos; Metales preciosos semielaborados; Artículos de joyería chapados con aleaciones de metales preciosos; joyería; piedras preciosas; aleaciones de metales preciosos.

Clase 18 Pieles de animales; Cuero y cuero de imitación.

Clase 22 Bramantes.

Clase 24 Tejidos decorativos.

Clase 28 Decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 35 Servicios de venta al por menor de aparatos e instrumentos científicos; administración comercial; Servicios de venta al por menor de máquinas de calcular; Servicios de venta al por menor de artículos de joyería chapados con aleaciones de metales preciosos; Servicios de venta al por menor de tejidos decorativos; Servicios de venta al por menor de bramantes; Servicios de venta al por menor de metales preciosos semielaborados; Servicios de venta al por menor de bisutería; Servicios de venta al por menor de soportes de registro magnéticos, discos acústicos; gestión de negocios comerciales; trabajos de oficina; Servicios de venta al por menor de artículos de joyería de aleaciones de metales preciosos; Servicios de venta al por menor de mecanismos para aparatos de previo pago; Publicidad; Servicios de venta al por menor de aleaciones de metales preciosos; Servicios de venta al por menor de cuero y cuero de imitación; Servicios de venta al por menor de decoraciones para árboles de Navidad; Servicios de venta al por menor de metales preciosos; Servicios de venta al por menor de pieles de animales; Servicios de venta al por menor de equipos de tecnología de la información; Servicios de venta al por menor de joyería; Servicios de venta al por menor de cajas registradoras; Servicios de venta al por menor de piedras preciosas.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Moises Paulo ROMERO CABRERA