Recusa de um pedido de registo de marca da União Europeia

(artigo 7.º e artigo 42.º, n.º 2 do Regulamento sobre a marca comunitária (RMUE)

Alicante, 07/11/2018

GARRIGUES IP, UNIPESSOAL LDA.

Avenida da República, 25 - 1º

P-1050-186 Lisboa

PORTUGAL

N.º do pedido:	017898314
Sua referência:	12910/FFP/IR
Marca:	AÇOREANA
Tipo de marca:	Marca figurativa
Requerente:	SEGURADORAS UNIDAS, S.A. Avenida da Liberdade, 242 P-1250-149 Lisboa PORTUGAL

Em 30/05/2018, o Instituto notificou V. Exas. sobre a existência de motivos absolutos de recusa do pedido de marca apresentado, , de acordo com o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE, pelas razões referidas na carta em anexo, que forma parte integrante da presente decisão.

O requerente apresentou as suas observações em 25/07/2018, onde se expõem os seguintes argumentos:

O reconhecimento da marca em apreço pelos consumidores portugueses precede largamente o pedido desta marca da União Europeia – estando a palavra “AÇOREANA” associada aos serviços em causa, no território português, desde 1892. Como tal, o requerente reivindica que o sinal objeto do pedido adquiriu carácter distintivo na sequência da utilização da marca, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, do RMUE. O requerente indica explicitamente que esta reivindicação é apresentada a título principal.

Nos termos do artigo 94.º do RMUE, o Instituto poderá ditar uma decisão unicamente com base em motivos a respeito dos quais o requerente tenha podido pronunciar-se.

1. Do carácter distintivo intrínseco

Conforme indicado acima, o requerente não apresentou argumentos a contestar as conclusões do Instituto no que concerne a falta de carácter distintivo intrínseco do sinal em apreço. Portanto, o Instituto reafirma as referidas conclusões, conforme apresentadas na notificação de 30/05/2018.

A marca em questão, no seu todo, informa imediatamente os consumidores, sem necessidade de reflexão de que os serviços para os quais é pedido o registo nas classes 35, 36 e 41 são proporcionados nos Açores e/ou são oferecidos por uma empresa/sociedade açoriana, têm a sua origem nos Açores.

Por conseguinte, a marca em apreço, apesar de conter determinados elementos figurativos, contém informação óbvia e direta sobre a proveniência geográfica ou local de provisão dos serviços em questão.

Nesses termos, a marca objeto de pedido, considerada no seu todo, é descritiva e desprovida de carácter distintivo intrínseco para distinguir os serviços que são objeto do pedido, na aceção das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 7.º do RMUE.

2. Do carácter distintivo adquirido (artigo 7.º, n.º 3, do RMUE)

Na sua reivindicação, o requerente indica que a marca a que se refere o pedido adquiriu carácter distintivo na sequência da sua utilização em relação a todos os serviços designados nas classes 35, 36 e 41, nomeadamente:

Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; investigações em negócios comerciais; pesquisas comerciais; agências de informações comerciais; serviços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores [loja do consumidor]; previsões económicas; agências de importação-exportação; estudos de mercado; estudo de mercados; serviços de recorte de notícias; sondagem de opinião; exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de feiras com fins comerciais ou de publicidade; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços de comparação de preços; serviços de fornecimento para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas]; seleção de pessoal por meio de testes psicotécnicos; serviços de relações públicas; procura de patrocínios.

Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços relacionados com a gestão imobiliária.

Classe 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais; informação sobre educação; edição eletrónica; informação sobre entretenimento; fornecimento de publicações eletrónicas on-line [não descarregáveis]; publicação de livros; publicação de livros e revistas eletrónicas on-line; publicação de textos, com exceção dos textos publicitários; informação sobre atividades recreativas.

O requerente indica que “devido ao seu uso constante e intensivo, ao longo de mais de 100 anos, a palavra “AÇOREANA” é geralmente reconhecida em Portugal enquanto marca para assinalar serviços e produtos na área dos seguros – tendo-se tornado não só uma marca distintiva, mas até uma marca reputada no território português”.

Para sustentar tal reivindicação, o requerente apresentou as seguintes provas de utilização do sinal em Portugal:

1. Estudo de mercado, realizado pela Marktest e com uma “base amostral de 4000 entrevistas”, que coloca consistentemente a marca “Açoreana” entre as 10 mais notórias na área dos seguros, com uma notoriedade crescente, alcançando um valor superior a 75 (Documento 1).

2. Fotografias de cartazes e outdoors, exibidos publicamente na cidade de Lisboa (Documentos 2 a 8), publicitando serviços de seguros e serviços financeiros com a marca ‘Açoreana’.

3. Múltiplos artigos em jornais de circulação nacional (Documentos 9 a 19) e clippings (Documentos 20 a 25) que se referem à ‘Açoreana’ como uma companhia de seguros de sucesso. As publicações datam de 2007 a 2015.

4. Artigos em jornais de circulação local – particularmente, jornais açorianos (Documentos 25 a 36).

5. Artigo da revista “EXAME” (circulação nacional), premiando a AÇOREANA como melhor seguradora no ramo “VIDA” em 2007; (Documentos 37 e 38); e email interno comprovando a atribuição do prémio (Documento 39).

6. Relatórios internos de performance comercial (Documentos 40 a 43), discriminando a quota de mercado de serviços assinalados com a marca “AÇOREANA” no mercado português em vários meses de 2014, utilizando como indicador os prémios brutos emitidos nesse mês (atingindo uma quota de 4% em Dezembro desse ano).

7. Relatórios de contas (Documentos 44 a 49) de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014, discriminando, entre outros, investimentos anuais superiores a € 4.000.000,00 em “publicidade/propaganda” no ano de 2009 (Cfr. Documento 44, página 116).

8. Press releases datadas de 2007, anunciando o patrocínio da Açoreana à equipa de futebol da primeira divisão portuguesa, Vitória Sport Clube (‘Vitória de Guimarães’), e a continuação do patrocínio ao Clube Desportivo Santa Clara (Documentos 50 e 51).

9. Exibição de marca “AÇOREANA” no Estádio D. Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, em Janeiro de 2008, no jogo Vitória de Guimarães – Benfica, com transmissão televisiva (Documento 52).

10. Fotografias de um ciclo de conferências sobre ‘Risk Management’, decorrido em Setembro de 2015 em Guimarães, Viseu, Leiria e Castelo Branco (Documentos 53 e 54), e respectivo programa (Documento 55).

11. Fotografias do exterior de agências de seguros “AÇOREANA” com a marca exibida de forma proeminente na fachada, em Lisboa (Documento 56), Setúbal (Documento 57), Porto (Documento 58) e Angra do Heroísmo (Documento 59).

12. Exemplos de brochuras publicitárias entregues a clientes (Documentos 60 a 70).

13. Fotografia do website “historiadoseguro.com”, que cita 2 de Abril de 1892 como a data de fundação da “Companhia de Seguros Açoreana” (Documento 71).

14. Brochura que inclui um resumo da associação do nome “Açoreana” à prestação de serviços de seguros (Documento 72).

15. Exemplar de revista (Documento 73, “Elementar”) publicada com a marca “Açoreana” na capa (nº 18 – Julho de 2016).

16. Planos e relatório de campanha online e de outdoors “Seguro Automóvel Pontual Auto”, de 2015, que envolveu um investimento superior a € 50.000,00 e cobriu os maiores centros urbanos do país (Documentos 74 a 76).

17. Plano de comunicação institucional de 2008, detalhando investimentos superiores a € 2.000.000,00 em publicidade e patrocínios (documento 77).

18. Relatório detalhando os spots publicitários da companhia de seguros Açoreana transmitidos pela rádio TSF entre 25 e 28 de Novembro de 2008 (Documento 78).

19. Relatórios detalhando os spots publicitários da companhia de seguros Açoreana transmitidos pelas três maiores cadeias de televisão portuguesas (RTP, SIC e TVI) entre 25 a 28 de novembro de 2008 (Documentos 79 a 81).

20. Relatório do Instituto de Seguros de Portugal, detalhando os prémios pagos pelas várias agências de seguros portuguesas em 2012 (Documento 82).

u) Fotografias de livro comemorativo dos 110 anos da Companhia de Seguros Açoreana, detalhando a sua longa história (Documento 83).

Avaliação das provas

Nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do [RMUE], os motivos absolutos de recusa referidos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), desse regulamento não se opõem ao registo de uma marca se esta, para os produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, adquiriu carácter distintivo após o uso que dela foi feito. Com efeito, na hipótese referida no artigo 7.°, n.° 3, do RMUE, o facto de o sinal que constitui a marca em questão ser efetivamente apreendido, pelo público interessado, como a indicação da origem comercial de um produto ou de um serviço é o resultado de um esforço económico do requerente da marca. Esta circunstância permite afastar as considerações de interesse geral subjacentes ao n.° 1, alíneas b) a d), do RMUE, que exigem que as marcas a que se referem essas disposições possam ser livremente utilizadas por todos, a fim de evitar criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um único operador económico.

Em primeiro lugar, resulta da jurisprudência que a aquisição de carácter distintivo pelo uso da marca exige que, pelo menos, uma fração significativa do público pertinente identifique, graças à marca, o produto ou serviços em questão como provenientes de uma empresa determinada. Todavia, as circunstâncias em que a condição da aquisição de carácter distintivo pelo uso pode ser considerada satisfeita não podem ser demonstradas unicamente com base em dados gerais e abstratos, tais como percentagens determinadas.

Em segundo lugar, para que seja aceite o registo de uma marca nos termos do artigo 7.°, n.° 3, do RMUE, o carácter distintivo adquirido pela utilização da referida marca deve ser demonstrado na parte da União Europeia onde a mesma o não tinha à luz do artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d), do referido regulamento.

Em terceiro lugar, há que ter em conta, para a apreciação, num caso concreto, do carácter distintivo adquirido pelo uso, fatores como, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais. Se, com base nesses elementos, os meios interessados ou, pelo menos, uma fração significativa destes identificam, graças à marca, o produto como proveniente de uma empresa determinada, deve daí concluir‑se que está preenchida a condição imposta pelo artigo 7.°, n.° 3, do RMUE.

Em quarto lugar, segundo a jurisprudência, o carácter distintivo de uma marca, incluindo o que é adquirido pelo uso, deve igualmente ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços em relação aos quais o registo da marca é pedido e tendo em conta a perceção presumida de um consumidor médio da categoria dos produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Conforme as provas submetidas pelo requerente demonstram de forma convincente, a ‘Açoreana’ é uma companhia de seguros de enorme sucesso, que opera no mercado português há várias décadas.

Os relatórios de contas e as menções sobre a companhia em várias publicações independentes corroboram as afirmações do requerente; do mesmo modo, os prémios recebidos, os patrocínios de clubes de desportivos, os montantes gastos em publicidade, etc. constituem indicações objetivas acerca da capacidade distintiva que o sinal adquiriu ao longo dos anos junto do público relevante - o público em geral em Portugal – em relação aos serviços para os quais foi efetivamente utilizado.

Todos os documentos em apreço revelam de forma clara qual é a área de operação comercial da empresa ‘Açoreana’ e, portanto, quais são os serviços com os quais a mesma é associada como uma marca reputada em território português. Trata-se, essencialmente, de uma companhia de seguros, tal como referido consistentemente na própria documentação. Há também indícios, ainda que não tão esmagadores, de uma atividade considerável no ramo financeiro (p.ex., serviços financeiros no ramo dos PPR’s), assim como serviços relacionados com a gestão imobiliária (p.ex., serviços estreitamente relacionados com a gestão hipotecária).

Nesses termos, o Instituto considera que a prova de utilização apresentada pelo requerente é suficientemente convincente para acreditar a aquisição de carácter distintivo do sinal em apreço em relação a todos os serviços solicitados na classe 36ª (seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços relacionados com a gestão imobiliária).

Contudo, contrariamente ao argumentado pelo requerente, a prova apresentada não confirma o alegado carácter distintivo adquirido no que concerne os serviços designados nas classes 35 e 41.

Relativamente à classe 35, há que esclarecer que os serviços em questão são serviços profissionais no ramo dos negócios (publicidade; marketing; aconselhamento comercial, pesquisas comerciais; agências de importação-exportação; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de relações públicas; procura de patrocínios), prestados por agentes e consultores especializados, cujo objectivo é desenvolver/incrementar as operações de negócios dos seus clientes (i.e., das marcas dos seus clientes).

Portanto, o investimento considerável em publicidade efetuado pelo requerente (conforme comprovado pelos documentos apresentados) apenas prova que o requerente promoveu de forma séria e consistente a sua marca, para os serviços que ele efetivamente presta: serviços se seguros, financeiros e serviços relacionados com a gestão imobiliária. É evidente, segundo a documentação apresentada, que a companhia de seguros ‘Açoreana’ não presta serviços de publicidade/marketing, gestão de negócios comerciais, administração comercial ou trabalhos de escritório a terceiros, ou seja, que o sinal não foi utilizado no comércio para a provisão desses serviços a outras empresas.

Da mesma forma, o Instituto conclui que não foi demonstrada a aquisição de carácter distintivo em relação aos serviços designados na classe 41 (todos eles serviços educativos, culturais, de formação, de divertimento e desportivos, assim como serviços informativos e de publicação). Apesar de constar algum uso isolado do sinal em relação a alguns desses serviços, resulta claro que a marca ‘Açoreana’ não goza de reconhecimento substancial como marca comercial em relação à provisão desses serviços.

Pelo contrário, o que se verifica é que o requerente, ao patrocinar algumas conferências ou publicações periódicas, pretende reforçar a sua posição no mercado enquanto empresa líder no ramo das seguradoras e financeiro. Assim, a organização de uma série de conferências (prova em alínea j) acima) ou a publicação de revistas promocionais (prova em alínea o), revista ‘Elementar’), apenas ilustra o esforço do requerente em preservar e ampliar um share de mercado na sua área de actividade real (serviços financeiros e de seguros), e não uma tentativa de criar um share de mercado enquanto provedor de serviços educativos, desportivos, culturais ou de divertimento.

Outrossim, não consta nenhuma referência em publicações independentes (ou documentos que originem de entidades independentes) que mencione a marca ‘Açoreana’ como uma marca conhecida por causa da provisão de serviços educativos, desportivos, culturais ou de divertimento a terceiros. Portanto, o uso escasso demonstrado em relação aos serviços da classe 41 é manifestamente insuficiente para concluir que o sinal adquiriu capacidade distintiva em relação a tais serviços na sequência da sua utilização no mercado, porque não foi provado que uma fração significativa do público pertinente identifica a provisão dos serviços em questão com o requerente graças ao uso da marca ‘Açoreana’.

Conclusão

As provas de utilização apresentadas são suficientemente convincentes para sustentar parcialmente o carácter distintivo adquirido no que se refere aos seguintes serviços:

Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços relacionados com a gestão imobiliária.

Por conseguinte, o Instituto aceita o pedido de marca da UE nº 17 898 314 nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do RMUE no que respeita aos serviços acima referidos. Será, por conseguinte, dado o devido seguimento ao pedido. A publicação do sinal fará referência à sua aceitação com base no carácter distintivo adquirido.

Contudo, pelas razões acima referidas, a reivindicação do requerente de que a marca a que corresponde o pedido adquiriu carácter distintivo através do uso, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do RMUE, é rejeitada parcialmente no que respeita aos seguintes serviços:

Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; investigações em negócios comerciais; pesquisas comerciais; agências de informações comerciais; serviços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores [loja do consumidor]; previsões económicas; agências de importação-exportação; estudos de mercado; estudo de mercados; serviços de recorte de notícias; sondagem de opinião; exposições para fins comerciais ou publicitários; organização de feiras com fins comerciais ou de publicidade; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços de comparação de preços; serviços de fornecimento para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas]; seleção de pessoal por meio de testes psicotécnicos; serviços de relações públicas; procura de patrocínios.

Classe 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais; informação sobre educação; edição eletrónica; informação sobre entretenimento; fornecimento de publicações eletrónicas on-line [não descarregáveis]; publicação de livros; publicação de livros e revistas eletrónicas on-line; publicação de textos, com exceção dos textos publicitários; informação sobre atividades recreativas.

No que respeita aos serviços acima referidos nas Classes 35 e 41, o pedido de marca da UE nº 17 898 314 é rejeitado pelas razões atrás referidas na presente decisão, e em conformidade com o artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c) do RMUE e com o artigo 7.º, n.º 2, do RMUE.

Em conformidade com o disposto no artigo 67.º do RMUE, tem o direito de recorrer desta decisão. Nos termos do artigo 68.º do RMUE, o recurso deve ser interposto por escrito no Instituto num prazo de dois meses a contar da data de notificação da decisão a que se refere. O ato de recurso deve ser apresentado na língua do processo no âmbito do qual foi tomada a decisão impugnada. Devendo igualmente ser apresentadas por escrito as alegações com os fundamentos do recurso no prazo de quatro meses a contar da mesma data. O recurso só se considera interposto depois do pagamento da taxa de recurso de 720 EUR.

Gueorgui IVANOV