Avslag av en ansökan om ett EU‑varumärke

(artikel 7 och artikel 42.2 i EU-varumärkesförordningen)

Alicante, 19/10/2018

Otmore Limited Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road St Julian's STJ 3141 MALTA

Ansökningsnummer:	017900417
Er ref:	TM1148-1EM
Varumärke:	ECOGAIN
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Enetjärn Natur Aktiebolag Västra Norrlandsgatan 10 D SE-903 27 Umeå SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 20 juni 2018 i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs vara beskrivande och sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden lämnade in sina synpunkter den 7 juli 2018 och dessa kan sammanfattas enligt följande:

• ’ECOGAIN’ är ett nybildat ord som sammantaget mycket väl fungerar som ett kännetecken för de sökta tjänsterna.

• Kontoret hänvisade till det icke-certifierade svensk-engelska lexikonet på hemsidan https://en.ba.bla . Vidare så gav en sökning på samma hemsida inga träffar för ordet ”eco gain”. Sökanden instämmer dock att orden ”ECO” och ”GAIN” har de betydelser som Kontoret angivit.

• Vad det gäller de internetsökningar som Kontoret hänvisar till så är Wikiville en s.k. död sajt, medan https://elearning.uniped.it inte kan öppnas.

• Den enda hemsidan som kunde öppnas var www.cbd.int som är en kanadensisk hemsida dvs. ett land som inte tillhör den Europeiska Unionen.

• Det nationella kontoret i England har utan hinder registrerat samma lydelse.

• De första tio sidorna på en egen Internetsökning visar så gott som samtliga hänvisningar till tidigare registrerade varumärken med lydelsen ’ECOGAIN’. Alla sökningar som gäller den brittiska engelskan, som främst förstås inom den Europeiska Unionen, hänvisar till det äldre brittiska varumärket ’ECOGAIN’.

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över.

Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras.

De varumärken som avses i artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen är i synnerhet sådana som inte möjliggör för den relevanta målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp av de berörda varorna eller tjänsterna, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Detta är fallet bland annat, i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande i samband med saluföring av de berörda varorna eller tjänsterna (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

Syftet med förbudet enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen mot att kännetecken eller upplysningar av det avsedda slaget registreras som EU-varumärke har allmänintresse:

kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering har gjorts ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar därigenom att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enskilt företag enbart därför att de har registrerats som varumärken.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen är de som, vid en normal användning ur en konsuments synvinkel, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom omnämnande av en av dess väsentliga egenskaper (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Kontoret kan inte finna annat än att märket ‘ECOGAIN’ är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga för de aktuella tjänsterna.

Det är möjligt att online lexikonet https://en.bab.la , som hänvisades till vad det gäller prefixet ”eco-”, är icke-certifierat. Hänvisningen gjordes dock för att termen inte förekommer i det etablerade svenska online lexikonet https://ne.ord.se/ .

I vilket fall som helst är prefixet välkänt bland de engelsktalande konsumenterna då det används mycket i handeln och i media. Det förekommer dessutom i engelska lexikon. Se exempelvis det etablerade engelska lexikonet https://dictionary.cambridge.org/ som definierar prefixet ”eco-” som ”connected with the environment” (förenad med miljön).

Sökanden anser att de hänvisningar som gjordes till Internet inte visar att uttrycket ”ecogain” eller ”eco gain” är giltiga. Det må vara fallet, men det hindar inte att märket faktiskt har betydelsen ”ecological gain” och uppfattas som så av de berörda konsumenterna. ”Uttrycket ”ecological gain” har kommit att användas mer och mer i och med att miljömedvetenheten har ökat inom samhället. Se följande hemsidor:

http://www.emec-ecology.co.uk/ecological%20compensation%20and%20enhancment.html

Ecological Compensation and Enhancment Measures

…Planning departments often look for ecological gain within planning applications, and EMEC Ecology are able to design enhancement measures suited to a site. Once planning is granted, we can also undertake the installation of the enhancement measures via EMEC Land Management.

http://cdn.wsp-pb.com/brnd7f/wsp-biodiversity-net-gain.pdf

…5. Biodiversity net gain could be incorporated at a corporate level and in developments.

It should not only be the regulators’ responsibility to drive ecological gain. Biodiversity net gain is an enabling tool for developers to show their contribution to enhancing the UK’s natural environment.

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1201285/FULLTEXT01.pdf

Nordic Council of Ministers

Planning biodiversity offsets

…Ecological damage caused by infrastructure projects or other development activity may, in some cases, be compensated by restoring or protecting habitats elsewhere. This process, which resembles the ”polluter pays” principle, is often called biodiversity offsetting or ecological compensation. The frequently-cited goal of offsetting is ecological no- net-loss, which means that all ecological losses must be fully balanced by corresponding ecological gains produced by offsetting actions.

https://eco-web.com/edi/03721.html

PuriSoil^®, Ecological Gain Without Economic Pain

(Sökning utförd den 18 oktober 2018).

Många av de sökta tjänsterna avser miljön och miljövård. Det är ämnen som numera intresserar och bekymrar många i dagens samhälle, och många företag, kommuner och landsting etc. har gått över till eller vill till exempel använda mer miljövänliga metoder och produkter som inte förstör, utan gynnar miljön.

Alla tjänsterna i klass 42 är på ett eller annat sätt teknologiska och/eller miljörelaterade.

Alla de miljörelaterade tjänsterna kan uppenbart ha som avsikt att skapa en ekologisk vinning. Men även de tjänster som inte har angivits vara miljörelaterade kan vara miljörelaterade. Exempelvis ”geologisk konsultation” och ”teknologisk rådgivning inom det geologiska området” kan avse rådgivningen rörande ett områdes geologiska egenskaper och hur utvinning och exploatering av en naturresurs kan ge en ekologisk vinning i just det området.

Vad det gäller ”reklamtjänster för att främja allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och miljöalternativ” i klass 35 samt tjänsterna i 41 så avser dessa tjänster information till och utbildning av personer och företag i ämnet ekologisk vinning, t.ex. hur man uppnår en sådan vinning utifrån ett generellt eller specifikt perspektiv (dvs. samhället i stort eller utifrån ett företags specifika förutsättningar).

Märket är beskrivande för alla ovan nämnda tjänster, men som framgår av Meddelandet om grunder för avslag så anses också märket vara ett berömmande reklambudskap för de tjänsterna samt för alla övriga sökta tjänster.

Omsättningskretsen skulle inte uppfatta märket som en ursprungsangivelse för några av tjänsterna utan skulle endast uppfatta att de på något sätt bidar till ekologisk vinning i samhället i stort och bland de företag som anlitar sökandens tjänster.

Se exempelvis beslutet av den of 6 juni 2007, R 1487/2006-4, -‘FOCUSED AND ON TARGET‘, punkt 21:

Det faktum att den slogan som ansökningen gäller inte innehåller något exakt indikation om innehållet eller naturen på de tjänster som tillhandahålls under märket eller hur tjänsterna är fokuserade och på målet är inte relevant. Tribunalen har flera gånger uttryckt att för konstatera att ett märke saknar särskiljningsförmåga är det tillräckligt att notera att det semantiska innehållet i ordmärket ifråga anger en produkts egenskap som relaterar till dess marknadsvärde som, utan att vara specifikt, och som är marknadsförings- och reklaminformation, vilket omsättningskretsen kommer att uppfatta först och främst som sådan, snarare än en kommersiell ursprungsangivelse: blotta faktum att ordkombinationen inte ger någon information om varornas eller tjänsternas natur är inte tillräckligt för att göra märket särskiljande (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31). (Fri översättning).

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av EU-varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Sökande hänvisar till ett registrerat nationellt engelskt varumärke men nämner inga detaljer såsom registreringsnummer och de klasser det är registrerat för. Granskaren har gjort en sökning på UKIPOs hemsida och funnit att det finns ett registerat varumärke för ordmärket ECOGAIN men denna registrering avser främst flyttbara byggnader samt delar därtill i klasserna 6 och 19. Den engelska registreringen avser således helt andra varor än de nu sökta tjänsterna.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 17 900 417 för samtliga tjänster som har yrkats

Enligt artikel 67 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 68 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Dessutom ska grunderna för överklagandet anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Anne-Lee KRISTENSEN

Bilagor: Meddelandet om grunder för avslag, samt kopior av ovan citerade hemsidor, 6 sidor.