Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 06.12.2018 r.

PATENT AND TRADE MARK BUREAU ANDRZEJ MASŁOWSKI ul. F. Zabłockiego 29/4 40-750 Katowice POLONIA

Nr zgłoszenia:	017900716
Nr referencyjny zgłaszającego:	PAS2/150518
Znak towarowy:	PROFI AUTO SERVICE
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	Moto-Profil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedźwiedziniec 10 41-506 Chorzów POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 07.06.2018 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 13.07.2018 r. zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Zgłaszający powołuje brzmienie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, który przewiduje odmowę rejestracji znaków towarowych składających się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towaru lub usługi.

2. Argumentacja Urzędu co do dystynktywności warstwy graficznej jest niespójna i sprzeczna.

3. EUIPO w przeszłości dopuścił do rejestracji podobne do zgłaszanego znaki, np. EUTM 008183981 „AUTOPROFI”.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Uwagi ogólne dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (wyrok z dnia 16.09.2004 r. C‑329/02 P ‘SAT.1’, pkt 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe (patrz wyrok z dnia 23.10.2003 r. C‑191/01 P ‘Wrigley’, pkt 31.)

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (wyrok z dnia 26.11.2003 r. T‑222/02 ‘ROBOTUNITS’, pkt 34).

Uwagi ogólne co do art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑79/00 ‘LITE’, pkt 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (wyrok z dnia 15.09.2005 r. T‑320/03 ‘LIVE RICHLY’, pkt 65).

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Co do argumentów zgłaszającego

1. Zgłaszający powołuje brzmienie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, który przewiduje odmowę rejestracji znaków towarowych składających się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towaru lub usługi.

Istotnie pojęcia lub oznaczenia, które nie mają charakteru odróżniającego, mają charakter opisowy lub rodzajowy, mogą zostać wyłączone z zakresu odmowy na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) RZTUE, jeżeli zostaną połączone z innymi elementami, które sprawią, że całe oznaczenie będzie mieć charakter odróżniający.

Wyrażenie „wyłącznie” odnosi się do braku w oznaczeniu, oprócz elementów stricte opisowych czy pozbawionych zdolności odróżniającej, jakichkolwiek innych elementów słownych lub graficznych, dzięki którym dane oznaczenie rozpatrywane jako całość mogłoby być postrzegane jako wskazówka pochodzenia towarów i usług nim oznaczonych od konkretnego przedsiębiorcy.

Ww. przepis należy interpretować wraz z obszernym orzecznictwem wydanym w związku z nim. Trybunał Sprawiedliwości wskazał wyraźnie w wyroku z 12.02.2004 r. w sprawie C-265/00 „Biomild”, pkt 39 i 43, że zwykłe połączenie elementów, z których każdy osobno opisuje właściwości samych towarów i usług, ma charakter opisowy wobec tych właściwości. Samo połączenie elementów bez wprowadzenia niespotykanej zmiany - szczególnie w składni lub znaczeniu - może stworzyć jedynie oznaczenie o charakterze opisowym.

Tylko jeśli niespotykany charakter połączenia w stosunku do towarów i usług powoduje wrażenie wystarczająco odmienne od wrażenia wywołanego przez zwykłe połączenie składników, które stanowią jego części składowe, to połączenie uważa się za coś więcej niż sumę elementów składowych.

W omawianym przypadku nie mamy jednak do czynienia z „niespotykanym rodzajem połączenia”, „wrażeniem wystarczająco odmiennym” czy „więcej niż sumą elementów składowych”.

Elementy słowne „PROFI AUTO SERVICE” zostaną zrozumiane przez właściwego konsumenta posługującego się językiem niemieckim wprost i bez chwili namysłu jako profesjonalny serwis samochodowy; profesjonalny warsztat samochodowy.

Zgłaszający nie kwestionuje powyższej oceny Urzędu co do znaczenia i charakteru opisowego warstwy słownej znaku i w związku z tym należy ja uznać za wiążącą.

Elementy graficzne, jak wskazano w punkcie 2. poniżej, nie są wystarczające, aby odwrócić uwagę docelowych odbiorców od opisowego wobec zakwestionowanych towarów i usług przekazu niesionego przez warstwę słowną oznaczenia.

2. Argumentacja Urzędu co do dystynktywności warstwy graficznej jest niespójna i sprzeczna.

Urząd nie zgadza się z tym argumentem. Nie ulega wątpliwości, że w oznaczeniu „PROFI AUTO SERVICE” zastosowano pewne elementy graficzne. Niemniej jednak, zastosowanie jakiejkolwiek stylizacji czy użycie jakichkolwiek elementów graficznych nie przesądza o posiadaniu przez znak charakteru odróżniającego.

Urząd pragnie zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i praktyką Urzędu omawiany znak należy zbadać jako całość. Niemniej jednak nie wyklucza to uprzedniego zbadania każdego z poszczególnych elementów, z których znak jest złożony (wyrok z dnia 09.07.2003 r. T‑234/01 ‘Stihl’, pkt 32).

Urząd zbadał znak stosownie do tych wytycznych, a w zawiadomieniu z 07.06.2018 r. wyraźnie wskazał i uzasadnił podstawy sprzeciwu.

W znaku zastosowano stylizowaną pogrubioną czcionkę w kursywie, która nie odbiega jednak znacząco od krojów liternictwa powszechnie stosowanych w obrocie. Wszystkie elementy słowne napisane są wielkimi literami. Wyrazy „PROFI” i „SERVICE” są przedstawione w kolorze czarnym, a wyraz „AUTO” – w kolorze pomarańczowym.

Urząd zwraca uwagę na to, że próg dystynktywności elementów graficznych zawartych z znaku, którego elementy słowne są opisowe lub  pozbawione charakteru odróżniającego uległ znacznemu zaostrzeniu w dniu 2 stycznia 2016 r. na mocy Wspólnego komunikatu z 2 października 2015 r. dotyczącego wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym lub pozbawione charakteru odróżniającego¹.

W świetle tej praktyki, co do zasady jeżeli element graficzny, który sam w sobie ma charakter odróżniający, zostanie dodany do elementu słownego o charakterze opisowym lub pozbawionym charakteru odróżniającego, znak ma zdolność rejestracyjną, pod warunkiem, że dany element graficzny z powodu jego rozmiaru lub rozmieszczenia jest dobrze rozpoznawalny w oznaczeniu.

Niemniej jednak, jeżeli elementom słownym o charakterze opisowym lub pozbawionym charakteru odróżniającego towarzyszą elementy graficzne, które mają bezpośredni związek z właściwościami towarów i usług lub które nie odbiegają znacząco od powszechnie wykorzystywanego przedstawienia tych towarów i usług, oznaczenie jest uważane za pozbawione charakteru odróżniającego² (patrz także wyrok z 12.11.2014 r., T-504/12, , §§ 39-40 i decyzja z 21.01.2013 r., RM W01131046, ).

Ponadto, Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że, „choć kolory mogą przywoływać pewne skojarzenia i budzić uczucia, z drugiej jednak strony, z uwagi na ich charakter, w niewielkim stopniu nadają się do przekazywania dokładnych informacji. Jest to tym bardziej prawdziwe, że są one zazwyczaj i w szerokim zakresie stosowane w reklamie i w sprzedaży towarów i usług ze względu na swą siłę oddziaływania wykraczającą poza dokładny przekaz informacji” (wyrok z 06.05.2013 r., C‑104/01, „Libertel” § 40).

W związku z tym połączenie elementów słownych o charakterze opisowym lub pozbawionych charakteru odróżniającego z kolorem jest uważane za pozbawione charakteru odróżniającego³.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianym przypadku. Wspomniane elementy graficzne nie posiadają żadnej cechy w odniesieniu do sposobu, w jaki zostały połączone, pozwalającej znakowi na pełnienie jego podstawowej funkcji w stosunku do towarów i usług, których ochrony dotyczy zgłoszenie. Warstwa graficzna ma wartość wyłącznie promocyjną, reklamową i, o ile żywa kolorystyka przyciągnie uwagę właściwych konsumentów, to nie jest w stanie zapaść w pamięci konsumentów jako oznaczenie towarów i usług pochodzących od jednego przedsiębiorstwa (wyrok z 12.11.2014 r., T‑504/12, „NOTFALL CREME”, §§ 39-40).

Na poparcie swojego stanowiska Urząd powołuje przykłady znaków słowno-graficznych o podobnej stylizacji do tej użytej w omawianym oznaczeniu, których rejestracja została odrzucona przez Urząd, Izby Odwoławcze lub Sąd:

ZTUE 001166164 (wyrok z 03.07.2003 r., T-122/01),

ZTUE 012027561 (wyrok z 03.12.2015 r., T-647/14),

lub ZTUE 014512784 (decyzja z 05.01.2016 r.),

ZTUE 012669396 (wyrok z dnia 20.11.2015 r., T‑202/15, pkt 22).

3. EUIPO w przeszłości dopuścił do rejestracji podobne do zgłaszanego znaki, np. EUTM 008183981 „AUTOPROFI”.

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (wyrok z dnia 15.09.2005 r. C‑37/03 P „BioID”, pkt 47 oraz wyrok z dnia 09.10.2002 r. T‑36/01 „Surface d'une plaque de verre”, pkt 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (wyrok z dnia 27.02.2002 r. T‑106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 67).

Dodatkowo stwierdzić należy, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem oraz praktyką, każdy znak badany jest z osobna a Urząd nie jest związany swoimi poprzednimi decyzjami. Niemniej, w drodze wyjaśnienia należy podkreślić, że aby móc stwierdzić, że uprzednie rejestracje są podobne do omawianego znaku, nie wystarczy po prostu stwierdzić, że zawierają one jeden lub oba elementy składowe omawianego znak lub że mają podobną strukturę, ponieważ znak ten został zakwestionowany jako całość a nie tylko ze względu na znaczenie składających się na niego elementów.

Urząd dąży do stosowania spójnej praktyki w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Niemniej jednak, orzecznictwo sądów i praktyka Urzędu z czasem ulegają pewnym zmianom. W szczególności, jak Urząd wskazuje w punkcie 2. powyżej, w 2014 i 2015 r. zaostrzone zostały kryteria dotyczące charakteru odróżniającego elementów graficznych widniejących w oznaczeniach.

Powołany przez zgłaszającego znak ZTUE 008183981 „AUTOPROFI” został dopuszczony do publikacji w 2009 r., a zatem przed zaostrzeniem tych kryteriów. W związku z tym powołanie się przez zgłaszającego na powyższy znak nie jest przekonującym argumentem na dopuszczenie do publikacji zakwestionowanego znaku.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 017900716 zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów i usług:

na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) RZTUE

Klasa 37	Konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych; usługi stacji naprawy pojazdów; usługi zabezpieczania podwozia pojazdu przed korozją; wulkanizacja opon samochodowych [naprawa]; regeneracja silników; wyważanie opon.
Klasa 42	Badanie techniczne pojazdów.

na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE

Klasa 12

Samochody osobowe; części i akcesoria do pojazdów; silniki do pojazdów lądowych; amortyzatory zawieszenia w pojazdach; błotniki; drążki skrętne do pojazdów; drzwi do pojazdów; hamulce do pojazdów; kierownice pojazdów; maski do pojazdów; maski silników do pojazdów; mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych; nadwozia samochodowe; obwody hydrauliczne do pojazdów; opony do pojazdów; osie pojazdów; pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach; piasty kół pojazdów; płytki cierne hamulca do samochodów; poduszki powietrzne [urządzenia bezpieczeństwa w samochodach]; podwozia samochodów; przekładnie do pojazdów lądowych; przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych; przemienniki momentu obrotowego do pojazdów lądowych; resory, sprężyny amortyzujące samochodowe; skrzynie biegów do pojazdów lądowych; spojlery do pojazdów; szyby do pojazdów; tapicerka do pojazdów; turbiny do pojazdów lądowych; tarcze hamulcowe do pojazdów; wały napędowe do pojazdów lądowych.

Zgłoszenie zostanie przekazane do dalszego badania w odniesieniu do następujących towarów i usług:

Klasa 12	Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów; przyczepy do pojazdów; wózki; rowery.
Klasa 38	Zapewnianie dostępu do baz danych.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Anna MAKOWSKA

Załącznik:

Zawiadomienie z 07.06.2018 r. o bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji