OPPOSITION n° B 3 062 975

Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Allemagne (opposante), représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001 Alicante, Espagne (mandataire agréé)

c o n t r e

Sanience SRL, Str.Str. Frederic Chopin nr. 1A ap. 2 sector 2 020241 București, Roumanie (demanderesse), représentée par Agentia de Propritate Industriala - Apia S.R.L., Str. Romancierilor nr. 5 Bl. C14. Sc. B Ap.41 Sector 6 OP 23 CP 11, Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).

Le 25/10/2019, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 3 062 975 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents d'activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; graisses à usage médical; lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vitaminés et minéraux; préparations médicinales pour soins de santé; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire.

Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 902 413 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres services.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 902 413 , compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur dix-sept marques dont l’enregistrement de la marque allemande n° 36 433 . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en relation avec toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en relation avec la marque allemande n° 36 433.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

L’opposante revendique la renommée de la marque allemande n° 36 433 en Allemagne pour un produit pharmaceutique, dans la classe 5.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d'une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies:

 les signes doivent être identiques ou similaires;

 la marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée;

 risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la [demanderesse][titulaire] démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.

a) Renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée le 18/05/2018. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde avait acquis une renommée en Allemagne avant cette date. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir:

Classe 5: Un produit pharmaceutique.

L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents d'activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; graisses à usage médical; lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vitaminés et minéraux; préparations médicinales pour soins de santé; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire.

Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

L’opposante a fourni des preuves à l’appui de son moyen le 18/03/2019. Elle a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves au motif qu’il s’agit de données sensibles. Par conséquent la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations. Les preuves sont les suivantes:

Pièce OP-2: Mémorandum intitulé « Renommée de la marque ASPIRIN en Allemagne » selon lequel:

- la marque est présente sur le marché allemand depuis plus d’un siècle, étant l’une des marques les plus connues sur ce territoire et au-delà de ses frontières.

- l’agent actif du produit pharmaceutique en question (acide acétylsalicylique) a été élaboré par le chimiste Felix Hoffman dès 1898, la production ayant commencé en 1899 dans une usine de Elberfeld (Allemagne).

- la marque est la figure de proue du laboratoire Bayer, le produit commercialisé sous la marque « ASPIRIN » est l’un des plus vendus au monde.

- Le produit « ASPIRIN » de Bayer fait partie des éléments emportés par les astronautes d’Apollo 11 en 1969. Le produit est entré dans le livre Guinness des records comme l’analgésique le plus vendu au monde en 1991.

L’annexe 1 du mémorandum contient, à l’appui des informations ci-dessus, des extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipedia, des extraits du site www.aspirin.com incluant un historique de la marque, un extrait du site www.pharmaceutical-journal.com intitulé « Une histoire de l’aspirine », daté du 26/09/2014, des captures d’écran du site www.aspirin.de datées avec l’internet archive Wayback machine entre 1999 et 2018 incluant des statistiques du nombre de fois où la page web a été indexée pendant cette période.

Par ailleurs le Mémorandum lui-même comprend plusieurs sections, chacune renvoyant à un document joint en annexe.

La section intitulée « ENQUÊTES » contient les informations suivantes :

- la marque « ASPIRIN » s’est classée au premier rang du palmarès des « Most Trusted Brands » (marques dignes de confiance) du Reader’s Digest entre 2010 et 2018 dans la catégorie des « analgésiques » pour ce qui concerne l’Allemagne. L’annexe 2 du mémorandum contient des copies du « Reader’s Digest Trusted Brands » pour 2014 et pour 2016-2018. En 2014, la marque occupe effectivement la première position dans la catégorie des analgésiques en ce qui concerne l’Allemagne (et une page montre que cela était également le cas en 2010, 2011, 2012 et 2013). Le même document pour 2016, 2017 et 2018 montre que la marque « Aspirin » est au premier rang du classement des marques dignes de confiance en Allemagne pour les médicaments contre les maux de tête/les analgésiques.

- Selon l’enquête STATISTA 2017  (fournie en annexe 3), le produit ASPIRIN est la marque la plus reconnue par les consommateurs allemands (taux de reconnaissance de 86%) parmi une liste de médicaments présentés.

- Selon l’enquête de MDR Advertising et de l’Institute for Medicine and Communication (IMK) menée en 2011 auprès de 2000 consommateurs allemands, le produit ASPIRIN est le médicament le plus connu dans le segment « OTC » (« over the counter »/automédication). Il est le produit le plus souvent cité spontanément par les personnes interrogées. Un article se référant à cette étude est joint en annexe 4.

- Selon le sondage Nicolas Hall daté de 2001, intitulé « 50 études de cas stratégiques : les marques mondiales d’automédication », ASPIRIN est l’une des marques d’analgésiques les plus connues dans le monde, son marché le plus important étant celui du siège de la marque, soit l’Allemagne. En 2001, la marque détient 10% du marché des analgésiques, occupant la deuxième place (la première marque est à 11%). L’étude est présentée en annexe 5.

- Enquête de l’institut d’études de marché allemand (Gfk SE) relative à la notoriété de l’emballage ASPIRIN menée en 2014. Il en ressort que l’emballage neutre est connu par 64.7% des personnes interrogées et que 31.9% des participants ont associé spontanément cet emballage au produit ASPIRIN (et 47.7% à ASPIRIN ou à BAYER, l’opposante). Par ailleurs, 53.7% des participants ont associé l’emballage à un produit ou une entreprise en particulier et sur ce nombre, 50.8% ont associé l’emballage à ASPIRIN ou BAYER en particulier. L’étude est jointe en annexe 6.

La section intitulée CHIFFRES DE VENTE indique que Bayer génère des centaines de millions d’euros de recettes annuelles brutes dans le monde en relation avec le produit ASPIRIN et fournit les chiffres pour l’Allemagne entre 2011 et 2018, qui se montent à des dizaines de milliers d’euros. Cette section comprend également des données relatives aux dépenses publicitaires pour l’Allemagne entre 2013 et 2018. Des extraits des rapports annuels ainsi que deux déclarations sous serment d’un directeur de Bayer, datées du 14/12/2016 et du 14/03/2019 sont fournis en annexe 7.

Une autre section du Mémorandum cite des décisions reconnaissant la renommée de la marque ASPIRIN, datées de 2002 et 2003 pour ce qui concerne les décisions de l’EUIPO, de 2009 pour le qui concerne l’OMPI, de 1999 pour un tribunal allemand (Francfort), etc. Ces décisions sont fournies à l’annexe 8. La plupart font référence à une renommée importante, voire de notoriété publique.

La section du mémorandum intitulée RECONNAISSANCE PAR LES TIERS cite des extraits d’articles, voire des livres, consacrés à la marque ASPIRIN. Les preuves y relatives sont fournies à l’annexe 9.

- Extrait du site internet www.amazon.com concernant le livre intitulé « 100 years of Aspirin: The future has just begun” de Langenfeld Uwe Zundorf publié en 1997;

- Article intitulé “Aspirin feiert seinen 100. Geburtstag” publié sur welt.de en 1997 («Aspirine fête ses 100 ans ») :

- Article intitulé « Hundert Jahre Aspirin ® » (Cent ans d’Aspirin) publié le 29/01/2000 dans une revue spécialisée.

- Article intitulé « Die Bekannteste Arznei der Welt“ (Le médicament le plus célèbre du monde) publié en 2008 sur le site https://rp-online.de, indiquant que « l’aspirine est partout », « … est présente dans presque tous les foyers », était dans les bagages de Neil Amstrong lorsqu’il s’est envolé sur la lune)

- Article « 115 Jahre Aspirin Geburtstag einer Weltmarke» (115 ans d’aspirine : anniversaire d’une marque mondiale) publié sur le site www.mittelstand-nachrichten.de en 2014.

Il convient de remarquer que, dans ses observations soumises le 04/04/2019, l’opposante ajoute que dans la décision du 18/03/2019, R 2470/2017-4 (soumise comme document OP-4), la quatrième chambre de recours a établi que le niveau de renommée de la marque antérieure (ASPIRIN) est extrêmement élevé sur la base de preuves pratiquement identiques à celles du cas d’espèce.

Les preuves fournies, à l’exception du Mémorandum, sont en allemand ou en anglais alors que la langue de la procédure est le français. Si les preuves de la renommée ne sont pas dans la langue de procédure, l’Office peut, d’office ou sur demande motivée de l’autre partie, inviter l’opposant à produire, dans le délai qu’il lui impartit, une traduction dans cette langue (article 7, paragraphe 3, du RDMUE et article 24 du REMUE). L’Office a toutefois toute latitude pour décider si l’opposant doit fournir une traduction des preuves de la renommée dans la langue de la procédure. Si le demandeur demande expressément une traduction des preuves dans la langue de la procédure, l’Office exige, en principe, que l’opposant fournisse une traduction. En l’espèce, la demanderesse n’a pas formulé une telle demande et la compréhension des preuves est largement facilitée par le Mémorandum en français qui s’y reporte de manière détaillée, ordonnée et systématique. Par conséquent, la division d’opposition ne juge pas nécessaire de demander à l’opposante de fournir une traduction.

Pour remplir la condition de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; et arrêt du 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché allemand (et au-delà) en relation avec des produits pharmaceutiques de type analgésiques (anti-douleur). Les sondages d’opinion et les études de marché constituent un moyen de preuve particulièrement pertinent pour fournir des informations sur le degré de connaissance de la marque. Or, l’opposante a fourni plusieurs enquêtes ou études montrant que la marque « ASPIRIN » est l’une des marques les plus connues, voire souvent la plus connue, ou considérée comme étant la plus digne de confiance, dans le domaine de ces produits. Les enquêtes en question font état d’une telle situation entre 2010 et 2018 et l’enquête sur l’emballage indique également une importante connaissance de la marque en 2001. Par ailleurs, l’historique de la marque mentionne des événements susceptibles d’avoir marqué la mémoire collective. Les chiffres de ventes et les dépenses de marketing mentionnés dans les déclarations sous serment, qui sont cohérents par rapport aux rapports annuels, les quelques publications fournies concernant la marque, constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une solide renommée en Allemagne pour des produits pharmaceutiques de type analgésiques (pour lesquels la marque antérieure jouit d’une protection dans la mesure où elle est enregistrée pour un produit pharmaceutique.

b) Les signes

Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Allemagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est formée par le terme « Aspirin » en lettres noires stylisées, les autres éléments étant des indications de nature administrative ne faisant pas partie de la marque elle-même. Ils ne seront ainsi pas pris en considération dans la comparaison ci-dessous.

La marque contestée est formée par l’élément verbal « AspiVita » stylisé que le public pertinent percevra comme la combinaison des séquences verbales « Aspi » et « Vita » en raison, notamment, de la différence de couleur et de la majuscule intermédiaire.

L’opposante soutient que la marque antérieure est une marque verbale et non figurative et se réfère à cet égard à la décision des chambres de recours du 10/01/2006, R 743/2004-2, ASPIRIN / ASPITEC, § 23 dans laquelle la chambre a établi, concernant ce même enregistrement allemand n° 36 433 que « À titre préliminaire, il convient de noter que la marque ASPIRIN n’est pas une marque figurative. Le fait qu’elle apparaisse dans une police particulière (standard) traduit simplement la pratique de l’Office des brevets du Reich allemand au moment de son enregistrement (1899) ».

Si elle implique une approche quelque peu différente du point de vue de la comparaison des signes, la question de savoir si la marque antérieure est verbale ou figurative n’a en tout état de cause pas d’impact sur le résultat final de la présente opposition.

L’article 3, paragraphe 2, du RMUE dispose que la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement et l’article 3, paragraphe 3, point 2) du REMUE indique que le type de marque et sa représentation en couleur concordent comme suit :

a) lorsqu'une marque est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standard ou d'une combinaison de ceux-ci (marque verbale), elle est représentée par la soumission d'une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristiques graphiques ou couleurs;

b) lorsque la marque emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur (marque figurative), y compris les marques composées exclusivement d'éléments figuratifs ou d'une combinaison d'éléments verbaux et figuratifs, elle est représentée par la soumission d'une reproduction du signe montrant l'ensemble des éléments qui le composent et, le cas échéant, ses couleurs;

Par ailleurs, la division d’opposition constate que, lors de la procédure ayant mené à la décision des chambres de recours susmentionnée, l’opposante avait fourni à l’appui de son opposition un certificat d’enregistrement ne mentionnant pas expressément le type de marque, mais incluant simplement une représentation (identique à celle qui figure ci-dessus).

Dans le cas d’espèce, la marque antérieure telle que représentée sur l’extrait de le base de données de l’Office allemand fourni est la marque dont pour le moins certaines lettres sont représentées dans une stylisation non-standard et, surtout, cet extrait indique clairement qu’il s’agit d’une « Wort-Bildmarke », à savoir d’une marque consistant en un élément verbal représenté dans une police stylisée, soit une marque figurative selon la pratique de l’Office. Par conséquent, la division d’opposition partira du principe que la marque antérieure est une marque figurative.

La demanderesse avance que la marque de l’opposante est tombée dans le domaine public dans plusieurs pays dont la France, la Lettonie et la Roumanie. Elle considère que la marque est devenue générique. A l’appui de ses affirmations, elle fournit une décision de refus d’enregistrement de la marque « ASPIRIN » par l’Office des brevets de la République de Lettonie au motif que la marque ne présente pas de caractère distinctif car la dénomination dans le langage courant et dans le langage professionnel sert à désigner le produit de l’acide acétylsalicylique qui est un mot générique. Les arguments de la demanderesse ne concernent pas le territoire pertinent, soit l’Allemagne. En tout état de cause, la division d’opposition n’est pas compétente pour ré-évaluer le caractère enregistrable d’une marque enregistrée. Par conséquent, le terme « ASPIRIN » étant dénué de toute signification, il convient de considérer qu’il est normalement distinctif (voir à cet égard la décision des chambres de recours du10/01/2006, R 743/2004-2 – ASPITEC/ASPIRIN (FIG. MARK), § 32).

Par ailleurs, les parties débattent du rôle qu’il convient d’attribuer à la partie commune « ASPI » des signes, tant intrinsèquement que par rapport à leurs parties finales « RIN » et « VITA ».

A cet égard, la demanderesse soutient qu’il existe de nombreuses entreprises dont le nom inclut la séquence « ASPI » ainsi que de nombreuses marques enregistrées contenant le préfixe « ASPI », et que ce préfixe est donc faible. Elle fournit des listes de noms d’entreprises et de marques à l’appui de cet argument. La division d’opposition remarque que l’existence de plusieurs entreprises ou la présence de plusieurs enregistrements de marques dans un registre ne reflètent pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur des listes d’entreprises, ou sur les données concernant un registre de marques, on ne peut pas supposer que les consommateurs du territoire pertinent aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés au préfixe « ASPI » Dans ces conditions, cette revendication de la demanderesse doit être rejetée.

L’opposante avance, au contraire, que la partie la plus distinctive des deux marques est « ASPI ».

En ce qui concerne la marque contestée, elle souligne que sa partie finale « VITA » sera perçue par public de l’Union européenne y compris le public allemand comme le mot latin « VITA » signifiant « vie » et qu’il s’agit d’un terme descriptif de la finalité des produits contestés car il se réfère au maintien de la santé physique ou mentale d’une personne par l’utilisation des produits en cause. L’opposante cite la décision du 14/12/2018, R 246/2018-1, Selvita (fig.) / Simvita, § 37. Elle soutient également que le mot « VITA » est proche du existant allemand « VITAL » signifiant, notamment « nécessaire à la réussite ou la présence continue de quelque chose », et qu’il indique donc que les services en cause sont essentiels à la réussite d’une entreprise.

La division d’opposition convient de ce que le terme « VITA » peut en effet être perçu par le public allemand comme faible au regard des produits pharmaceutiques/vétérinaires dans la classe 5 et des services de vente relatifs à ces produits ou à des fournitures médicales de la classe 35, en ce sens qu’il se rapporte à la vie, à la vitalité (le terme allemand étant « Vitalität »), voire au terme « vitamine » (en allemand, « Vitamin »). La séquence « VITA » suggère ainsi la capacité des produits médicaux (ou des produits faisant l’objet des services de vente) à améliorer la vitalité, le dynamisme d’une personne ainsi que l’établit la décision des chambres de recours mentionnée et la jurisprudence citée dans cette dernière (14/01/2016, T-535/14, VITA+VERDE / VITAVIT, EU:T:2016:2, § 64). Pour de tels produits et services, la partie « VITA » de la marque contestée sera ainsi perçue comme étant faiblement distinctive et la partie « ASPI » peut ainsi être considérée comme étant plus distinctive. Toutefois, la division d’opposition ne souscrit pas à l’interprétation du terme « VITA » qu’avance l’opposante en relation avec les services de marketing, de promotion et de publicité. La marque contient la séquence « VITA » et non « VITAL » et en tout état de cause, le terme, qui a le même sens que « vital » en français, signifie certes « essentiel », « indispensable » mais a une connotation très forte du fait de son étymologie (il signifie « absolument nécessaire ») qui fait que, selon la division d’opposition, le public n’est pas susceptible d’établir une quelconque relation entre ce terme et des services de publicité et de marketing. Pour ces services, le terme « VITA » est distinctif à un degré normal. Il convient de remarquer que la décision des chambres de recours citée par l’opposante ne concerne que des produits de la classe 5.

En ce qui concerne sa propre marque, l’opposante avance que la séquence « RIN » est une terminaison courante dans les noms de médicaments et que la séquence « ASPI » est la partie la plus distinctive de la marque et est parfois utilisée telle quelle pour citer la marque. A l’appui de ses arguments, l’opposante apporte une liste de noms de dénominations communes internationales (DCI ou INN (international non-proprietary name en anglais) (document OP-3) se terminant par les trois lettres « RIN » tels que « mercaptomerin », « warfarin », « dieldrin », etc.) extraite de https://mednet-communities.net, ainsi que des extraits de trois forums de discussion en allemand dans lesquels la marque antérieure est citée comme «ASPI » (en deux ou trois occasions). La division d’opposition n’est toutefois pas convaincue par ces allégations. Il convient à cet égard de mentionner qu’un argument similaire avait été présenté devant les chambres de recours dans l’affaire R 743/2004-2, ASPIRIN / ASPITEC, et que dans sa décision du 20/01/2006, la Chambre avait considéré l’argument non fondé au motif que l’opposante n’avait pas apporté la preuve que les principes actifs mentionnées étaient utilisés sur le marché en Allemagne. La division d’opposition remarque également que la séquence «RIN » en tant que telle n’est pas une DCI et il ne s’agit pas non plus de l’un des suffixes ou segments-clés établis des dénominations communes internationales contrairement à, par exemple, -ADOL ou -AC pour les analgésiques, -CAÏNE pour les anesthésiques locaux. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas d’éléments suffisants pour considérer les trois lettres « RIN » plus faibles que le début du signe « ASPI ».

Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs pertinents percevront l’élément verbal de la marque antérieure comme un tout dépourvu de sens et donc distinctif à un degré normal. La stylisation particulière du terme a un rôle purement décoratif et le public y prêtera peu attention.

La marque contestée sera perçue comme étant formée par les deux éléments « ASPI » et « VITA » du fait de sa représentation en deux couleurs et de la signification de « VITA ». La séquence « ASPI » est distinctive au regard de tous les produits et services en cause alors que « VITA » est faible au regard des produits et services ayant trait au domaine pharmaceutique/médical et normalement distinctive au regard des services de publicité, de promotion et de marketing.

Pour terminer l’analyse des signes préalable à leur comparaison, il convient d’établir qu’ils ne présentent pas d’éléments plus visuellement accrocheurs que d’autres (éléments dominants).

Sur le plan visuel, les éléments verbaux des marques en conflit ont en commun leurs quatre premières lettres « ASPI » et diffèrent par leurs séquences finales « RIN » contre « VITA ».

Les lettres communes sont en position d’attaque et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque du fait que la lecteur se fait de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.

Par ailleurs, le terme « VITA » du signe contesté est faible au regard des produits de la classe 5 et des services de vente de ces produits dans la classe 35 et le public lui accordera ainsi une importance réduite lorsqu’il sera confronté à la marque en relation avec ces produits et services.

La stylisation du terme « Aspirin » dans la marque antérieure n’introduit pas de différence significative entre les signes car il s’agit d’un aspect décoratif. Il ne s’agit pas d’une stylisation prononcée et la stylisation des lettres « Aspi » des signes est même assez proche (hormis la couleur).

Dans la marque contestée, les lettres communes « ASPI » sont aisément individualisables en raison de leur couleur différente de celle des lettres qui suivent, mais d’un autre côté, cette différence de couleur et la majuscule au milieu du terme « AspiVital » souligne la structure différente des signes. Le public percevra en effet le terme « Aspirin » comme un tout dépourvu de sens alors que « AspiVital » dans le signe contesté sera perçu comme la combinaison de deux éléments dont le deuxième porteur de sens.

A cet égard, il est important de rappeler que l’appréciation globale doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les marques et que, dans le cas d’espèce, compte tenu des différences évidentes entre les parties finales « VITA » et « RIN » et de la différence de structure, il est considéré que les signes sont visuellement similaires à un faible degré.

Sur le plan phonétique, les signes ont en commun leurs deux première syllabes /AS-PI/ et diffèrent par la syllabe finale /RIN/ de la marque antérieure et les deux syllabes /VI-TA/ de la marque contestée. Le nombre de syllabes des signes n’est pas le même ce qui induit une intonation différente. Compte tenu des considérations supra relatives à l’impact du début des signes, il est considéré que ces derniers sont phonétiquement similaires à un faible degré.

Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est dépourvue de toute signification alors que la marque contestée évoque l’idée de vie, de vitalité. Ainsi, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Cette conclusion est toutefois à relativiser en ce qui concerne les produits et services relatifs au domaine pharmaceutiques, pour lesquels le concept en question est faible.

Les signes étant similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu.

Il convient à ce stade de clarifier que le degré de similitude des signes serait le même si la division d’opposition avait choisi l’option de comparer la marque antérieure comme une marque verbale, comme le demande l’opposante. En d’autres termes, ce scenario ne serait pas plus favorable à l’opposante. En effet, sur le plan visuel, tous les éléments pris en compte resteraient valables notamment le fait que la similitude est liée aux quatre lettres au début des signes mais que les parties finales diffèrent et que les signes diffèrent également par leur structure. Par ailleurs, le fait que la marque antérieure est verbale ou figurative est sans incidence sur la comparaison phonétique et conceptuelle des signes.

c) Le «lien» entre les signes

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée en Allemagne et les signes sont similaires visuellement et phonétiquement. Afin d'établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d'un tel «lien» entre les marques en conflit dans l'esprit des consommateurs n'est pas explicitement prévue par l'article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l'association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu'il est vraisemblable que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d'espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d'apprécier s'il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 le degré de similitude entre les signes;

 la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

 l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

 le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

 l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l'espèce. De plus, l'existence d'un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

Il convient également de tenir compte du fait que l'établissement d'un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l'identité) des signes, exige que les publics concernés par chacun des produits ou des services visés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne,

Il ne saurait donc être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des deux marques peut n’être jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)

En l’espèce, les produits pertinents de la marque antérieure étant des analgésiques destinés entre autres au grand public, il existe nécessairement un chevauchement avec le public concerné par les produits et services contestés, même lorsqu’il s’agit du public professionnel comme cela est le cas pour les services de marketing, de publicité et de promotion dans la classe 35.

La similitude entre les signes n’est pas particulièrement élevée mais il a été établi que la marque jouit d’une grande renommée en Allemagne, et elle est distinctive à un degré normal per se.

Compte tenu des facteurs ci-dessus, la division d’opposition considère que lorsqu'ils rencontreront la marque demandée en relation avec les produits de nature pharmaceutique de la classe 5 et les services de vente de ces produits et de fournitures médicales de la classe 35, les consommateurs concernés l'associeront vraisemblablement au signe antérieur réputé pour une catégorie spécifique de produits pharmaceutiques à savoir des analgésiques, c'est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes.

Par ailleurs, il ne saurait être exclu à ce stade qu’une telle association se produise également dans l’esprit du public lorsqu’il se trouvera confronté à la marque contestée utilisée pour des services de publicité, de promotion et de marketing, compte tenu en particulier de la renommée importante de la marque antérieure et du caractère distinctif normal de cette dernière et de l’élément commun «ASPI » dans les deux signes. Selon la division d’opposition, il ne s’agit toutefois pas d’un lien fort.

Bien qu'un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l'appréciation du risque que l'usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porte préjudice, l'existence d'un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice

L’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent:

 la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

 la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure

 la marque contestée porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

En l’espèce, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure

Avant d’examiner les arguments de l’opposante, il est utile d’observer que l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents d'activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; graisses à usage médical; lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vitaminés et minéraux; préparations médicinales pour soins de santé; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire.

Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de publicité, de marketing et de promotion.

Comme indiqué plus haut, la marque antérieure a été considérée comme jouissant d’une renommée pour des produits pharmaceutiques de type analgésiques.

Produits contestés de la classe 5 et services de vente au détail de la classe 35

Profit indu (parasitisme)

Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante avance que la demanderesse ne doit pas être autorisée à profiter gratuitement de la côte d’estime dont jouit la marque antérieure car cela lui procurerait un avantage concurrentiel dans la mesure où elle n’aurait pas à engager d’importantes dépenses de promotion de ses produits et pourrait lancer ses ventes à un niveau d’emblée beaucoup plus élevé. L’opposante souligne à cet égard l’importante renommée de la marque antérieure.

Le Tribunal a effectivement établi que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte à la marque antérieure renommée peut aisément être admise (10/05/2007, T-47/06, ‘NASDAQ’.)

En l’espèce, compte tenu des liens étroits entre les produits pour lesquels la marque antérieure est réputée et les produits contestés dans la classe 5 ainsi que les services de vente de tels produits pharmaceutiques et de fournitures médicales dans la classe 35 (quant à leurs natures, leurs finalités, leurs circuits de distribution, voire leur origine commerciale), la division d’opposition considère qu’il existe un risque sérieux que l’usage de la marque contestée pour de tels produits tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure, d’autant plus qu’il s’agit d’une renommée élevée. La demanderesse pourrait effectivement bénéficier du pouvoir d’attraction de marque antérieure et, ainsi, exploiter l’effort commercial consenti par l’opposante pour créer et entretenir cette réputation, à moindre frais.

L’opposante soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Pour qu’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit bien fondée, il suffit à cet égard qu’un seul des trois types de préjudice soit présent. Dans la mesure où le risque d’un avantage indu a été établi en relation avec les produits et services en question, il n’y a pas lieu d’examiner si cet autre préjudice s’applique également.

Services de publicité, de marketing et de promotion de la classe 35

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Alors que la titulaire de la marque antérieure n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cet effet, l’opposante doit apporter des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente montrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans des circonstances normales.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le fait qu’il soit probable ou possible que les consommateurs établissent un lien entre les deux marques, en ce sens que, par exemple, la marque postérieure évoquera la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs, n’entraîne pas automatiquement que la première tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui portera préjudice ((27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).

Profit indu/ Préjudice porté au caractère distinctif (dilution)

Les arguments de l’opposante en ce qui concerne le profit indu sont ceux mentionnés ci-dessus.

Le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, également désigné sous les termes de «dilution», de «grignotage» ou de «brouillage», est constitué dès lors que se trouve affaiblie l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant de la titulaire de ladite marque, l’usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l’identité de la marque antérieure (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29). L’opposante avance que l’usage de la marque contestée serait préjudiciable au caractère unique et distinctif de la marque antérieure. Cet usage ferait penser au public que la marque ASPIRIN n’est pas uniquement utilisée par l’opposante mais également par d’autres entreprises dans les mêmes domaines ou des domaines étroitement associés. L’opposante soutient à cet égard qu’une telle conclusion est le résultat de déductions logiques et que la Cour a souligné qu’il n’était pas nécessaire de fournir la preuve d‘un préjudice réel mais que l’existence d’un risque sérieux de préjudice était suffisante, sur la base d’une analyse des probabilités et en tant compte de la pratique normale dans le secteur concerné ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce.

L’opposante n’a fourni aucun argument spécifique en relation avec le risque de profit indu ou de préjudice résultant de l’usage de la marque contestée pour des services de promotion, de marketing et de publicité.

La division d’opposition ne voit aucune raison valable pouvant conduire le public à attribuer aux services en question les qualités qui contribuent à la renommée de la marque antérieure et ainsi, concevoir une situation dans laquelle l’usage de la marque contestée pour ses services donnerait un avantage commercial à la demanderesse.

La division d’opposition n’est pas non plus d’avis que des déductions logiques permettent dans ce cas d’établir un risque de dilution du caractère distinctif de la marque antérieure.

Le Tribunal a certes admis qu’il est possible, notamment dans le cas d’une opposition fondée sur une marque bénéficiant d’une renommée exceptionnellement élevée, que la probabilité d’un risque futur non hypothétique de profit indûment tiré par la marque demandée soit tellement évidente que l’opposant n’a pas besoin d’invoquer et de prouver aucun autre élément factuel à cette fin. Il n’est, dès lors, pas exclu qu’une renommée extrêmement élevée puisse constituer, exceptionnellement, en soi, un indice du risque futur non hypothétique de profit indûment tiré par la marque demandée en tant que telle par rapport à chacun des produits et services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Lorsqu’il s’agit d’une marque antérieure d’une renommée exceptionnelle, même si les produits et les services visés par les signes en conflit sont très différents, il n’est pas inconcevable que le public pertinent soit amené à transférer les valeurs de cette marque antérieure aux produits ou aux services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé (02/10/2015, T‑625/13, Darjeeling, EU:T:2015:742, § 134, 139).

Toutefois, même si la renommée de la marque antérieure est effectivement importante, la similitude entre les signes n’apparait pas suffisante pour établir un risque d’avantage indu ou de dilution lorsque la marque contestée est utilisée pour les services de promotion, de marketing et de publicité. Il a été précédemment établi qu’un lien entre les signes lorsque la marque contestée est utilisée pour ces services n’est pas exclu, mais du fait que la similitude des signes n’est pas élevée et que les produits et services en cause sont éloignés, la division d’opposition considère que l’évocation ne saurait être qualifiée de forte malgré la renommée importante de la marque antérieure. Or, le Tribunal a formulé que plus l’évocation de la marque antérieure par la marque demandée est immédiate et forte, plus le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque demandée tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure sera aisément admis (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67), ce qui n’est pas la situation du cas d’espèce. Cette situation diffère en particulier significativement de l’affaire Darjeeling, citée supra, dans laquelle les signes en cause comportaient un élément verbal identique (Darjeeling).

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée pour des services de marketing, de publicité et de promotion n’est pas susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure ni de porter préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

e) Conclusion

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle était dirigée contre les suivants:

Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; médicaments cardio-vasculaires à usage médical; agents d'activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage vétérinaire; enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; graisses à usage médical; lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; médicaments à usage vétérinaire; préparations médicales; produits vitaminés et minéraux; préparations médicinales pour soins de santé; préparations minérales à usage médical; compléments nutritionnels à usage vétérinaire.

Classe 35: Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

L’opposition est rejetée pour les services de publicité de promotion et de marketing de la classe 35 et il convient par conséquent de poursuivre l’examen de l’opposition pour ces services en ce qu’elle est basée sur le motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, invoqué en relation avec toutes les marques antérieures.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

a) Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Enregistrement allemand nº 36 433

Classe 5: Un produit pharmaceutique.

Enregistrement de l’Union européenne nº 1 418 623 de la marque verbale « ASPITOPIC »/ Enregistrement allemand nº 399 768 157 de la marque allemande « ASPITOPIC »

Classe 5: Produits pharmaceutiques.

Enregistrement espagnol nº 2 118 193 de la marque espagnole « ASPITOPIC »

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médicaments diététiques pour enfants et patients, emplâtres, matériel de bandage, matériel de remplissage des dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

Enregistrement allemand nº 779 540 de la marque verbale « Aspivit »

Classe 5 : Médicaments pour l'homme et les animaux.

Enregistrement international nº 180 756 désignant la France, la Roumanie et l’Espagne « Aspivital »

Classe 1 : Produits pour conserver les aliments.

Classe 5 : Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes.

Enregistrement italien nº 2017 000 056 017 de la marque verbale « ASPIGOLA » / Enregistrement italien nº 2018 000 013 464 de la marque « ASPI GOLA »

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour obstruer les dents et les empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Enregistrement allemand nº 30 2014 063 453 de la marque « ASPIVANTERA » / Enregistrement allemand nº 30 2014 063 450 de la marque « ASPITIAGA »

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; substances diététiques et aliments à usage médical; complément alimentaire pour l'homme.

Enregistrement de l’UE nº 12 967 311 de la marque « ASPIGOLD » / Enregistrement de l’UE nº 13 916 176 de la marque « ASPINTEND » / Enregistrement de l’UE nº 13 916 127 de la marque « ASPISHIELD » / Enregistrement de l’UE nº 13 916 143 de la marque « ASPIVANTERA » / Enregistrement de l’UE nº 13 916 218 de la marque « ASPIVANYO » / Enregistrement de l’UE nº 13 915 608 de la marque « ASPIVERIO » / Enregistrement de l’UE nº 31 916 242 de la marque « ASPIZENYA »

Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits diététiques et produits alimentaires à usage médical; compléments alimentaires propres à la consommation humaine.

Les services contestés restants sont les suivants:

Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés consistent à aider d’autres entreprises à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont prestés par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins de leur client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services par le biais de la presse, des sites web, de vidéos, de l'internet, etc. En particulier, il n’existe pas de similitude entre ces services et des produits au seul motif que ces produits peuvent faire l’objet d’une publicité

La nature et la destination de ces services sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Il n’existe aucun point de contact entre les produits opposants des classes 1 et 5 et ces services quant à leurs fournisseurs/fabricants, circuits de distribution, finalité, nature ni aucun lieu de concurrence ou de complémentarité. Dès lors, les services contestés sont différents des produits opposants.

b) Conclusion

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les services contestés sont manifestement différents des produits opposants, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition pour ces services, indépendamment de la question de la preuve de l’usage sérieux en relation avec la marque allemande n° 779 540 « Aspivit » et avec la marque internationale n° 180 756 « Aspivital » désignant la France, la Roumanie et l’Espagne, preuve qui a été valablement demandée par la partie demanderesse et qui n'a, par ailleurs, pas été apportée.

Cette constatation resterait valable même en présence d’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure allemande nº 36 433 lié à sa renommée. Dans la mesure où la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les pièces produites par l’opposante à cet égard ne sauraient modifier la conclusion ci‑dessus.

De même, l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures susmentionnées se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal «ASPI», et constituent une «famille de marques» ou des «marques de série» est inopérant. La circonstance d’une famille de marques est de nature à créer un risque objectif de confusion, dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera induit à croire que les produits et services identifiés par cette marque peuvent eux aussi provenir de l’opposante.

Or, le concept d’une famille ou série de marques est invoqué en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui requiert une similitude des produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, des services contestés restants. Par conséquent, l’argument d’une famille de marques est sans effet. En tout état de cause, le concept de « famille de marques » a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans le cas Bainbridge (23/02/2006, T‑194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65), qui établit notamment qu’ il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une «série». Or, l’opposante n’a pas apporté de preuve à l’appui d’une telle famille de marques (les preuves apportées concernent exclusivement la marque « Aspirin »).

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Begoña URIARTE VALIENTE

Catherine MEDINA

Martina GALLE

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.